Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 07/04/2017

Müller-Hof Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Beethovenstr. 5 D-76133 Karlsruhe ALEMANIA

Anmeldenummer:	016140303
Ihr Zeichen:	59-959
Marke:	Cuju
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	ROGON Sportmanagement GmbH & Co. KG Sternstr. 166 D-67063 Ludwigshafen ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 22/12/2016 die Anmeldung unter Berufung auf deren beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm dazu mit Schreiben vom 03/02/2017 fristgemäß Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Auch wenn es sich um eine bis Mitte des 17. Jahrhunderts in China praktizierte Sportart handelt, die als historischer Vorläufer des Fußballsports gilt, so wird diese seit annähernd 400 Jahren nicht mehr praktiziert. Die Sportart ist in der gesamten EU als solche unbekannt und der Verkehr wird das Wort daher nicht mit einer konkreten sportlichen Aktivität in Verbindung bringen.

2. Cuju ist eine Transkription des ursprünglichen chinesischen Wortes und Chinesisch wird in der Union nicht von einem zahlenmäßig relevanten Teil des Verkehrs gesprochen oder verstanden. Ein Wort muss „bekannt“ sein, um seine beschreibende Bedeutung zu erkennen und dies kann bei einem chinesischen Wort nicht der Fall sein.

3. In Bezug auf die angemeldeten Waren ist die Angabe nicht beschreibend. Hilfsweise bzw. „vorsorglich“ wird ein eingeschränktes Verzeichnis eingereicht, indem die Waren und Dienstleistungen „mit Bezug zu der historischen chinesischen Ballsportart Cuju“ herausgenommen wurden. Ein hinreichend konkreter Zusammenhang besteht somit nicht mehr, so dass das Publikum nicht „sofort und ohne weiteres Nachdenken“ eine beschreibende Angabe der Waren und Dienstleistungen erkennen würde.

4. Die Marke hat Unterscheidungskraft. Ein „anpreisender“ Charakter kann von der Anmelderin nicht erkannt werden, da keine besonderen „positiven“ Eigenschaften hervorgehoben werden. Mit dem eingeschränkten Verzeichnis ist das Zeichen jedenfalls unterscheidungskräftig.

5. Der lexikalische Nachweis von Wikipedia ist zu entwerten, da dort jedermann einen Eintrag vornehmen kann.

6. In China ist das Zeichen für ähnliche Waren eingetragen. Auszüge aus dem chinesischen Markenregister und Übersetzungen werden beigefügt.

Gemäß Artikel 75 UMV trifft das Amt eine Entscheidung. Diese darf nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Die Anmelderin hatte insgesamt zwei Monate Zeit sich zu den in der Beanstandung vorgebrachten Ausführungen zu äußern, was sie mit oben erwähntem Schreiben auch getan hat. Nach Überzeugung des Amts besteht, unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Anmelderin, kein weiterer Klärungsbedarf hinsichtlich der Sach- und Rechtslage Die Anmelderin hat auch nicht vorgetragen worin dieser konkret bestehen sollte. Einer weiteren Erörterung vor einer Entscheidung bedarf es mithin nicht.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV – Beschreibende Angaben

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [UMV] fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV – Mangelnde Unterscheidungskraft

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Ferner ist nach ständiger Rechtsprechung zu berücksichtigen, dass die Wahrnehmung einer Marke durch die betroffenen maßgeblichen Verkehrskreise durch den Grad der Aufmerksamkeit dieser Kreise beeinflusst wird, der je nach der fraglichen Waren- oder Dienstleistungskategorie variieren kann (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; und 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Zu den Argumenten der Anmelderin:

Zu 1.

Es spielt keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. Der Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV unterscheidet nicht danach, welche Merkmale die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen können. Tatsächlich muss angesichts des dieser Bestimmung zugrunde liegenden Allgemeininteresses jedes Unternehmen solche Zeichen oder Angaben frei nutzen können, um ein beliebiges Merkmal seiner eigenen Waren unabhängig von dessen wirtschaftlicher Bedeutung zu beschreiben (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).

Ob die Ballsportart praktiziert wird oder nicht, ist somit vorliegend nicht von Bedeutung. Vielmehr ist von Bedeutung, dass es sich um eine chinesische Ballsportart handelt, die daher als Art- oder Bestimmungsangabe der beanstandeten Waren und Dienstleistungen dienen kann, wie in der Beanstandung erklärt.

Für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist, ist nämlich nicht vorauszusetzen, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in diesem Artikel genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

Zu 2.

Wie die in der Beanstandung aufgeführten Auszüge aus Wörterbüchern und Presse zeigen, existiert das Wort Cuju als Bezeichnung für den chinesischen Ballsport auch in der EU. Die Auszüge stammen u.a. aus der Encyclopaedia Britannica (Wörterbuch Großbritannien) oder PERFIL (Presse Spanien), also aus der EU. Der Begriff ist also auch in der EU bekannt.

Zu 3.

Die Anmeldung wurde konkret in Bezug auf die angemeldeten Waren geprüft und ist als beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Bezeichnung zurückzuweisen.

Für die Anwendung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ist zu prüfen, ob aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen und den Waren und Dienstleistungen besteht, für die die Eintragung beantragt wird. Dieser Prüfung hat das angemeldete Zeichen für die beanstandeten Waren und Dienstleistungen aus den genannten Gründen nicht standhalten können.

In Bezug auf den Antrag auf Einschränkung des Warenverzeichnisses ist dieser schon deshalb nicht zulässig, da die Einschränkung des Warenverzeichnisses unbedingt erklärt werden muss (27/02/2002, T-219/00, Ellos, ECLI:EU:T:2002:44, § 61). Sie kann nicht hilfsweise unter der Bedingung, dass das Amt einer bestimmten Rechtsauffassung nicht folgen wolle, erklärt werden. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass sich jedoch auch bei materieller Überprüfung der Einschränkung der Anmelderin ergäbe, dass die Anmeldung dann zu einer täuschenden Angabe gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV würde, da die Verbraucher davon ausgehen würden, dass die vorliegenden Waren in Bezug zu Cuju, also des chinesischen Ballsports stünden, und dies nicht der Fall ist.

Im Ergebnis ist somit die Stellung des hilfsweisen Antrags erstens nach der geltenden Rechtsprechung nicht zulässig und würde zweitens selbst bei materieller Prüfung im vorliegenden Fall nicht zur Überwindung der Eintragungshindernisse des Artikels 7 UMV führen.

Zu 4.

Das Zeichen wird vom Verkehr wie erklärt als beschreibende Angabe der beanstandeten Waren und Dienstleistungen verstanden und somit auch als anpreisende Angabe dieser, da vorliegend also auf Cuju bezogene Computersoftware bzw. Betreuungsdienstleistungen für sportliche Aktivitäten; Ausbildung im Sportbereich; Beratung im Bereich des körperlichen Fitnesstrainings; etc. angeboten/angepriesen wird.

Allein relevant ist, ob der Verkehr das Zeichen als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt. Und dies ist vorliegend aus den genannten Gründen nicht der Fall. Die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, wird daher von dem angemeldeten Zeichen für die beanstandeten Waren und Dienstleistungen nicht erfüllt.

Zu 5.

Die Beanstandung beruhte nicht nur auf dem Auszug aus Wikipedia, sondern enthielt auch Auszüge aus der Encyclopaedia Britannica sowie aus der spanischen Zeitung PERFIL. Die dortigen Angaben entsprechen jedoch den Angaben in Wikipedia, so dass sie durch diese untermauert werden.

Zu 6.

Hinsichtlich der von der Anmelderin angeführten nationalen Entscheidung: Gemäß ständiger Rechtsprechung ist die Unionsregelung für Marken ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von ihm eigenen Zielsetzungen und Vorschriften besteht und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke darf somit nur auf der Grundlage der einschlägigen Unionsregelung beurteilt werden. Daher ist das Amt und gegebenenfalls der Unionsrichter nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder gar eines Drittlands ergangene Entscheidung gebunden, in der die Eintragungsfähigkeit desselben Zeichens als nationale Marke bejaht wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn eine solche Entscheidung gemäß mit der Richtlinie 89/104 harmonisierten nationalen Rechtsvorschriften oder in einem Land erlassen wurde, das zu dem Sprachraum gehört, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Darüber hinaus sind vorliegend die Wiedergaben der Marken und/oder die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen unterschiedlich. Bei den chinesischen Eintragungen handelt es sich nämlich um Bildmarken, so dass auch insoweit keine Vergleichbarkeit der Fälle besteht. Es bestehen daher mehrere Gründe für eine fehlende Indizwirkung.

Somit können auch diese Entscheidungen der hier zu prüfenden Marke nicht zur Eintragung verhelfen.

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 16 140 303 Cuju teilweise für folgende Waren und Dienstleistungen, nämlich:

9 Computersoftware;

41 Betreuungsdienstleistungen für sportliche Aktivitäten; Ausbildung im Sportbereich; Beratung im Bereich des körperlichen Fitnesstrainings; Betrieb von Fitnesseinrichtungen; Coaching; Dienstleistungen im Bereich Sporterziehung; Dienstleistungen im Bereich des körperlichen Trainings; Dienstleistungen im Sport; Dienstleistungen von Fitnesstrainern; Durchführen von Trainingseinheiten betreffend der körperlichen Fitness; Durchführung von Sportschulungen; Fitness-Beratung; Fitnesstraining; Schulung in körperlicher Fitness; Sportcoaching; Unterricht in sportlicher Betätigung; Computergestützte Ausbildungs- und Schulungsdienste; Ausbildung für junge Menschen; Ausbildung in Bezug auf Sport; Ausbildung und Unterricht; Ausbildungsberatung; Physisches Fitnesstraining;

zurückgewiesen.

Die Anmeldung kann für die übrigen Waren und Dienstleistungen, nämlich:

9 Computer und Computerhardware.

35 Geschäftsführung für Sportler; Beratung und Ermittlungen in Geschäftsangelegenheiten; Erstellen von computergestützten Geschäftsstatistiken; Betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen.

42 Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software; Vermietung von Computersoftware; Online-Computerdienste; Computergestützte wissenschaftliche Analyse.

fortgesetzt werden.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Yvonne FUXIUS

Anlage: Beanstandung vom 22/12/2016