Gehele weigering van de aanvrage voor een Uniemerk op basis van artikelen 7 en 37 van de Verordening inzake het Uniemerk (VUM) no. 207/2009, de Wijzigingsverordening no. 2015/2424 en regel 11(3) van de Uitvoeringsverordening (UMUV) no. 2868/1995

Alicante, 28/04/2017

Birckhoven Advies

Willem de Zwijgerlaan 20

3931 KS Woudenberg

Nederland

Depot	16153819
Merk
Merksoort	Beeldmerk
Deposante	Birckhoven Advies Willem de Zwijgerlaan 20 3931 KS Woudenberg Nederland

• Verloop van de procedure

Het Bureau heeft op 5 januari 2017 ingevolge artikel 7(1)(b) en (c) en artikel 7(2) VUM bedenkingen geuit, aangezien het heeft vastgesteld dat het aangevraagde teken beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft, en wel om de redenen die in bijgevoegde brief zijn uiteengezet.

Deposante heeft op 19 januari 2017 gereageerd. Zij uitte haar onbegrip over de voorlopige weigering en verlangde een uitleg, vooral met betrekking tot een andere aanvrage die zij ingediend had en die wel op absolute gronden geaccepteerd is.

Juridisch-inhoudelijke tegenargumenten, die voor het onderscheidend vermogen van een of meer delen van het merk zouden spreken en dus de voorlopige weigering zouden kunnen opheffen, heeft zij echter niet ingediend.

• Beslissing

Krachtens artikel 75 VUM is het de taak van het Bureau om een beslissing te nemen op basis van redenen of gronden waartegen deposante verweer heeft kunnen voeren.

Daar deposante geen tegenargumenten ingediend heeft en alleen bovengenoemde uitleg verlangde, heeft het Bureau besloten zijn bedenkingen te handhaven en het merk voor alle waren te weigeren:

29

Kaas.

• Waarom dit etiket niet als merk dienen kan

Het in dit dossier te beoordelen beeldmerk bevat, zoals ook al in het ambtelijk bezwaar van 5 januari 2017 uiteengezet werd, uitsluitend beschrijvende elementen. Het zijn weliswaar vele verschillende elementen, maar ze beschrijven alle een of meer aspecten van de waren, zowel de woorden, “Dutch cheese with truffles/tartufo” als de beeldelementen, zoals de laars van Italië met de kleuren van de Italiaanse vlag voor de herkomst van de truffels, de koe voor de soort melk en de afbeelding van de truffels om het belangrijkste ingrediënt te tonen.

Niets in dit etiket ontstijgt de alledaagse banaliteit van een gemiddeld (kaas)etiket, waarop de consument gewend is, dergelijke informatie aan te treffen.

Geen enkel element van dit etiket kan de aandacht van de consument vangen en zo het kaasje van soortgelijke producten in hetzelfde supermarktschap onderscheiden.

Het is weliswaar niet uit te sluiten, dat bepaalde consumenten in de loop der tijd, als ze het kaasje al verscheidene keren geprobeerd hebben en hun de smaak bevallen heeft, het doosje aan de kleuren en de witte truffels gaan herkennen. Dan is er echter al sprake van inburgering (artikel 7(3) VUM) en niet van onderscheidend vermogen op het eerste gezicht (artikel 7(1)(b) VUM).

• Vergelijking met andere merken

Op de vraag waarom een ander, soortgelijk beeldmerk wel op absolute gronden is geaccepteerd, volstaat de mededeling, dat elk dossier in principe op zichzelf staat en onafhankelijk van andere dossiers dient te worden beoordeeld en dat alleen de Verordening en de jurisprudentie bij het merkonderzoek op absolute weigeringsgronden een leidende rol spelen en juist niet een al dan niet terechte en/of consistente weigeringspraktijk die het Bureau in de loop der jaren zelf gestalte heeft gegeven. Zie hiertoe o.a.:

“Volgens vaste rechtspraak berusten de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 nemen betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, immers op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere praktijk van de kamers van beroep [arrest BioID/BHIM, punt 38 supra, punt 47; arresten Gerecht van 9 oktober 2002, Glaverbel/BHIM (Oppervlak van een glasplaat), T‑36/01, Jurispr. blz. II‑3887, punt 35; 20 november 2002, Bosch/BHIM (Kit Pro en Kit Super Pro), T‑79/01 en T‑86/01, Jurispr. blz. II‑4881, punt 32, en 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Jurispr. blz. II‑4891, punt 71].”

(Arrest van het Gerecht in de zaak T-190/05 TWIST & POUR, par. 65, 12 juni 2007)

In het concrete, door deposante genoemde geval (UM 16153875) is het woord SEDURRE doorslaggevend geweest, daar het onwaarschijnlijk is, dat de gemiddelde Engelstalige consument weet, wat dit Italiaanse woord betekent (een Engelse vertaling op het etiket schittert door afwezigheid).

Deze consument zal niet weten, dat “sedurre” “verleiden” betekent, waarbij men zich nog afvragen kan, of een dergelijk woord niet desondanks inschrijfbaar zou zijn.

Een dergelijk woord ontbreekt in het hier te onderzoeken etiket. Daarin bestaat het verschil in behandeling.

• Samenvatting

1. Het etiket van TARTUFO is voor iedereen met enige kennis van het Engels een verwijzing naar een kaas, gemaakt van koemelk, die met witte truffels gearomatiseerd is.

2. Voor diegenen onder de Engelstalige consumenten, die TARTUFO (https://en.oxforddictionaries.com/definition/tartufo ) niet zouden begrijpen, is de Engelse vertaling toegevoegd (“truffles”). Ook worden er ter verduidelijking enige witte truffels afgebeeld.

3. Deposante zelf erkent het beschrijvend karakter van het etiket, daar zij in het geheel geen inhoudelijke tegenargumenten brengt.

4. Het teken ontbeert derhalve voor de waren (kaas) onderscheidend vermogen en is bovendien beschrijvend. Artikelen 7(1)(b) en (c) tezamen met artikel 7(2) Verordening inzake Uniemerk (VUM) zijn van toepassing.

• Beroepsmogelijkheid

Uit hoofde van artikel 59 VUM hebt u het recht tegen dit besluit in beroep te gaan. Krachtens artikel 60 VUM moet het beroep binnen twee maanden na de dag waarop deze beslissing is meegedeeld schriftelijk bij het Bureau worden ingesteld en een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet binnen vier maanden worden ingediend. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn, zodra de beroepstaks van EUR 720,00 is betaald.

Robert KLIJN BRINKEMA