Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 7 del RMUE y la regla 11, apartado 3, del REMUE

Alicante, 27/10/2017

CLARKE, MODET Y CÍA. S.L. Rambla de Méndez Núñez, Nº 21-23, 5º A-B E-03002 Alicante ESPAÑA

Nº de solicitud:	016447914
Referencia:	MUE/16447914/BCN/GB
Marca:	ENVIRO-LUBE
Tipo de marca:	Marca denominativa
Solicitante:	RIMSA METAL TECHNOLOGY, S.A. Calle Amenteres, s/n - Plg. Ind. Matacás - Nave 21 E-08980 Sant Feliu De Llobregat (Barcelona) ESPAÑA

La Oficina objetó el 16/03/2017 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El 11/05/2017, el solicitante limita la lista de productos solicitados como sigue:

Clase 1 : Sulfuros metálicos

El 17/05/2017, la Oficina informa al solicitante que a la vista de dicha limitación, no se retira la objeción anterior por motivos absolutos

.

El solicitante presentó sus alegaciones los 14 y 17/07/2017, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. El solicitante considera que en ningún caso puede concluirse que los significados a los que alude la Oficina (ENVIRO-LUBE) sean la manera usual de referirse a los productos, ya que la acepción aportada por el Examinador para evidenciar el carácter descriptivo de las palabras ENVIRO y LUBE es la 4ª y 10ª.

2. El solicitante recalca que para poder evaluar el carácter descriptivo de una marca, se debe determinar si la combinación de todos los elementos que componen la marca, es capaz de distinguir los bienes solicitados y si dicha combinación puede ser considerada como “la manera normal de referirse a los productos o representar una característica esencial”.

3. Los vocablos “ENVIRO LUBE” son palabras con connotaciones semánticas indirectas en relación con los productos solicitados, y por tanto sugestiva o evocativa pero no descriptivas.

4. El solicitante alega que no es requisito de registro que un signo deba consistir en un término de fantasía.

5. El solicitante, respecto a la capacidad diferenciadora de su marca, se remite a la prueba sobre el registro de dicho signo en UK.

6. El solicitante alega que la marca posee un carácter distintivo adquirido por el uso.

7. Con el fin de reforzar su argumento con respecto a la adquisición de carácter distintivo de la marca que nos ocupa, el solicitante adjunta distintos anexos:

• Anexo 1: Extractos de la página web del solicitante

• Anexo 2: Ficha de producto bajo la marca “ENVIRO-LUBE”

• Anexo 3: Catálogo de productos (lubricantes sólidos)

• Anexo 4: Referencias de packaging, labelling y fotografías de envío de producto.

• Anexo 5: Facturas de comercialización de los productos “ENVIRO-LUBE” dentro de los países de la UE.

• Anexo 6: Copias de las marcas “ENVIRO-LUBE” Nº UK00002451095 y “ENVIROLUBE” Nº UK00003100736.

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

El 11/05/2017, el solicitante limitó la lista de productos solicitados como sigue:

Clase 1 : Sulfuros metálicos

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante y a pesar de la limitación realizada, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE

persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

En relación con el primer argumento del solicitante de que en ningún caso se puede concluir que los significados a los que alude la Oficina (ENVIRO-LUBE) sean la manera usual de referirse a los productos, ya que la acepción aportada por el Examinador para evidenciar el carácter descriptivo de las palabras ENVIRO y LUBE es la 4ª y 10ª, la Oficina discrepa respetuosamente con dicho argumento y recalca que que la acepción aportada por el Examinador para evidenciar el carácter descriptivo de las palabras ENVIRO y LUBE no es la 4ª ni la 10ª respectivamente, como alega el solicitante, pero la primera para ambos términos. Además, cabe señalar que para denegar un registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, subrayado añadido.)

En relación con el argumento del solicitante de que para poder evaluar el carácter descriptivo de una marca, se debe determinar si la combinación de todos los elementos que componen la marca, es capaz de distinguir los bienes solicitados y si dicha combinación puede ser considerada como “la manera normal de referirse a los productos o representar una característica esencial”, carece de pertinencia que las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial. En efecto, la redacción del [artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE] no hace distinción alguna en función de las características que los signos o indicaciones que componen la marca puedan designar. De hecho, a la luz del interés general que subyace en dicha disposición, toda empresa debe poder utilizar libremente tales signos o indicaciones para describir cualquier característica de sus propios productos, sea cual fuere su importancia en el aspecto comercial.

(12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).

La Oficina recuerda que para evaluar el carácter descriptivo de una marca es necesario determinar si desde el punto de vista del consumidor destinatario existe una relación suficientemente directa y concreta entre el signo y los productos para los que se solicita el registro. En el caso que nos ocupa, considerada en su conjunto, las palabras “ENVIRO-LUBE” informan inmediatamente a los consumidores, de que los productos son componentes utilizados para la fabricación de lubricantes respetuosos con el medio ambiente. Por lo tanto, el consumidor destinatario profesional de habla inglesa entenderá las palabras como una expresión con sentido, es decir, lubricante respetuoso con el medio ambiente, como ya se notificó el pasado 16/03/2017.

En relación con el argumento del solicitante de que los vocablos “ENVIRO LUBE” son palabras con connotaciones semánticas indirectas en relación con los productos solicitados, y por tanto sugestiva o evocativa pero no descriptivas, la Oficina no comparte la opinión del solicitante con respecto a dicho argumento. De hecho, la Oficina acaba de demostrar que el vínculo entre las palabras “ENVIRO-LUBE” y los productos objetados es suficientemente estrecho y directo como para que el registro del signo pueda ser denegado en virtud de lo estipulado en el artículo 7, apartado 1, letra c), y apartado 2, del RMUE.

En relación con el argumento del solicitante de que no es requisito de registro que un signo deba consistir en un término de fantasía, cabe señalar que la Oficina no se opone a dicho argumento. En efecto, la “inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la mera comprobación de que el signo en cuestión carezca de elemento de fantasía o no tenga un aspecto inhabitual o llamativo” (05/04/2001, T‑87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).

En relación con el argumento del solicitante respecto a la capacidad diferenciadora de su marca, y se remite a la prueba sobre el registro de dicho signo en UK, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca comunitaria... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMC, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (sentencias de 15/09/2005, C‑37/03 P, «BioID», apartado 47 y de 09/10/2002, T‑36/01, «Surface d'une plaque de verre», apartado 35).

”De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (sentencia de 27/02/2002, T‑106/00, «STREAMSERVE», apartado 67).

No obstante, la Oficina ha procedido a examinar las marcas citadas por el solicitante en su escrito de alegaciones.

En primer lugar, la marca U.K. 2451095 “ENVIRO-LUBE” titularidad de Rimsa Metal Technology SA expiró el pasado 30/03/2017 y fue eliminada del registro el 07/10/2017. Por consiguiente, la Oficina considera que no es relevante en relación con el caso que nos ocupa.

En segundo lugar, la marca 3100736 “ENVIROLUBE” titularidad de Hawthorn Research Ltd., la Oficina subraya, como ya se ha mencionado, que las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca comunitaria... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMC, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina.

Por consiguiente, considerada en su conjunto, la marca “ENVIRO-LUBE” solicitada carece, prima facie, de carácter distintivo para distinguir los productos cuyo registro se solicita, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), y apartado 2, del RMUE.

El solicitante sostiene que la marca que nos ocupa ha adquirido un carácter distintivo por el uso. Por lo tanto, es necesario establecer si, en el presente caso, el artículo 7, párrafo 3 del reglamento sobre la marca en la Unión Europea es aplicable.

A este respecto, la Oficina alega que en virtud del artículo 7, apartado 3 [RMUE], los motivos de denegación absolutos recogidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d) de dicho Reglamento no se oponen al registro de una marca si ésta hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. En efecto, en el supuesto contemplado en el artículo 7, apartado 3, del RMUE, el hecho de que el público pertinente perciba efectivamente el signo que constituye la marca de que se trata como una indicación del origen comercial de un producto o de un servicio es el resultado del esfuerzo económico del solicitante de la marca. Esta circunstancia justifica que se excluyan las consideraciones de interés general subyacentes al apartado 1, letras b) a d) [RMUE], del mismo artículo, las cuales exigen que las marcas a que se refieren dichas disposiciones puedan ser libremente utilizadas por todos, para evitar la creación de una ventaja competitiva ilegítima a favor de un único operador económico... .

En primer lugar, de la jurisprudencia se desprende que la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público interesado identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo, las circunstancias en las que tal condición debe considerarse satisfecha no pueden establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados … .

En segundo lugar, para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3, del RMUE, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte de la Unión Europea en la que la marca carecía de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), de dicho Reglamento ... .

En tercer lugar, para apreciar la adquisición, en un caso concreto, del carácter distintivo de la marca deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. Si, en vista de tales elementos, los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe llegarse a la conclusión de que se cumple el requisito establecido para el registro de la marca por el artículo 7, apartado 3, del RMUE ... .

En cuarto lugar, según la jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse también en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, tomando en consideración la percepción, de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ... .

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; y 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

En relación con las pruebas de uso remitidas por el solicitante para demostrar el carácter distintivo de la marca adquirido por el uso que se ha hecho de ella, la Oficina observa que la mayoría de los documentos, catálogos, extractos y referencias de packaging no reproduce la marca “ENVIRO-LUBE” como ha sido reivindicada. La Oficina recalca que dicho material no constituye pruebas suficientes para demostrar que el público pertinente destinatario es capaz de identificar de inmediato el origen comercial de los productos en cuestión.

Sobre la base de los datos presentados, la Oficina no es capaz de establecer la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso del signo solicitado, ya que, entre otras cosas, las facturas evidenciadas por el solicitante se limitan exclusivamente a dos países de la UE : Dinamarca e Italia. En el presente caso, la Oficina desea llamar la atención del solicitante sobre el hecho de que los términos “ENVIRO-LUBE” serían entendidos por hablantes nativos de lengua inglesa, que están compuestos por ciudadanos del Reino Unido, Irlanda y Malta. De lo anteriormente expuesto, la Oficina recuerda que los productos no aptos para su registro cubiertos por la marca que se solicita, son productos especializados que se destinan fundamentalmente a un público profesional de habla inglesa ya que la marca “ENVIRO-LUBE” contiene palabras en inglés. Por lo tanto, la Oficina considera que las facturas presentadas no son suficientes para que se pueda determinar que la marca ha adquirido un carácter distintivo por el uso en el territorio de la UE.

Por consiguiente, la Oficina considera que el material presentado no es suficiente para determinar si la marca “ENVIRO-LUBE” solicitada ha adquirido un carácter distintivo mediante el uso que se ha hecho, en virtud del artículo 7, apartado 3, del RMUE, con respecto a los productos solicitados en la UE en el momento de la presentación de la solicitud en la medida en que permitiría al público pertinente identificar los productos objetados como originarios de una empresa particular.

Por lo tanto, la Oficina concluye que el solicitante no pudo demostrar que una parte significativa del público destinatario podría reconocer el signo que nos ocupa como una indicación del origen comercial de los productos en cuestión en virtud del artículo 7, apartado 3, del RMUE, con respecto a los productos solicitados en la UE.

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 016447914 para todos los productos solicitados.

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Soledad PALACIO MONTILLA