Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RZTUE”) oraz zasadą 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej („RWZTUE”)

Alicante, 01/09/2017

KANCELARIA PRAWA WLASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Kujawska 24/2 30-042 Kraków POLONIA

Nr zgłoszenia:	016615122
Nr referencyjny zgłaszającego:	WK/EUTM/04/2017
Znak towarowy:	W KRAKOWIE DOBRA WODA PROSTO Z KRANU
Rodzaj znaku:	Znak graficzny
Zgłaszający:	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna Ul. Senatorska 1 30-106 Kraków POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 08/05/2017 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 30/06/2017 zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Urząd błędnie dokonał podziału oznaczenia na warstwę słowną oraz warstwę graficzną, każdą z nich oceniając odrębnie podczas gdy przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony jako całość i jako taki winien być oceniany.

2. Oznaczenie „W KRAKOWIE DOBRA WODA PROSTO Z KRANU” jest znakiem graficznym, na który składa się między innymi tło w postaci panoramy Krakowa, może więc funkcjonować jako znak towarowy Unii Europejskiej i posiadać charakter odróżniający.

3. Zgłaszający przywołuje wyroki Sądów oraz decyzje Izb Odwoławczych, w których znaki nabyły zdolność odróżniającą oraz powołuje się na fakt wcześniejszej rejestracji przez Urząd znaków, które pomimo faktu, iż z pozoru stanowią jedynie hasło promocyjne, uzyskały zdolność odróżniającą.

4. Zdaniem zgłaszającego w wyniku trwającego od 2010 roku, nieprzerwanego posługiwania się przez zgłaszającego swoim hasłem reklamowym i związanymi z jego promocją wydatkami na reklamę, wytworzyła się wtórna zdolność odróżniająca, która umożliwia rejestrację wyrażenia „W KRAKOWIE DOBRA WODA PROSTO Z KRANU” jako znaku towarowego Unii Europejskiej. Celem poparcia powyższego stanowiska zgłaszający przedstawia następujące dowody:

• wydruki artykułów zachęcających do picia wody „prosto z kranu” z lat 2011 – 2015;

• Umowy pomiędzy zgłaszającym, a:

- TechniKolor P. Szylkiewicz, Ł. Stachura Sp. j. na wykonanie insertów do gazet wraz z protokołami odbioru i fakturami VAT oraz wydrukiem materiału promocyjnego;

-Total Design Agnieszka Mączko na wykonanie insertów do gazet; projektów graficznych, filmu reklamowego, plakatów, wykonanie podstron, wraz z fakturami VAT;

- AMS S.A. na ekspozycję i druk reklamy wraz ze specyfikacją graficzną, fakturą VAT i fotografiami przedstawiającymi zamontowane reklamy;

-Total Control Paweł Mączko na opracowanie projektów graficznych na samochody specjalistyczne wraz z fakturą VAT;

- Enterso Sp. z o.o., na prowadzenie konta Facebook, na którym ukazywały się aktualne informacje na temat kampanii „Dobra woda prosto z kranu” wraz z fakturą VAT;

- Novamedia innovision Sp. z o.o. na wykonanie spotu reklamowego do 83 pojazdów MPK S.A. na temat kampanii „Dobra woda prosto z kranu” wraz z fakturą VAT(miejsce realizacji kampanii: Kraków);

- Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie, przedmiotem na umieszczenie reklam MPWiK z wymienionym wyżej hasłem na pojazdach (autobusach) oraz wewnątrz pojazdów oraz umieszczenie hasła na rewersie kart Komunikacyjnej Karty Miejskiej, potwierdzenia wykonania prac oraz faktury, fotografie pojazdów komunikacji miejskiej z reklamą kampanii „Dobra woda prosto z kranu” oraz przykładowe wizualizacje pojazdów, zdjęcia pojazdów;

- Firmą Michał Madejski Pro Art. Studio na realizację zamówienia w postaci opracowania projektów graficznych materiałów reklamowych wraz z ich produkcją z firmą Michał Madejski Pro Art. Studio wraz z protokołem odbioru i fakturą VAT za wykonane usługi wraz z protokołem odbioru i fakturą VAT za wykonane usługi;

• Oświadczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.. w Krakowie, dotyczące nakładów na promowanie oznaczenia „W KRAKOWIE DOBRA WODA PROSTO Z KRANU” od 2013 roku do 30 czerwca 2017 roku (3 000 000,00 złotych netto.);

• Formularz rejestracji i aktualizacji nazw domeny: www.prostozkranu.krakow.pl; formularz cesji wspomnianej domeny: pomiędzy TOTAL DESIGN Agnieszka Mączko oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. wraz z korespondencją e-mailową z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH;opłata roczna za utrzymanie domeny;

• Kampania promocyjna identyfikująca działalność przedsiębiorcy w przestrzeni gospodarczej- wytyczne kampanii „Dobra woda prosto z kranu”;

• Informacja, iż kampania Dobra woda prosto z kranu otrzymała nagrodę Grand Prix 2014 w konkursie Kryształy PR-u, w kategorii Najlepsza kampania promocyjno-informacyjna spółki samorządowej;

• Umowy z ANAT Systems Grzegorz Jaworek na projekty graficzne, implementacje, strona internetowa- Dobra woda prosto z kranu;

• Zamówienie oraz faktura VAT wystawiona przez Agorę SA za publikację materiału reklamowego w wydaniu Krakowskim Gazety Wyborczej);

• Przykładowe faktury VAT za publikację materiałów reklamowych w prasie tradycyjnej wraz z zestawieniem publikacji i nazwami tytułów takich jak: Głos NH, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Dziennik Polski, Nowy Kurier Krakowski, w których ukazywała się reklama;

• Linki (przykładowe) dające informację o skali reklamy zachęcającej do picia wody prosto z kranu:

https://www.woda.radom.pl/index.php/pisza-o-nas/569-wode-w-radomiu smialo-mozeszpic-prosto-z-kranu.html

https://www.woda.radom.pl/index.php/pisza-o-nas/565-dobra-woda-prosto-z-kranumodernizacja-za-unijne-miliony.html

https://www.woda.radom.pl/index.php/564-dobra-woda-prosto-z-kranu-life-czyli-lepszymikroklimat.html

Zgodnie z art. 75 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego, Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, nie są rejestrowane „znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru”.

Znakami, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE, są w szczególności takie znaki, które nie pozwalają danemu kręgowi odbiorców na „dokonanie przy następnym zakupie omawianych towarów lub usług tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne” (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Ma to miejsce między innymi w przypadku gdy oznaczenia są powszechnie używane w ramach sprzedaży danych towarów lub usług (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Rejestracja „znaku towarowego składającego się z oznaczeń lub wskazówek, które są ponadto wykorzystywane jako hasła reklamowe, wyznaczniki jakości lub namowy do kupna towarów lub usług, do których znak towarowy się odnosi, nie podlega odmowie tylko z tytułu takiego wykorzystywania” (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). „Ponadto należy zauważyć, że do haseł nie można stosować bardziej rygorystycznych kryteriów niż do innych rodzajów oznaczeń” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Chociaż kryteria oceny odróżniającego charakteru są takie same dla wszystkich rodzajów znaków towarowych, to w ramach stosowania tych kryteriów może się okazać, że postrzeganie tych znaków przez właściwy krąg odbiorców nie musi być takie samo dla każdego z tych rodzajów, a zatem może okazać się trudniejsze wykazanie odróżniającego charakteru niektórych rodzajów znaków towarowych niż innych (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

Ponadto również zgodnie z utrwalonym orzecznictwem należy uwzględnić, że na sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców, w tym przypadku przez przeciętnego konsumenta, może wpływać poziom jego uwagi, który może się różnić ze względu na kategorię danych towarów lub usług (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; i 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Oznaczenie, takie jak np. hasło, spełniające inne funkcje niż funkcja znaku towarowego w klasycznym rozumieniu, „ma odróżniający charakter w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) RZTUE jedynie wówczas, gdy może być odbierane jako określające pochodzenie handlowe danych towarów lub usług, tak aby umożliwić właściwemu kręgowi odbiorców odróżnienie bez ryzyka wprowadzenia w błąd, towarów i usług właściciela znaku towarowego od towarów i usług mających inne pochodzenie handlowe” (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; i 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Zgłaszający podnosi, iż Urząd błędnie podzielił znak na warstwę słowną oraz warstwę graficzną oraz każdą z nich ocenił odrębnie, podczas gdy znak W KRAKOWIE DOBRA WODA PROSTO Z KRANU należy rozważać, jako całość. Jednakże Urząd jest zdania, iż w zawiadomieniu z dnia 08/05/2017 z należytą starannością dokonał oceny znaku towarowego , biorąc pod uwagę zarówno jego elementy składowe jak i znak jako całość. Wysunięte zastrzeżenia zostały uzasadnione poprzez dostarczenie referencji słownikowych oraz poprzez zbadanie znaczenia wyrażenia, z jednej strony, w odniesieniu do towarów, dla których wnioskuje się o rejestrację, i z drugiej strony, biorąc pod uwagę sposób postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców. Urząd zgadza się ze zgłaszającym, że zgłoszony znak powinien zostać zbadany jako całość, tak jak nakazuje praktyka i utarte orzecznictwo. Ponieważ przedmiotowy znak składa się z kilku elementów (znak złożony), w celu oceny jego charakteru odróżniającego należy go zbadać w całości. Nie zachodzi tutaj jednak niezgodność z badaniem indywidualnych elementów każdego znaku po kolei (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D.), EU:T:2001:226, § 59).”

Zgłaszający podnosi argument, że znak towarowy zgłaszającego W KRAKOWIE DOBRA WODA PROSTO Z KRANU jest oznaczeniem graficznym, składającym się między innymi z tła w postaci panoramy Krakowa może, więc funkcjonować jako znak towarowy Unii Europejskiej i posiadać charakter odróżniający. Odnosząc się do tego argumentu, Urząd zaznacza, że aspekt ten został wzięty pod uwagę podczas badania znaku, jednakże stylizacja znaku i elementy graficzne w omawianym znaku nie są wystarczające, aby nadać znakowi minimalny wymagany charakter odróżniający. W opinii Urzędu brak jest tutaj niezbędnej dozy fantazyjności, umożliwiającej uznanie zgłoszonego znaku za posiadający charakter odróżniający, co wynika przede wszystkim z faktu, że wskazane elementy graficzne (użycie tła w postaci panoramy Krakowa) stanowi jedynie wzmocnienie przekazu elementu słownego omawianego znaku, wskazującego na to, że usługi związane są z dobrą wodą prosto z kranu w Krakowie.

Odnosząc się do licznych wyroków Sądów, w których, znaki nabyły zdolność odróżniającą poprzez używanie cytowanych przez zgłaszającego należy na wstępie przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem system znaków towarowych Unii Europejskiej jest systemem autonomicznym, składającym się ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych … W konsekwencji możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwego prawa unijnego. Dlatego Urząd oraz, w stosownym przypadku, sądownictwo unijne nie są związane decyzją wydaną w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, potwierdzającą możliwość zarejestrowania oznaczenia jako krajowego znaku towarowego. Dotyczy to również przypadku, gdy taka decyzja została wydana na podstawie krajowego ustawodawstwa zharmonizowanego zgodnie z dyrektywą 89/104/EWG lub w państwie należącym do tego samego obszaru językowego, z którego pochodzi dane oznaczenie słowne (patrz wyrok z dnia 27.02.2002 r. T-106/00 ‘STREAMSERVE’, pkt 47.)

W odpowiedzi na argument zgłaszającego, że Urząd zarejestrował znaki, które mimo tego, że z pozoru stanowią jedynie hasło promocyjne uzyskały zdolność odróżniającą, należy zauważyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RZTUE, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo unijne, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; i 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że zasadę równego traktowania należy godzić z zasadą praworządności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono się na rzecz innej osoby” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Ustosunkowując się do przykładowych znaków zacytowanych przez zgłaszającego jako zarejestrowane przez Urząd należy zauważyć, że w znaku towarowym „Audi Vorsprung durch Technik” o numerze 10441277 banalny slogan poprzedzony jest słowem „Audi”, które posiada zdolność odróżniającą. W przypadku zaś sloganu „Vorsprung durch Technik” o numerze 621086 Urząd przyznaje, że znak ten (zgłoszony w 1997 roku) został zaakceptowany ze względu na nabytą zdolność odróżniającą. Świadczy to o tym, że w danym przypadku zgłaszający przedstawił materiał odwodowy świadczący o rozpoznawalności znaku przez właściwy krąg odbiorców, w niemieckojęzycznej części Unii Europejskiej.

W odpowiedzi zarówno na przytaczane przez zgłaszającego wyroki Sądów, decyzje Izb Odwoławczych, jak i na podane jako przykład wcześniejsze rejestracje Urzędu, należy podkreślić, że co do zasady Urząd w pełni zgadza się, że w niektórych przypadkach mimo tego, że ab initio znak jest pozbawiony samoistnego charakteru odróżniającego w odniesieniu do zgłaszanych towarów i/lub usług, w związku z jego używaniem na rynku właściwy krąg odbiorców może zacząć postrzegać go jako identyfikujący towary i/lub usługi zawarte w zgłoszeniu jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa. Wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej znaku jest możliwe i Urząd wielokrotnie uznał, że warunki, aby znak uzyskał wtórny odróżniający charakter w wyniku używania zostały spełnione. W niniejszej sprawie Urząd dokładnie zbadał przesłany materiał dowodowy i odniósł się do niego w poniższej części decyzji:

Zgodnie z art. 7 ust. 3 [RZTUE] bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji zawartych w art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) tego rozporządzenia nie uwzględnia się, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający dla towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację. Fakt, że oznaczenie, które tworzy dany znak towarowy, rzeczywiście postrzegane jest przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego towaru lub usługi, stanowi w świetle art. 7 ust. 3 RZTUE wynik starań zgłaszającego znaku towarowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Okoliczność ta uzasadnia odejście od rozważań dotyczących potrzeb interesu publicznego, które leżą u źródła przepisów art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) [RZTUE] i które wymagają, aby określone w tych przepisach oznaczenia mogły być swobodnie używane przez wszystkich w celu uniknięcia uzyskania niedozwolonej przewagi konkurencyjnej przez pojedynczego uczestnika obrotu gospodarczego ... .

Po pierwsze z orzecznictwa wynika, że uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania znaku towarowego wymaga, aby przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców rozpoznawała z uwagi na znak towarowy dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Okoliczności, na podstawie których uznaje się spełnienie wymogu uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, nie mogą jednakże zostać stwierdzone jedynie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określony udział procentowy … .

Po drugie dla dopuszczenia rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 3 RZTUE uzyskany przez znak towarowy w następstwie używania charakter odróżniający musi zostać wykazany w tej części Unii Europejskiej, w której znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) ww. rozporządzenia.

Po trzecie w celu dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy uwzględnić czynniki takie jak: udział w rynku posiadany przez znak towarowy, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku, nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo na jego promocję, część zainteresowanych kręgów, które rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, jak również oświadczenia izb przemysłowych i handlowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych. Jeśli na podstawie tych czynników można stwierdzić, że zainteresowane kręgi lub przynajmniej ich znaczna część rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, to należy wnioskować, że określona w art. 7 ust. 3 RZTUE przesłanka rejestracji znaku towarowego została spełniona.

Po czwarte charakter odróżniający znaku towarowego, włączając w to charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania, należy oceniać w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, jak również z uwzględnieniem sposobu, w jaki przeciętny konsument, właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny, postrzega omawianą kategorię towarów lub usług.

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; i 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Zgodnie z wytycznymi Urzędu: „...charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania znaku musi zostać wykazany w odniesieniu do całego terytorium, na którym był on pozbawiony tego charakteru ab initio (wyrok z 22/06/2006 w sprawie C-0025/05P „Sweet wrapper”, pkt 83, 86; i wyrok z 29/09/2010 w sprawie T-0378/07 „RED/BLACK/GREY (Surface of a tractor)”, pkt 30). (podkreślenie własne)

Jednakże Urząd nie może zaakceptować zgłoszenia, jako posiadającego wtórną zdolność odróżniającą na podstawie przedstawionych argumentów, z następujących powodów:

-Zgłaszający nie wykazał zasięgu geograficznego znaku. Brak jest dowodów potwierdzających używanie zgłoszenia na całym terenie, na którym znak jest pozbawiony charakteru odróżniającego, czyli polskojęzycznych konsumentów na obszarze całej Polski. Zgłaszający twierdzi, że znak nabył charakter odróżniający na terenie kilku polskich miast takich jak: Kraków, Warszawa, Rzeszów, Radom oraz w wielu mniejszych miastach. Jednakże, na podstawie materiałów dowodowych przesłanych przez zgłaszającego Urząd nie może stwierdzić, że w wymienionych miastach oraz w wielu mniejszych miastach znak ten nabył charakter odróżniający. Pomimo tego, że w przypadku Radomia zgłaszający w treści pisma podaje przykładowe linki dające informację „o skali reklamy zachęcającej do picia wody prosto z kranu”, jednakże nie wskazują one na użycie znaku W KRAKOWIE DOBRA WODA PROSTO Z KRANU, który nie występuje na żadnej z podanych stron internetowych. Podane przez zgłaszającego linki świadczą jedynie o ogólnopolskiej społecznej inicjatywie promującej picie wody z kranu, która ma miejsce także w Radomiu.

Pomimo faktu, że zgłaszający przeprowadził kampanię reklamowe dotyczące znaku to przedstawione dowody na okoliczność używania znaku dotyczą głównie Krakowa. W ramach przykładu w umowie nr 453/D/2013 z dnia 11 marca 2013 r. z AMS S.A. dotyczącej druku oraz ekspozycji reklamy, wszystkie 37 z wyliczonych w umowie lokalizacji, w których miała zostać umieszczona ekspozycja promocyjna znajduje się w Krakowie. Podobnie w umowie z dnia 8 lipca 2013 r. z Novamedia innovision Sp. z o.o. na wykonanie spotu reklamowego do 83 pojazdów miejskich MPK S.A. dotyczącego kampanii „Dobra woda prosto z kranu” miejsce realizacji kampanii określone zostało w umowie jako Kraków.

Zgodnie z utrwaloną praktyką Urzędu, w przypadku, gdy zgłoszony znak zostaje odrzucony w związku ze swym znaczeniem w określonym języku, charakter odróżniający uzyskany w wyniku używania musi zostać wykazany przynajmniej w odniesieniu do tych państw Unii Europejskiej, w których język ten jest językiem urzędowym. W przypadku znaku W KRAKOWIE DOBRA WODA PROSTO Z KRANU krajem tym jest Polska, w związku z tym z ogólnego stwierdzenia zgłaszającego, że znak towarowy jest dostępny dla nieograniczonej rzeszy odbiorców, gdyż tylko w 2016 roku odwiedziło go 12,15 miliona turystów z całego świata, nie można wywnioskować, że znak uzyskał wtórny charakter odróżniający wśród znacznej część właściwego kręgu polskojęzycznych odbiorców.

Kolejnym przykładem na to, że promocja znaku zgłaszającego dotyczyła głównie Krakowa jest umowa z dnia 20 maja 2014 r. z Enterso Sp. z o.o., przedmiotem której było prowadzenie konta Facebook. W umowie tej jeden z zapisów brzmi: „stworzenie fanpage zgodnie z określonym targetem przez zamawiającego- mieszkańcy Krakowa i bezpośrednich okolic, w szczególności w przedziale wiekowym 15-22 lata” co wyraźnie świadczy o tym, że promocja znaku jest wyraźnie nastawiona na Kraków. Dodatkowo, należy zauważyć, że profesjonalnie prowadzone od 2014 roku przez firmę zewnętrzną konto W KRAKOWIE DOBRA WODA PROSTO Z KRANU na portalu Facebook polubiło jedynie 835 użytkowników, co świadczy o niewielkim kręgu odbiorców śledzących to konto.

Większość artykułów dotyczących znaku W KRAKOWIE DOBRA WODA PROSTO Z KRANU pochodzi od samego zgłaszającego lub ze źródeł krakowskich takich jak kraków.naszemiasto.pl, Nowy Kurier Krakowski, Głos NH lub z wydania Krakowskiego Gazety Wyborczej z czego wynika promocja zgłoszonego znaku na szczeblu lokalnym, mianowicie w Krakowie i okolicach.

Prawdą jest, że w materiale dowodowym znalazły się także artykuły ze źródeł, które wskazywałyby na zasięg kampanii reklamowej wychodzącej poza obszar Krakowa: Dziennik Polski, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne (wydawnictwo Krakowskie) oraz portal kobieta.interia.pl (gdzie część znaku „DOBRA WODA PROSTO Z KRANU” pojawia się jako jedno z wielu haseł kampanii regionalnych kilku regionów Polski promujących picie wody z kranu), ale te pojedyncze artykuły są niewystarczające, żeby stwierdzić, że właściwy krąg odbiorców składający się z polskojęzycznych konsumentów postrzega rozpatrywany znak towarowy jako oznaczenie pochodzenia.

Z całego materiału dowodowego wynika, że znak był promowany przez zgłaszającego w Krakowie, jednakże nie wskazuje to na uzyskanie przez niego wtórnego charakteru odróżniającego poza Krakowem i jego okolicami.

-Jako jeden z dowodów zgłaszający przedstawia oświadczenie Dyrektor Zarządzającej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, dotyczące wydatków na promowanie oznaczenia W KRAKOWIE DOBRA WODA PROSTO Z KRANU od 2013 roku do 30 czerwca 2017 roku jako zamykające się w kwocie około 3 000 000,00 złotych netto. Należy jednak stwierdzić, że jest dowód pochodzący bezpośrednio od zgłaszającego. Ponadto, podane w oświadczeniu liczba jest zbyt ogólna by umożliwić wyciągnięcie określonych wniosków, co do używania znaku towarowego: niezbędna jest możliwość precyzyjnego zidentyfikowania obrotów / liczb dotyczących reklamy oraz dowodów, które odnoszą się do zgłoszonego znaku, i właściwych usług.

Urząd podkreśla, że zgodnie z orzecznictwem Sądu (zob. np. wyrok z 12/09/2007 w sprawie T-141/06, „GLAVERBEL”, punkt 40), istnieje wyraźna różnica pomiędzy „dowodami bezpośrednimi” nabycia wtórnej zdolności odróżniającej (badania opinii publicznej, informacje dotyczące udziału w rynku danej marki, oświadczenia Izb Handlowych lub innych organizacji handlowych lub zawodowych) a „dowodami drugorzędnymi” (informacje o reklamie, okresie używania znaku), które jedynie w sposób pośredni wskazują na rozpowszechnienie znaku na rynku. Dowody drugorzędne mogą służyć do potwierdzenia wartości dowodów bezpośrednich, nie mogą jednak ich zastąpić (wyrok z 21.11.2012 r. T-338/11, Photos/com, EU:T:2012:614, pkt 51).

-Zgłaszający nie przedstawił dowodów dotyczących opinii publicznej ani dowodów na to, że docelowy konsument, do którego skierowany jest znak rozpozna go, jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa. Wykazanie, ze znak posiada zdolność odróżniającą leży po stronie zgłaszającego i Urząd nie ma obowiązku wyszukiwania i przedstawiania dowodów, lecz podejmuje on decyzje na podstawie dokumentów dostarczonych przez zgłaszającego.

-Zgłaszający nie wykazał ani uzyskania charakteru odróżniającego ani uzyskania wtórnego charakteru odróżniający w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych usług. Sam fakt sfinansowania określonej liczby projektów promocyjnych hasła W KRAKOWIE DOBRA WODA PROSTO Z KRANU bez miarodajnych informacji o udziale znaku w rynku nie świadczy o rozpoznawalności znaku przez właściwy krąg odbiorców.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dostarczone dokumenty, które odnoszą się do promocji znaku towarowego na terytorium Krakowa, nie są wystarczające, aby wykazać, że charakter odróżniający został uzyskany w następstwie używania na całym terytorium, na którym znak jest pozbawiony charakteru odróżniającego. Zgłaszający nie przedstawił raportów rozpoznawalności marki, marketingu lub wydatków na reklamę, lub innego niezależnego dowodu związanego z miastami takimi jak na przykład Wrocław, Łódź, Lublin, Poznań, Zielona Góra, Bydgoszcz, Białystok, Olsztyn, Gdańsk, Gdynia, Szczecin oraz pozostałych miast, miasteczek oraz wsi w Polsce. Z przedstawionego materiału nie wynika, że usługi były tam świadczone i nie dostarczono niezależnych dowodów, które wskazywałyby, że znaczna część odbiorców postrzega omawiany znak, jako oznaczający usługi pochodzące od zgłaszającego. W związku z tym, nie dostarczono niezależnych dowodów wykazujących intensywność, zasięg geograficzny i okres używania znaku lub kwoty zainwestowanej przez przedsiębiorstwo w celu promocji znaku towarowego na całym terytorium, na którym znak pozbawiony jest zdolności odróżniającej.

Zgłaszającemu nie zdołał wykazać, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający na całym terytorium Polski w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w artykule 7(3). Mając na uwadze, że w celu uzyskania rejestracji znaku towarowego uznane zgodnie z artykułem 7(3) RZTUE, charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania tego znaku towarowego musi zostać wykazany w tej części Unii Europejskiej, gdzie jest on pozbawiony takich znaków na mocy artykułu 7 (1)(b) do (d) tego rozporządzenia (wyrok z dnia 10/11/2004 T-396/02 ‘Forme d'un bonbon’, pkt 57), fakt, że wnioskodawca nie wykazał że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w całej Polsce jest wystarczający, aby odmówić jego rejestracji.

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 016615122 zostaje odrzucone w stosunku do następujących usług:

Klasa 35 Udzielanie porad handlowych konsumentom w dziedzinie dostarczania i oczyszczania wody; wyceny handlowe w zakresie instalacji wodnych; usługi zaopatrzenia osób trzecich w wodę (zakupy produktów dla innych przedsiębiorstw).

Klasa 37 Budowa i konserwacja rurociągów, instalacji wodnokanalizacyjnych;

dezynfekcja; naprawa pomp; wiercenie studni; usługi hydrauliczne; wynajem pomp odwadniających.

Klasa 39 Magazynowanie; dystrybucja wody; zaopatrywanie w wodę.

Klasa 40 Uzdatnianie wody.

Klasa 41 Organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób; organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz warsztatów z zakresu ochrony środowiska; organizowanie proekologicznych zajęć edukacyjnych dla dzieci.

Klasa 42 Analizy chemiczne; analizy wody; badania bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne, geologiczne, naukowe, techniczne, w dziedzinie fizyki i mechaniki; ekspertyzy geologiczne; poszukiwania geologiczne; inżynieria techniczna; kontrola jakości wody; badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego; opracowywanie projektów technicznych dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych i wodociągowych; projektowanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych; testowanie materiałów; usługi chemiczne; doradztwo inżynieryjne w zakresie instalacji do przesyłu wody, ścieków.

Zgłoszenie będzie dalej rozpatrywane dla pozostałych usług.

Na mocy art. 59 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 60  RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Monika Karolina SZALUCHO