Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 07/08/2017

BEUTLERMEINKING RECHTSANWÄLTE Magdalenenstr. 26 D-20148 Hamburg ALEMANIA

Anmeldenummer:	016670713
Ihr Zeichen:	0125.17.LHP
Marke:
Art der Marke:	Bildmarke
Anmelderin:	Gym - Nutrition UG (haftungsbeschränkt) Roßberg 14 D-22089 Hamburg ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 19/05/2017 die Anmeldung unter Berufung auf deren beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm dazu mit Schreiben vom 29/06/2017 fristgemäß Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Eine noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu überwinden. Es handelt sich vorliegend um eine typographisch aufwendig gestaltete Bildmarke, die extra von einem Grafikdesigner erstellt wurde. Es ist urheberrechtlich geschützt.

2. In Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 ist das Zeichen insbesondere nicht beschreibend, da der Verbraucher unter der Sichtung des Logos keine Handelsdienstleistungen mit Nahrungsergänzungsmitteln vermuten wird. In Bezug auf die begehrten Nahrungsergänzungsmittel der Klasse 5, steht das Wort „Nutrition“ für „Ernährung“ und nicht für Nahrungsergänzungsmittel. Somit ist auch hier der markenrechtliche Schutz zu gewähren.

3. Die Marke ist in Deutschland eingetragen.

Gemäß Artikel 75 UMV trifft das Amt eine Entscheidung. Diese darf nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Zu 1.:

Es ist der Anmelderin darin zuzustimmen, dass ein Minimum an Unterscheidungskraft ausreicht, um einer Marke zur Eintragung zu verhelfen. Jedoch besitzt das hier angemeldete Zeichen dieses Minimum für die beanstandeten Waren und Dienstleistungen nicht.

Ob das Zeichen von einem Designer erstellt wurde oder ob es urheberrechtlich geschützt ist, ist vorliegend nicht maßgebend. Maßgebend allein ist, ob das angemeldete Zeichen in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen für die angesprochenen Verbraucher als Herkunftshinweis dienen kann. Und dies ist aus den in der Beanstandung genannten Gründen für die beanstandeten Waren und Dienstleistungen vorliegend nicht der Fall.

Besondere Bildbestandteile, die der Marke Unterscheidungskraft verleihen könnten, konnten vorliegend nicht erkannt werden. Weder die Schriftart (einfache Großblockbuchstaben), noch ihre Anordnung (untereinander) noch der links aufscheinende halbe muskulöse männliche Oberkörper sind für die beanstandeten Waren und Dienstleistungen so ungewöhnlich, als dass sie das Zeichen unterscheidungskräftig machten.

Ein „Merkmal“ der Ware i.S.v. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ist eine Bezeichnung, die bestimmte Informationen über die Ware vermittelt, die für die angesprochenen Verkehrskreise für die Kaufentscheidung relevant sein könnten oder, wie der Gerichtshof formuliert hat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50), eine leicht von den beteiligten Verkehrskreisen zu erkennende Eigenschaft der Waren bezeichnet. In diesem Sinne beschreibend sein können nicht nur Wörter, sondern darunter fällt auch eine zeichnerische Darstellung (08/07/2010, T-385/08, Hund, EU:T:2010:295, § 29). Dementsprechend symbolisiert hier die zeichnerische Darstellung des muskulösen männlichen Oberkörpers ein „Merkmal“ der Waren (bzw. der diesbezüglichen Dienstleistungen), nämlich das durch die Waren (bzw. die diesbezüglichen Dienstleistungen) erwünschte/zu erzielende Ergebnis.

In jedem Fall ist das Zeichen als Ganzes nicht unterscheidungskräftig, da solche Abbildungen auf dem relevanten Markt üblich sind. Diese Feststellung beruht auf der Erfahrung der Prüferin und ist nicht durch Beweismittel zu unterstützten.

Der Gerichtshof hat bestätigt, dass „in einem Fall, in dem die Beschwerdekammer feststellt, dass die fragliche Marke nicht über Unterscheidungskraft verfügt, es seine Analyse auf Tatsachen stützen kann, die sich aus der allgemeinen praktischen Erfahrung im Handel mit gängigen Konsumartikeln ergeben, die jeder kennen kann und die insbesondere den Verbrauchern dieser Waren auch bekannt sind. In einem Fall dieser Art ist die Beschwerdekammer nicht verpflichtet, Beispiele für solche praktischen Erfahrungen zu nennen“ (15/03/2006, T‑129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).

Diese Entscheidung zu den Befugnissen der Beschwerdekammer lässt sich ohne weiteres auf ähnliche Sachverhalte auch für die erstinstanzliche Prüfung des Amtes analog übertragen, mit der Folge, dass das Amt (auch) seine eigene Erfahrung in die Prüfung mit einbringen kann.

Das Zeichen ist insgesamt nicht unterscheidungskräftig für die beanstandeten Waren und Dienstleistungen.

Zu 2.:

Die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens hat nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu erfolgen. Aus naheliegenden Gründen wird der Adressat nämlich die im jeweiligen Bezugsrahmen Sinn machende Deutung intuitiv vornehmen. In diesem Zusammenhang werden diese angesprochenen englischsprachigen Verbraucher die Marke wie in der Beanstandung vorgebracht verstehen, ohne eine umständliche Analyse oder besonderes Nachdenken.

Die vom Amt ermittelte Bedeutung erschließt sich dem englischsprachigen Verbraucher sofort und ohne Analyse. Es handelt sich um zwei für die Waren und Dienstleistungen beschreibende Ausdrücke, die auch zusammengefügt zu einer klar beschreibenden und nicht unterscheidungskräftigen Bezeichnung führen, wobei die Bildelemente nicht so ungewöhnlich sind, als dass sie der Marke Unterscheidungskraft verleihen könnten (vgl. Beanstandung und oben).

Es spielt dabei keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. Der Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV unterscheidet nicht danach, welche Merkmale die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen können. Tatsächlich muss angesichts des dieser Bestimmung zugrunde liegenden Allgemeininteresses jedes Unternehmen solche Zeichen oder Angaben frei nutzen können, um ein beliebiges Merkmal seiner eigenen Waren unabhängig von dessen wirtschaftlicher Bedeutung zu beschreiben.

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Stellt man sich also vor, dass z.B. die verfahrensgegenständlichen Einzelhandelsdienstleistungen, Großhandelsdienstleistungen, Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Nahrungsergänzungsmittel als so genannte Merchandisingprodukte mit dem Zeichen angeboten werden, wird der Verbraucher das Zeichen nach Ansicht des EUIPO wie in der Beanstandung erläutert aufnehmen, nämlich, dass vorliegend Nahrungsergänzungsmittel für Fitness bzw. Sport verkauft werden. Selbiges gilt für die Waren der Klasse 5: Nahrungsergänzungsmittel.

Hervorzuheben ist hier, dass es vorliegend auf das Verständnis des englischsprachigen Verbrauchers der EU ankommt. „nutrition“ hat (wie bereits in der Beanstandung definiert wurde) im Englischen eine Bedeutung von „is the process of taking food into the body and absorbing the nutrients in those foods“, auf Deutsch: „ist der Prozess der Nahrungsaufnahme in den Körper und der Absorbierung der Nährstoffe dieser Nahrung“ [von der Prüferin übersetzt]. Diese Definition trifft auch auf die beanstandeten Nahrungsergänzungsmittel und diesbezüglichen Einzelhandelsdienstleistungen, Großhandelsdienstleistungen, Online oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Nahrungsergänzungsmittel als so genannte Merchandisingprodukte zu und der englischsprachige Verbraucher wird „nutrition“ auch entsprechend in der Marke in diesem Sinne verstehen.

Markenrecht ist kein Ratespiel, welche Ware oder Dienstleistung sich wohl hinter der Marke verbirgt, sondern Prüfungsgegenstand von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ist die Marke aus der Sicht des relevanten Publikums in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen (23/10/2008, R 752/2008-1, Buch24, § 16).

In jedem Fall ist die Marke jedoch nicht unterscheidungskräftig, da der Verbraucher in dem Zeichen eine die Waren oder Dienstleistungen anpreisende Angabe erkennen wird, aber keine Marke.

Zu 3.:

Hinsichtlich der von der Anmelderin angeführten nationalen Entscheidung:

Gemäß ständiger Rechtsprechung ist die Unionsregelung für Marken ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von ihm eigenen Zielsetzungen und Vorschriften besteht und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke darf somit nur auf der Grundlage der einschlägigen Unionsregelung beurteilt werden. Daher ist das Amt und gegebenenfalls der Unionsrichter nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder gar eines Drittlands ergangene Entscheidung gebunden, in der die Eintragungsfähigkeit desselben Zeichens als nationale Marke bejaht wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn eine solche Entscheidung gemäß mit der Richtlinie 89/104 harmonisierten nationalen Rechtsvorschriften oder in einem Land erlassen wurde, das zu dem Sprachraum gehört, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Somit kann auch diese Entscheidung der hier zu prüfenden Marke nicht zur Eintragung verhelfen.

In Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 UMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vor, nämlich in dem Teil, in dem Englisch gesprochen und verstanden wird.

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 16 670 713 teilweise für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

5 Nahrungsergänzungsmittel.

35 Einzelhandelsdienstleistungen, Großhandelsdienstleistungen, Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Nahrungsergänzungsmittel, als so genannte Merchandisingprodukte.

Die Anmeldung kann für die übrigen Dienstleistungen fortgesetzt werden:

35 Einzelhandelsdienstleistungen, Großhandelsdienstleistungen, Online oder Katalogversandhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, als so genannte Merchandisingprodukte.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Yvonne FUXIUS

Anlage: Beanstandung vom 19/05/2017