Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 7 del RMUE y la regla 11, apartado 3, del REMUE

Alicante, 25/08/2017

BALDER IP LAW, S.L. Paseo de la Castellana 93 E-28046 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	016675217
Referencia:	EUTM/00396523/MD
Marca:	designer's floor
Tipo de marca:	Marca figurativa
Solicitante:	FINANCIERA MADERERA, S.A. Formarís s/n E-15707 Santiago de Compostela (La Coruña) ESPAÑA

La Oficina objetó el 18/05/2017 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 22/06/2017, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. En primer lugar, el solicitante expresa su conformidad con el punto de vista de la Oficina de que un signo que aporte información directa y concreta al público relevante, entre otras cosas, sobre la calidad y las características de los productos o servicios solicitados, podrá verse denegado su registro por considerarlo descriptivo. Aunque luego matiza que términos únicamente sugerentes o alusivos sobre determinadas características de los productos y/o servicios a veces pueden considerarse referencias vagas o indirectas, y por ende, no descriptivos y registrables (ver sentencia de 31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, apart. 29).

Seguidamente, el solicitante alega que DESIGNER’S FLOOR no es un término de uso común por parte del consumidor medio o profesional para identificar los productos en clase 19 (materiales de construcción no metálicos o los diferentes tipos de suelos, revestimientos, rodapiés, frisos, juntas, perfiles para la construcción de edificios, paneles, piezas y accesorios) y en clase 27 (alfombras y tipos de revestimientos de suelos). En este sentido, el solicitante afirma que el signo DESIGNER’S FLOOR es lo suficientemente abstracto como para simplemente resultar evocador (respecto al mercado de diseño de interiores de viviendas o locales) o sugerente (ya que busca crear una idea atractiva desde el punto de vista fonético) en relación a los productos solicitados, y en consecuencia, podría considerarse que no tiene carácter descriptivo. Asimismo, el solicitante argumenta que signo solicitado tiene además la característica de ser memorizado fácilmente y de inmediato por el público destinatario, lo que según la jurisprudencia le confiere un carácter distintivo.

Con independencia del razonamiento expuesto, afirma además que para registrar un signo como marca el solicitante no está sujeto a demostrar que el signo solicitado tiene cierto grado de creatividad artística o imaginación, sino que basta con que éste posea un mínimo grado de distintividad para que el público relevante pueda identificar el origen de los productos o servicios designados, distinguiéndoles así de sus competidores (ver la sentencia de 16/09/2004, C-329/02, “SAT.2”, apart. 41).

2. En segundo lugar, el solicitante hace referencia a los siguientes antecedentes registrales:

• Por un lado, cita la marca EU nº 05 873 344, figurativa, , en clases 19. 20 y 27, y sobre la que el solicitante ostenta también la titularidad. Teniendo esta marca unos elementos verbales exactos al signo aquí debatido, y habiendo solicitado también la protección en clases 19 y 27 (salvo 20), el solicitante concluye que el elemento gráfico que acompañaba la denominación registrada no fue un elemento determinante a la hora de conceder el registro de la misma, y por ello, no hay razón que justifique la denegación del signo solicitado, puesto que la marca ya registrada nunca fue objetada por motivo absoluto alguno y esta cuestión ha sido prejuzgada por la Oficina.

Además, pese al paso del tiempo entre el registro de la otra marca y la actual solicitud (2007-2017), el término DESIGNER’S FLOOR no se ha convertido en una expresión generalizada puesto que el diccionario Collins no la contempla, tal y como prueba mediante captura de pantalla y copia del link que acompaña en su comunicación de 22/06/2017.

• Por otro, a título de ejemplo, el solicitante lista seis marcas europeas registradas (una ya no está vigente) con estructura muy similar al signo aquí debatido, que coexisten armónicamente con la anterior marca concedida y arriba referenciada, de entre las cuales destacamos:

• Marca UE nº 03 278 173, design flooring, figurativa, clase 27.

• Marca UE nº 00 019 679, EXTEND PLANK FLOOR, denominativa, clases 19 y 27.

• Marca UE nº 00 641 688, FLOORTECH, denominativa, clases 17, 19 y 27.

En base a estos precedentes, el solicitante reivindica la absoluta viabilidad del registro de DESIGNER’S FLOOR, ya que los casos arriba citados son marcas denominativas o con componente gráfico de mínimo grado de estilización, y por tanto, muy equiparables al signo solicitado.

3. Por último, el solicitante invoca el propio carácter distintivo que per se desprende la denominación solicitada para que ésta proceda a ser registrada. Fundamentalmente reivindica que no se puede cuestionar su distintividad ya que consiste en una “marca mixta, en el que se distingue un tipo de letra diferente para cada término, una diferente gama de color azul, y una posición de los vocablos que, no se corresponde con el orden habitual de lectura, esto es, de izquierda a derecha, sino de arriba abajo”, y además, se trata de una simple “modernización y/o evolución natural” de la marca EU nº 05 873 344, dónde la estructura gráfico-denominativa se ha respetado y sus elementos figurativos ya han sido analizados por la Oficina.

En base a todas las observaciones anteriores y a lo establecido en las directrices de la EUIPO relativas al examen de marcas, el solicitante asevera que el signo solicitado llega al carácter mínimo de distintividad, y por tanto, al no encontrarse incurso en los motivos de denegación absolutos del articulo 7(1)(b) y (c) del RMUE requiere a la Oficina que el registro de la misma para las clases 19 y 27 sea concedido.

De acuerdo con el artículo 75 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

1. Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE

persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

… carece de pertinencia que las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial. En efecto, la redacción del [artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE] no hace distinción alguna en función de las características que los signos o indicaciones que componen la marca puedan designar. De hecho, a la luz del interés general que subyace en dicha disposición, toda empresa debe poder utilizar libremente tales signos o indicaciones para describir cualquier característica de sus propios productos, sea cual fuere su importancia en el aspecto comercial.

(12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).

En base al razonamiento anterior, los argumentos del solicitante de que el signo solicitado DESIGNER’S FLOOR no es un término de uso común por parte del consumidor medio o profesional para identificar los productos en clases 19 y 27, que su composición resulta suficientemente abstracta como para simplemente resultar evocador o sugerente en relación a los productos solicitados, y que además puede ser memorizado fácil y rápidamente por el público destinatario, resultan bastante débiles puesto que los elementos verbales del signo DESIGNER’S FLOOR son descriptivos de los productos especificados en la solicitud de registro y no manifiestan una combinación ingeniosa.

En prueba de ello, listamos a continuación los significados y definiciones de las palabras DESIGNER’S FLOOR que conforman el signo solicitado:

• DESIGNER: «Diseñador: Un diseñador es una persona cuyo trabajo es

diseñar cosas haciendo dibujos de los mismos»

• ‘S: Estructura gramatical que se usa para indicar posesión

(genitivo sajón inglés)

• FLOOR: «Suelo: El suelo de una habitación es la parte de la misma

sobre la que puedes caminar encima»

Las definiciones del diccionario arriba reflejadas, detalladas con anterioridad en la objeción de 18.05.2017, responden a la realidad del significado semántico de los vocablos DESIGNER’S FLOOR, y en este sentido, el consumidor relevante de lengua inglesa entenderá directamente su significado sin necesidad de crear un vínculo evocador o sugerente en su mente.

Por tanto, tal y como se adelantó en la comunicación anterior remitida por la Oficina el 18.05.2017:

«Considerada en su conjunto, las palabras «designer’s floor» informan inmediatamente a los consumidores, sin necesidad de pararse a pensar, de que los productos solicitados, tales como los diferentes tipos de suelos (de madera -maciza, con lamina de corcho...-, PVC, parqué, laminados, bambú, etc.) y materiales de construcción para los mismos (no metálicos, revestimientos, mamperlanes, vinilos, tableros, juntas, baldosas de cerámica, etc.) son aquellos normalmente utilizados para la colocación de suelos, y además, son creación de un diseñador. Asimismo, en relación a los productos como por ejemplo alfombras, felpudos, esteras, baldosas, tapices murales, linóleo, etc., las mismas palabras «designer’s floor» comunican directamente a los consumidores que estos productos están destinados a su uso en el suelo y que comportan un diseño particular»

El solicitante también afirma que no está sujeto a demostrar que el signo solicitado ostenta cierto grado de creatividad artística o de imaginación, puesto que el signo en cuestión posee un mínimo grado de distintividad para que el público relevante pueda identificar el origen de los productos o servicios designados, distinguiéndoles así de sus competidores. Sin embargo, la estructura general de la expresión DESIGNER’S FLOOR no diverge de las reglas vigentes de composición de palabras en lengua inglesa. El mero hecho de combinar elementos sin introducir ninguna variación inusual, en concreto como sintaxis o significado, no puede resultar en nada más que una marca consistente exclusivamente en signos o indicaciones que puede servir, en el comercio, para designar características de los bienes y servicios referidos (ver Decisión de 23 de Abril de 2012 - R 2278/2011-4 - MOBILE ENERGY SOLUTIONS).

Pese a algunos elementos estilizados, el signo continúa siendo una mera combinación de términos descriptivos que claramente transmite al público destinatario una información obvia y directa sobre la especie y la calidad de los productos en cuestión. Aunque en principio el solicitante no cuestiona los significados de los vocablos que conforman la marca solicitada y que se detallan en la comunicación oficial L110 (los cuales son todos descriptivos), si indica que el signo solicitado es únicamente evocador o sugerente. No obstante, el solicitante no provee ningún argumento lo suficientemente sólido que explique porque un signo compuesto por términos descriptivos resulta en conjunto exclusivamente sugerente o evocador.

2. En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas similares, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

”De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Por consiguiente, en relación al precedente registral de marca europea nº 05 873 344 también titularidad del solicitante y a los otros ejemplos de antecedentes registrales listados por el solicitante, con denominación similar y estructuralmente análogos al signo solicitado DESIGNER’S FLOOR, el principio de legalidad junto con el de igualdad debe prevalecer frente a cualquier resolución adoptada con anterioridad por la Oficina que no conformara con lo establecido en el RMUE, acorde por tanto a una competencia reglada y no como facultad discrecional. Además, cada signo es examinado por esta Oficina en base a sus propios méritos y características. Asimismo, cabe señalar que algunos de los ejemplos aportados son marcas figurativas cuyos elementos ornamentales y decorativos son mayores y pueden llegar a aportar más distintividad al signo registrado, lo cual no es el caso del signo que nos ocupa cuyo grado de estilización es muy superficial, tal y como se señaló en la comunicación remitida el pasado 18.05.2017.

Asimismo, para denegar un registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE,

no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate. (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

En este sentido, el hecho de que solicitante pruebe que la expresión DESIGNER’S FLOOR no se ha convertido en una expresión generalizada desde el registro de la marca EU nº 05 873 344 en 2007, puesto que el diccionario Collins no la contempla como tal, no significa que los referidos signos e indicaciones no puedan utilizarse con tales fines si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate.

3. Como ya se señaló en la comunicación oficial de 18/05/2017, pero que es conveniente resaltar, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el hecho de que un signo esté compuesto por las palabras genéricas que informan al público de una característica propia de los productos permite concluir que el signo carece de carácter distintivo (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21). Este es manifiestamente el caso de la marca que nos ocupa.

El solicitante alega que la estructura figurativa del signo solicitado, tales como la combinación de azules, el tipo diferente de letra y la posición no habitual de lectura de los vocablos de arriba a abajo, le confiere suficiente distintividad. Sin embargo la Oficina mantiene, tal y como se detalló en la comunicación de 18/05/2017, que “aunque la marca solicitada contiene determinados elementos figurativos que le confieren un cierto grado de estilización, tales como la combinación en color azul de fuentes de diferente tamaño en minúscula, tanto en negrita como normal, así como la posición de una palabra por encima de la otra, estos elementos son tan superficiales que no aportan ningún carácter distintivo al conjunto de la marca solicitada. Dichos elementos no presentan ninguna característica, en cuanto a la manera como se combinan, que permita que dicha marca cumpla su función esencial en lo tocante a los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74).” Además, el hecho de que el signo solicitado se lea de arriba abajo, no algo es tan inhabitual, sobretodo cuando se trata de dos palabras cortas que no conllevan un largo enunciado. Asimismo, el grado de modernización del signo solicitado con referencia a la marca que registró en 2007 no es el motivo que da lugar a la objeción. Igualmente, aunque el solicitante expresa que se ha respetado la estructura gráfico-denominativa de la marca de 2007, la Oficina discrepa puesto que es únicamente la parte denominativa la que se ha mantenido. La parte gráfica ha variado de (2007) a (2017), y por tanto, sus elementos gráfico-figurativos no han sido analizados previamente por la Oficina.

Por último, el solicitante no prueba ni alude con detalle que parte de las directrices de la EUIPO relativas al examen de marcas apoyan toda su argumentación arriba reseñada, fundamentalmente en lo relativo a que el signo solicitado DESIGNER’S FLOOR llega al carácter mínimo de distintividad, y por tanto, de registrabilidad.

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 16 675 217 para todos los productos solicitados.

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

María Luisa ARANDA SALES