|
DRIFTSAFDELING |
|
|
L123 |
Afslag på ansøgning om EU-varemærke i henhold til artikel 7
i varemærkeforordningen og regel 11, stk. 3, i gennemførelsesforordningen til varemærkeforordningen
Alicante, 15/09/2017
Advokat Lisbet Andersen
c/o Aumento Law Firm, Ny Østergade 3
DK-1101 København K
DINAMARCA
Ansøgnings nr.: |
016704603 |
Deres ref.: |
45-0146 |
Varemærke: |
TRUE BENCHMARK |
Mærketype: |
Ordmærke |
Ansøger: |
Peakon ApS Langebrogade 6 F, 1. DK-1411 København K DINAMARCA |
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO, herefter ’Kontoret’) rejste indvending den 26/05/2017 i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i varemærkeforordningen med den begrundelse, at varemærket anses for deskriptivt og som følge deraf mangler særpræg for en række emner i fortegnelsen over vare- og tjenesteydelser.
På ansøgers vegne fremsatte Ansøgers Repræsentant 12/07/2017 sine bemærkninger, som kan sammenfattes på følgende måde:
Den relevante kundekreds omfatter professionelle aftagere/forbrugere og ikke også – som anført i den foreløbige afgørelse - gennemsnitsforbrugere.
Definitionen af de leksikalske elementer hævdes at være ufyldestgørende. Dertil kommer, at sammensætningen (kollokationen) af de to leksikalske elementer skal være overraskende.
Den i den foreløbige afgørelse anførte begrundelse for at anse varemærket for beskrivende for en række varer og tjenesteydelser anses for såvel urigtig som utilstrækkelig.
I samme forbindelse anføres det, at den i den foreløbige afgørelse anførte begrundelse ikke kan finde anvendelse på en nærmere defineret række af tjenesteydelser.
Varemærket anses for at være suggestivt.
Varemærket har særpræg.
I henhold til artikel 75 i varemærkeforordningen skal EUIPO træffe en afgørelse, der støttes på grunde, som ansøgeren har haft lejlighed til at udtale sig om.
Efter at have taget behørigt hensyn til ansøgerens argumenter har EUIPO besluttet at opretholde indvendingen.
Det juridiske grundlag
Det er fast retspraksis, at registreringshindringer, der er opregnet i forordningens artikel 7, stk. 1, er uafhængige af hinanden og kræver en særskilt efterprøvelse. Desuden skal de nævnte registreringshindringer fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver enkelt af dem. Den almene interesse, der tages i betragtning ved efterprøvelsen af de enkelte registreringshindringer, kan eller skal afspejle forskellige overvejelser, alt efter hvilken registreringshindring der er tale om (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25):
I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen, er varemærker, som mangler fornødent særpræg, udelukket fra registrering:
De af artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen omfattede tegn er tegn, der er uegnede til at udføre varemærkets væsentligste funktion, nemlig at angive varens eller tjenesteydelsens oprindelse, således at forbrugeren, der erhverver den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, ved en senere erhvervelse kan gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis er negativ (06/07/2011, T-258/09, i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland, EU:T:2011:329, § 22):
Selv om det er de samme kriterier for bedømmelse af et varemærkes særpræg, der finder anvendelse på alle varemærkekategorier, kan det i forbindelse med anvendelsen af disse kriterier tydeligt vise sig, at opfattelsen hos den relevante kundekreds ikke nødvendigvis er den samme for alle varemærkekategorier, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at visse kategorier af varemærker har særpræg (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabletter, EU:C:2004:258, § 38):
Det er endvidere fast retspraksis, at opfattelsen af varemærket i den relevante kundekreds påvirkes af dennes opmærksomhedsniveau, som kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (05/03/2003, T‑194/01, Formen af et produkt til opvaskemaskine, EU:T:2003:53, § 42; og 03/12/2003, T‑305/02, En flaskes form, EU:T:2003:328, § 34):
Det er retspraksis, at et varemærke skal betragtes i sin helhed. Dette er imidlertid ikke til hinder for en forudgående undersøgelse af de forskellige bestanddele, som varemærket er sammensat af, hver for sig. (09/07/2003, T-234/01, Farvekombinationen orange og grå, EU:T:2003:202, § 33):
I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i varemærkeforordningen, er varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse, udelukket fra registrering, jf. henvisning ovenfor.
Ved at udelukke sådanne tegn eller angivelser fra registrering som EU-varemærke forfølger artikel 7, stk. 1, litra c), i varemærkeforordningen
det mål af almen interesse, at de tegn og angivelser, der beskriver egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit skal kunne bruges af alle. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn og angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke. (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31) :
Det fremgår i øvrigt af retspraksis, at
under artikel 7, stk. 1, litra c), i varemærkeforordningen henhører kun sådanne tegn og angivelser, der i den normale sprogbrug fra den tilsigtede kundekreds' synsvinkel – enten direkte eller ved henvisning til en af dens væsentligste egenskaber – kan tjene til at betegne den vare eller tjenesteydelse, for hvilken der er ansøgt om registrering", (26/11/2003, T‑222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34):
Ansøgers påstande
Ad 1 Kundekreds
Repræsentanten gør gældende, dels at den relevante kundekreds er professionelle aftagere/forbrugere, dels at der er tale om engelsktalende kunder.
En fornyet overvejelse og undersøgelse af første del af dette forhold har ført til samme vurdering som Repræsentantens. For så vidt angår det andet forhold bemærkes alene, at det i den foreløbige afgørelse allerede var anført, at den ’tilsigtede kundekreds … [er] den engelsktalende forbruger.
Der er således enighed om dette forhold.
Det er samtidig undertegnedes opfattelse, at denne indsnævring ikke påvirker eller i det mindste ikke er afgørende for vurderingen af, om mærket har beskrivende karakter.
Ad 2 De anvendte definitioner
Repræsentanten anser definitionen af ’true’ for ufyldestgørende, dels fordi ordet i Gyldendals Ordbog oversættes til bl.a. ’sandfærdig’, ’ærlig’ og ’oprigtig’, dels fordi ordet påstås ’overordnet [at have] en subjektiv association.
Det kan næppe bestrides, at de anførte oversættelser, som Repræsentanten anfører, er mulige (jf. det udtrykte forbehold i form af ’bl.a.’) oversættelser af ’true’.
Det kan næppe heller bestrides – Repræsentanten gør det ikke – at ’true’ ud over ’ægte’ kan svare til ’akkurat’ eller ’nøjagtig’.
Det i den forbindelse afgørende er ikke oversættelse(r)n(e) til dansk, men derimod de engelske definitioner, jf. også, at der er enighed om, at kundekredsen er engelske forbrugere, for hvem oversættelser til dansk ville være uforståelige og/eller irrelevante. Af den grund har undertegnede anført de parafraser af ordet, som fremgår af Oxford Dictionaries. De anførte oversættelser til dansk er alene udtryk for en servicemeddelelse til brug for danske læsere og kan derfor ikke tillægges bindende, endsige juridisk, vægt.
I forbindelse med udarbejdelse af den foreliggende afgørelse har undersøger endvidere konsulteret det største ordbogsværk for engelsk, Oxford English Dictionary, som der alene er adgang til via abonnement. Abonnenter kan finde den fulde artikel på adressen:
http://www.oed.com/view/Entry/206884?rskey=zEEUcq&result=1&isAdvanced=false#eid (konsulteret 13/09/2017).
På grund af begrænset adgang citeres derfor, at ’true’ i dette værk parafraseres til ’in accordance with fact or reality’, ’in accordance with a standard, pattern, or rule; accurate, exact, correct’ og endelig ‘real, genuine, authentic; not false or spurious; that rightly or properly bears the name’.
Heraf følger, at undertegnede på vegne af Kontoret må afvise Repræsentantens påstand om, at definitionen af ’true’ ikke er fyldestgørende.
For så vidt angår påstanden om, at ’true’ overordnet [har] en subjektiv association, må denne med udgangspunkt i de foreliggende omskrivninger ligeledes afvises. Påstanden ville (måske) kunne forsvares, hvis man er tilhænger af den filosofiske retning postmodernisme og dennes problematisering af vidensbegrebet, jf. den danske udgave af Wikipedia https://da.wikipedia.org/wiki/Postmodernisme , hvor det videre hedder:
Tanken om at viden kan være repræsenteret udenfor individet bliver forkastet og de postmoderne teori fremhæver en holdning, der siger, at der ikke nogen højere sandheder , som har nogen gyldighed uafhængigt af individuel erkendelse . Postmodernismen fremstår på den baggrund som oplysningfilosofiens direkte modsætning. Det er således en pointe i postmoderne tænkning, at viden ikke eksisterer uafhængigt af tid, sted, sociale omstændigheder mv. og at individet danner sig både sin viden og sit syn på viden ud fra disse faktorer.
I den foreliggende sammenhæng anses denne opfattelse for irrelevant, idet der undertegnede bekendt ikke findes postmodernistisk jura, endsige postmodernistisk immaterialret.
Det anføres endeligt, at undertegnede har konsulteret engelske modersmålstalende på Kontoret. Direkte forespurgt om, hvorvidt de opfatter ’true’ som havende en ’subjektiv association, har ingen kunnet bekræfte dette.
Det tilføjes for god ordens skyld, at en sådan forespørgsel alene har eksemplarisk værdi og ikke kan opfattes som repræsentativ. Det er i bedste fald en indikation.
Der er enighed mellem Repræsentant og undertegnede om, at ’benchmark’ ikke har subjektivt indhold. Bortset fra, at de nævnte modersmålstalende ligeledes har afvist, at sammensætningen (kollokationen) af ’TRUE’ og ’BENCHMARK’ er overraskende, men derimod udtryk for en faktuel egenskab ved de benchmarkingmetoder og ditto værktøjer, som ansøgningen refererer til, ønsker undertegnede at anføre, at det efter hans opfattelse ikke er muligt at konkludere – som Repræsentanten gør – at et tegn, in casu ’TRUE BENCHMARK’ – har minimalt særpræg som følge af, at et element er subjektivt, og at sammensætningen med et andet element påstås at være overraskende. Det fremgår af retspraksis, jf. afsnittet om det juridiske grundlag, at det er det samlede tegn – i sin helhed – hvis særpræg skal afprøves. Det kan ikke foregå mekanisk ved hjælp af en tilnærmet aritmetisk operation. Det giver derfor ikke mening at hævde, at tegnet har minimalt særpræg, blot fordi et element er subjektivt, eller fordi sammensætningen påstås at være overraskende.
Samlet set må Repræsentantens påstande derfor afvises.
Ad 3 Mærkets beskrivende karakter
Repræsentanten bestrider på vegne af ansøger, at emnet ’forretningsmæssig rådgivningsvirksomhed om HR, ansættelse og organisatorisk udvikling’ er beskrivende. Som anført og begrundet ovenfor anser Kontoret og undertegnede ikke sammensætningen for overraskende.
Repræsentantens bemærkninger i afsnit 3 omfatter alene det nævnte emne. Det er uklart af sammenhængen, om Ansøger og Repræsentant accepterer registreringshindringen i den foreløbige afgørelse for de øvrige emner i klasse 9 og klasse 35. Givet afsnit 7 i Repræsentantens bemærkninger antages, at dette emne alene repræsenterer et af de emner, hvor opfattelsen af beskrivende karakter er divergerende.
Af samme grund indeholder de følgende bemærkninger derfor begrundelser for, hvorfor de øvrige emner anses for at være beskrivende.
Det anføres for god ordens skyld, at de i det efterfølgende omtalte henvisninger selvsagt ikke udgør en udtømmende gennemgang af litteraturen om ’benchmark(ing)’, men derimod en – antages det – repræsentativ gennemgang. Gennemgangen bygger på links, der er fundet gennem en søgning ved hjælp af søgemaskinen Google®:
Dertil kommer artikler om emnet hentet i Credo Reference
https://en.wikipedia.org/wiki/Credo_Reference
http://search.credoreference.com/content/topic/benchmarking_management
og den engelske udgave af Wikipedia.
Det fremgår af sidstnævnte, at ’benchmarking’
is a business term [relating to] ‘comparing one’s business processes and performance metrics to industry bests and best practices from other companies…’
‘Benchmarking is used to measure performance using a specific indicator.’
https://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking .
Der henvises endvidere til definitionen på netstedet ’What is Human Ressource’:
Benchmarking is a technique that uses quantitative or qualitative data to make comparisons between different organizations or different sections of organizations. Benchmarking is usually treated as a continuous process in which organizations periodically measure, challenge, and improve their practices.
http://www.whatishumanresource.com/Human-Resource-benchmarking .
Når ‘benchmarking’, baseret på intern eller ekstern sammenligning af ‘god praksis’, opfattes som et ledelsesværktøj, jf. antallet af gange ordene ’manager’ eller ’management’ forekommer på den anførte side, forekommer det indlysende, at der eksisterer en konkret og direkte forbindelse (jf. afsnittet om juridisk grundlag) mellem et mærke indeholdende ordet ’benchmark’ (tilmed af typen ’true’) og så tjenesteydelser som
Klasse 35 |
forretningsmæssig rådgivningsvirksomhed om HR, ansættelse og organisatorisk udvikling; forretningsmæssige konsulenttjenester; konsulentbistand vedrørende databehandling; organisationsudvikling; rådgivning inden for HR, ansættelse og organisatorisk udvikling; arbejdsanalyse i forbindelse med ledelsesbistand. |
Hovedordene/Overbegreberne i denne liste omfatter ’rådgivningsvirksomhed’, ’konsulenttjenester’, ’konsulentbistand’, ’organisationsudvikling’, ’rådgivning’, ’arbejdsanalyse’. Der er tale om tjenesteydelser, som alle vil kunne omfattes af eller indeholde ’benchmarking’, sådan som det er beskrevet i de engelsksprogede citater.
Af netstedet ‘Human Resources Institute of New Zealand’ fremgår det, at
HR Benchmarking is a process of collecting data on various aspects of HRM systems from either world class or highly comparable firms or large numbers of firms worldwide, using the data to evaulate the performance of your own firm, and thereby identify areas that need improvement. (undertegnedes fremhævelse)
https://www.hrinz.org.nz/Site/Resources/Knowledge_Base/A-H/Benchmarking_.aspx
Dette forhold fører til, at undertegnede på Kontorets vegne også fastholder indsigelsen mod emnet:
Klasse 35 |
Databehandling |
Det er vurderingen, at uden en tjenesteydelse som ’databehandling’ ville den i citatet ovenfor nævnte HR Benchmarking ikke være mulig.
Af samme grund fastholdes indsigelsen mod emnerne i klasse 9 og 42:
Klasse 9 |
Computer software inden for HR, ansættelse og organisatorisk udvikling; computerprogrammer; software til analyseformål; applikationssoftware. |
Klasse 42 |
IT tjenesteydelser; design og udarbejdelse af software og computerprogrammer. |
Repræsentanten argumenterer i sine bemærkninger for det forhold, at der ikke er nogen direkte årsag-virkning relation mellem grundlaget for indsigelse mod givne varer og de dermed forbundne eller afledede tjenesteydelser.
Det er rigtigt, at der ikke per automatik eksisterer en sådan relation.
Det er imidlertid Kontorets opfattelse, at der i det foreliggende tilfælde eksisterer en sådan relation, som der kan sættes ord på gennem følgende parafrase:
Hvis mærket ’True Benchmark’ er beskrivende for varer i klasse 9, vil det også være beskrivende for de emner i klasse 35 og 42, som omfattes af databehandling og forretningsmæssig rådgivningsvirksomhed om HR, ansættelse og organisatorisk udvikling.
Sådanne tjenesteydelser er beskrivende for type, anvendelse og formål – som det står anført i den foreløbige afgørelse.
Det følger af ovenstående, at undertegnede undersøger ikke kan tilslutte sig Repræsentantens opfattelse, når denne skriver, at begrundelsen i den foreløbige afgørelse er både ’urigtig og utilstrækkelig’.
Undertegnede medgiver, at den beskrivende karakteristik ’formål’ anføres to gange, dels som eneste karakteristik, dels sammen med to andre. Dette kan opfattes som en uheldig formulering. I givet fald påtager undertegnede undersøger sig ansvaret herfor. Det er imidlertid ikke et forhold, der ændrer ved, at ’formål’ ikke anses som eneste karakteristik af varer og tjenesteydelser, hvor registreringshindringen finder anvendelse, men at karakteristikkerne ’type’ og ’anvendelse’ også anvendes om disse emner.
Kontoret fastholder således, at den specifikt anførte tjenesteydelse ’rådgivning inden for HR, ansættelse og organisatorisk udvikling’ er ikke alene et formål med benchmarking og med at have et ’true benchmark’. Det er endvidere også karakteristik af, og dermed beskrivende for, en type tjenesteydelser og for anvendelsen heraf.
Ad 4 Mærket er suggestivt
Det er som bekendt fastslået gennem retspraksis, at et mærke, der er suggestivt, ikke er beskrivende, og derfor ikke falder inden for registreringshindringen.
Repræsentanten anfører på vegne af Ansøger som støtte for synspunktet, at mærket ’TRUE BENCHMARK’ indeholder en overraskende ordsammensætning, og det vil under alle omstændigheder kræve en fortolkningsmæssig indsats af forbrugerne at afkode denne.
Undertegnede undersøger har på vegne af Kontoret begrundet, for det første, hvorfor forbindelsen (kollokationen) af ’true’ og ’benchmark’ ikke er overraskende.
Dertil kommer, at undertegnede finder det modsætningsfyldt, at Repræsentanten på den ene side argumenterer for, at forbrugerne/aftagerne er professionelle og på den anden side behøver ’en fortolkningsmæssig indsats’ for at afkode indholdet af mærket, der er søgt om.
Såfremt det er rigtigt – og som anført ovenfor har Kontoret tilsluttet sig denne vurdering – at den relevante kundegruppe er specialiserede forbrugere, hvorved der forstås forbrugere med kendskab til ’benchmarking’, indebærer det – efter undertegnedes opfattelse – at det ikke forekommer plausibelt at sætte, at denne kundegruppe ikke umiddelbart kan indse sammenhængen mellem ’benchmarking’, mærket ’TRUE BENCHMARK’ og de varer og tjenesteydelser, der søges om beskyttelse af. At ville hævde manglende evne til at se denne sammenhæng forekommer kontraintuitivt.
Kontoret og undertegnede anerkender, at Appelkammeret i sagen ’SITEINSIGHTS’ har fundet, at der også for specialiserede forbrugere, som der er tale om i dette tilfælde, gælder, at det
for the relevant public [is necessary] to perform some degree of interpretative effort of the trade mark to perceive a content. Therefore, the word combination ‘SITEINSIGHTS’, assessed as a whole, does not immediately inform the target group about the characteristics of the goods or services for which it is requested.
Undertegnede undersøger finder det imidlertid vanskeligt eller umuligt at ekstrapolere fra et sådant tilfælde til det foreliggende. Sondringen mellem beskrivende karakter og suggestiv eller indirekte karakter er for så vidt klar nok, idet førstnævnte betegnes som direkte, men sidstnævnte er indirekte beskrivende. Problemet opstår, fordi der i domspraksis alene eksisterer en række afgørelser i konkrete tilfælde, men derimod ikke angivelser af operationelle kriterier til brug for fremtidige afgørelser. Det bemærkes, at Kontorets retningslinjer i seneste udgave alene indeholder en henvisning til en afgørelse fra 1999, p. 3 (i den ajourførte engelske udgave)
Det bemærkes endvidere, at i to sager fra september 2017 har Appelkammeret fundet, at de mærker, der var søgt om, er direkte beskrivende for de omhandlede varer og ikke suggestive eller alluderende (som anført af Ansøger/Repræsentant). Det drejer sig om figurmærket PERFECT BAR (R 2440/2016-4) og ordmærket SMART 1 (R 730/2017-5). Skønt der er tale om to forskellige typer varemærke, er det fælles imidlertid, at argumentet om, at mærket alene er suggestivt, afvises af Appelkammeret.
Der er imidlertid muligt at pege på én forskel mellem det foreliggende mærke, og det, som var genstand for Appelkammerets afgørelse. Det lægges i afgørelsen til grund, at dette varemærkes første leksikalske element SITE, der kan have en række forskellige betydninger, anses for at være en kortform af ordet WEBSITE.
Noget tilsvarende er der ikke tale om i det foreliggende tilfælde, idet hverken TRUE eller BENCHMARK er kortformer af ord (’benchmark’ er et mål og ’benchmarking’ er en metode, der anvender dette mål). Denne forskel er et argument for, at der i det foreliggende tilfælde ikke er brug for en særlig ’interpretative effort’.
Dertil kommer det forhold, at vurderingen af, om et ord er deskriptivt eller suggestivt, udvikler sig over tid. I det refererede tilfælde kan det i det mindste tænkes, at SITE ikke ansås for direkte beskrivende i 2011. I dag er SITE en anerkendt betegnelse for WEBSITE, jf. https://en.oxforddictionaries.com/definition/site .
På dette grundlag fastholder undertegnede på vegne af Kontoret, at det foreliggende mærke er direkte beskrivende og ikke suggestivt.
Ad 5 Varemærket har særpræg.
Det er som bekendt Kontorets praksis – med baggrund i retspraksis – at såfremt et ordmærke anses for at være beskrivende, så følger heraf ufravigeligt, at mærket ikke har særpræg.
I det foreliggende tilfælde anfører Repræsentanten på vegne af Ansøger, at mærket ikke er beskrivende, og at det derfor har særpræg.
Undertegnede undersøger har på vegne af Kontoret og på grundlag af yderligere undersøgelser konkluderet, at den oprindelige vurdering kan fastholdes, dvs. at mærket er beskrivende. Det betyder også, at undertegnede fastholder, at mærket ikke har særpræg.
Det er som anført i indledningen EUIPOs opgave at træffe en endelig afgørelse, som i henhold til systemets indretning er appellabel.
Konklusion
Af ovennævnte årsager og i medfør af artikel 7, stk. 1, litra m), og artikel 7, stk. 2), i varemærkeforordningen gives der hermed afslag på ansøgningen om registrering af EU-varemærke nr. 16 704 603 for følgende varer og tjenesteydelser:
|
|
Ansøgningen godkendes for de øvrige tjenesteydelser:
Klasse 35 |
Tegning af abonnementer på tjenesteydelser i forbindelse med computersoftware. |
Klasse 42 |
Software som en tjeneste (SaaS); udlejning af software og softwareapplikationer; software konsulentydelser. |
I overensstemmelse med artikel 59, i varemærkeforordningen, har De ret til at klage over denne afgørelse. I henhold til artikel 60, i varemærkeforordningen skal klagen indgives skriftligt til Harmoniseringskontoret inden for to måneder fra datoen for meddelelsen af denne afgørelse. Den indgives på det sprog, som den påklagede afgørelse blev truffet på. Og inden for fire måneder efter den samme dato skal der indgives en skriftlig begrundelse for klagen. Klagen anses for indgivet, når klagegebyret på 720 EUR er betalt.
Poul Søren KJÆRSGAARD