DECISIONE

della Prima Commissione di ricorso

del 31 ottobre 2019

Nel procedimento R 154/2019-1

Antonia Botta, Orlando Botta e Carmine Botta
Via Toppola, 11, Via Cupone, 8, 84090 Giffoni Sei Casali (SA) Via Roma, 370/B 84092 Bellizzi (SA) Italia	Richiedenti / Ricorrenti

rappresentati da Avv. Francesco Musella, Via dei Fiorentini, 10, 80133, Napoli, Italia

contro

Valsoia S.p.A.
Via Ilio Barontini, 16/5 40138 Bologna Italia	Opponente / Convenuta

rappresentata da PERANI & PARTNERS S.p.A, Piazza Armando Diaz, 7, 20123, Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 938 291 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 16 737 512)

LA Prima COMMISSIONE DI RICORSO

composta da Th. M. Margellos (Presidente), C. Rusconi (Relatore) e M. Bra (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

1. Con domanda depositata in data 17 maggio 2017, Antonia Botta, Orlando Botta e Carmine Botta (“i richiedenti”) chiedevano la registrazione del marchio figurativo colorato di bianco, arancione, arancione chiaro e beige

per i seguenti prodotti (“i prodotti in contestazione”):

Classe 30 - Dolci; Dolciumi; Dolci surgelati; Dolci semifreddi; Dolci alla crema; Dolci pronti [pasticceria]; Impasti per dolci; Farina per dolci; Aromi per dolci; Preparati per dolci; Polvere per dolci; Miscele per dolci; Mousse [dessert] [dolci]; Dolci pronti [confetteria]; Glasse per dolci; Pasta per dolci; Snack dolci al riso; Biscotti [dolci o salati]; Decorazioni candite per dolci; Torte dolci o salate; Snack dolci alla frutta; Preparati per fare dolci; Glasse e ripieni dolci; Dolci di zucchero caramellato; Prodotti dolciari in barrette; Creme dolci da spalmare [miele]; Pasta alimentare [pasta per dolci]; Dolci per la prima colazione; Pasticceria; Pasticceria salata; Pasticcini [pasticceria]; Pasticceria surgelata; Pasticceria fresca; Pasticceria secca; Miscele per pasticceria; Impasto per pasticceria; Miscele per preparare prodotti di pasticceria; Prodotti di pasticceria ripieni alla frutta; Gelato; Torte-gelato; Dolce gelato; Croissant; Pasticcini, torte, crostate e biscotti; Caffè; Caffè, tè e cacao e loro succedanei; Zucchero; Miele; Confetteria; Biscotti; Biscottini; Frollini (biscotti); Wafer (biscotti); Galletta [biscotti]; Pane; Panettone; Farine alimentari; Farina [farine alimentari]; Pizza; Basi per pizza; Impasto per pizza; Focacce; Cereali; Snack ai cereali; Barrette di cereali; Cereali caldi da colazione; Preparati fatti di cereali; Prodotti alimentari a base di cereali; Preparati a base di cereali; Snack a base di cereali; Cereali per la prima colazione; Alimenti da colazione a base di cereali; Cereali per la colazione a base di riso; Cereali per la prima colazione contenenti frutta; Cereali per la prima colazione contenenti miele; Cereali per la prima colazione contenenti fibra; Cereali per la prima colazione, porridge e fiocchi d'avena; Cereali per la prima colazione contenenti una miscela di frutta e fibre; Sale; Pepe; Aceto; Senape; Mostarda; Maionese; Spezie; Condimenti; Ghiaccio; Salse [condimenti]; Dessert al gelato; Creme [dessert cotti al forno]; Prodotti da forno; Prodotti da forno surgelati; Riso; Tapioca; Sago.

2. La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 26 giugno 2017.

3. In data 7 agosto 2017, Valsoia S.p.A. (“l’opponente”) presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati prodotti.

4. L’opposizione si fondava sul motivo previsto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

5. L’opponente basava l’opposizione sui seguenti diritti anteriori:

1. Marchio italiano No 1 529 730 ATUTTAFRUTTA SANTA ROSA (denominativo), depositato il 11 luglio 2012 e registrato il 19 febbraio 2013 per i seguenti prodotti:

Classe 29 - Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

Classe 30 - Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio. 

Classe 32 - Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.  

2. Marchio italiano No 1 611 200 SANTA ROSA IL SORBETTO TANTAFRUTTA (denominativo), depositato il 5 febbraio 2014 e registrato il 15 ottobre 2014 per:

Classe 30 - Sorbetti a base di frutta.

6. In data 18 giugno 2018, i richiedenti contestavano la fondatezza dell’opposizione e domandavano che l’opponente venisse invitato, ex articolo 47 RMUE, a provare l’uso dei propri marchi.

7. In data 20 giugno 2018, la Divisione di Opposizione informava le parti che la richiesta di provare l’uso “non poteva essere presa in considerazione”, giacché non era ancora scaduto il quinquennio di cui alla norma invocata.

8. In data 26 luglio 2018, l’opponente presentava osservazioni a difesa dell’opposizione.

9. Con decisione del 22 novembre 2018, la Divisione d’Opposizione rifiutava la domanda di marchio per tutti i prodotti in contestazione, per rischio di confusione con il marchio anteriore n. 1 529 730. In particolare, la Divisione di Opposizione affermava quanto segue:

• I prodotti oggetto di protezione dei marchi in disputa sono in parte identici e in parte simili in vario grado. Essi si dirigono sia al pubblico generale che a un pubblico professionale. Il livello di attenzione del consumatore rilevante sarà medio.

• Il territorio pertinente è quello italiano.

• Il marchio anteriore è denominativo, composto dai termini “ATUTTAFRUTTA SANTA ROSA”. Il primo elemento sarà inteso da parte del pubblico di riferimento come un’espressione elogiativa che ricalca le locuzioni “a tutta forza” o “a tutta birra” ed indica che i prodotti in questione contengono frutta in quantità o qualità eccezionali. Pur dotata di un minimo grado di originalità, tale espressione è comunque debole per i prodotti de quibus. L’elemento “ROSA” sarà invece inteso come un nome proprio femminile e la dicitura “SANTA ROSA” indicherà quindi una persona di nome Rosa degna di venerazione religiosa. Non essendo tale dicitura descrittiva, allusiva o altrimenti debole per i prodotti di riferimento, presenta carattere distintivo.

• Il marchio impugnato è un marchio figurativo composto dai termini “NUOVA SANTA ROSA” scritti in caratteri ordinari maiuscoli di color beige, con l’eccezione della lettera “R” che è riprodotta in color arancione e in dimensioni maggiori che le rimanenti lettere. Nonostante la lettera “R” sia stilizzata e incompleta, essa rimane chiaramente percepibile nel marchio impugnato. Come visto poc’anzi, la dicitura “SANTA ROSA” è dotata di un grado medio di distintività intrinseca dal momento che non ha relazione con i prodotti in questione. Per contro il termine “NUOVA”, nel contesto del marchio impugnato, indica che l’attività dei richiedenti ha avuto inizio o è comparsa da poco. Di conseguenza tale termine è perlomeno debole ed ha comunque una connotazione accessoria rispetto agli elementi che lo seguono. Al di sopra degli elementi denominativi appare poi la rappresentazione grafica in arancione di un croissant e di un sole stilizzati, con sullo sfondo delle volute di color grigio. Tali elementi sono scarsamente distintivi in quanto si riferiscono alla forma che alcuni dei prodotti in questione possono assumere.

• Visivamente, i segni coincidono nei termini “SANTA” e “ROSA” identicamente contenuti in entrambi i marchi. Tuttavia, essi differiscono nella dicitura “ATUTTAFRUTTA” del marchio anteriore e nel termine “NUOVA” e negli elementi figurativi del marchio impugnato. Tali elementi aggiuntivi sono tuttavia deboli, scarsamente distintivi o svolgono un ruolo secondario. Pertanto, i segni sono da ritenersi visivamente simili in media misura.

• Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere dei termini distintivi (e co-dominanti nel segno contestato) “SANTA ROSA”, presente in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “NUOVA” del segno contestato e “ATUTTAFRUTTA” del marchio anteriore”. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che questi elementi aggiuntivi sono deboli per il pubblico rilevante. Alla luce di ciò, i segni sono foneticamente simili in media misura.

• Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che entrambi i segni saranno associati al medesimo concetto derivante dalla presenza dei termini “SANTA ROSA” e i restanti elementi dei marchi in conflitto sono deboli o secondari, i segni sono da considerarsi concettualmente simili in media misura.

• Il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di modesta capacità distintiva, vale a dire “ATUTTAFRUTTA”.

• La parola “NUOVA” è debole e svolge una funzione accessoria. L’attenzione del pubblico rilevante si sposterà quindi sugli elementi “SANTA” e ”ROSA” che la seguono e che sono gli elementi maggiormente distintivi in entrambi i marchi.

• Nelle sue osservazioni, i richiedenti sostengono che il marchio anteriore possiede un modesto carattere distintivo, in quanto vi sono molti marchi che contengono la denominazione “SANTA ROSA”, registrati in Italia ed altri Paesi.

• La Divisione di Opposizione rileva che l’esistenza di più marchi registrati non è di per sé decisiva, in quanto non rispecchia necessariamente la situazione esistente nel mercato. In altri termini, non è possibile presumere, sulla base di dati riguardanti unicamente il registro, che tutti i marchi in questione siano stati effettivamente utilizzati. Ne consegue che le prove addotte non sono in grado di dimostrare che i consumatori nell’Unione europea sono stati esposti ad una diffusa utilizzazione di marchi contenenti l’elemento “SANTA ROSA” e sono quindi abituati a tale uso. Tanto più che varie delle registrazioni in questione riguardano Paesi extraeuropei come l’Argentina, il Messico o gli Stati Uniti. In base a tali circostanze, la rivendicazione dei richiedenti dev’essere respinta.

• Infine nelle sue osservazioni, i richiedenti rivendicano la titolarità di una registrazione di marchio italiana risalente al 1998, molto simile a quella poi depositata dinanzi all’EUIPO ed oggetto della presente opposizione, coesistente con il marchio anteriore dell’opponente.

• Secondo la giurisprudenza, non è possibile escludere l’eventualità che la coesistenza di due marchi su un particolare mercato possa, unitamente ad altri elementi, contribuire a ridurre la probabilità di confusione tra tali marchi per parte del pubblico di riferimento (03/09/2009, C‑498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In alcuni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato potrebbe ridurre la probabilità di confusione che l’Ufficio rileva tra due marchi contrapposti (11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, i richiedenti del marchio dell’Unione europea abbiano debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell’interveniente su cui si fonda l’opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici (11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

• Sul punto va osservato che la coesistenza formale di alcuni marchi nei registri nazionali o in quello dell’Unione non è di per sé particolarmente rilevante. È infatti necessario dimostrare la loro coesistenza nel mercato, ovvero il fatto che i consumatori sono abituati a vedere i marchi senza confonderli. Infine, ma cosa non meno importante, occorre rilevare che, la valutazione effettuata dall’Ufficio sarà, in linea di principio, limitata ai soli marchi in conflitto.

• È quindi solo in speciali circostanze che la Divisione di Opposizione può considerare la prova della coesistenza di altri marchi nel mercato (ed eventualmente nel registro) a livello nazionale e/o dell’Unione come una indicazione dell’ “affievolimento o diluizione” del carattere distintivo del marchio dell’opponente, fatto questo che indurrebbe a negare l’ipotesi dell’esistenza di un rischio di confusione.

• Si tratta tuttavia di una questione che va valutata caso per caso. Invero, ci si trova di fronte ad una indicazione meramente orientativa, che deve essere maneggiata con cautela, dal momento che le ragioni che giustificano la coesistenza di segni simili possono essere alquanto diverse, in quanto dovute, ad esempio, a specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure ad accordi stipulati tra le parti relativi al riconoscimento di diritti anteriori.

• Pertanto, in mancanza di argomenti convincenti e suffragati da prove, la rivendicazione dei richiedenti va respinta in quanto infondata.

• Parimenti va respinta l’acquiescenza allegata dai richiedenti alla luce della registrazione di marchio italiana risalente al 1998 perché nel procedimento di opposizione, diversamente dal procedimento di nullità, non è previsto il principio di tolleranza (le regole del procedimento di opposizione non contengono un equivalente dell’articolo 61 RMUE, in virtù del quale il titolare del marchio dell’Unione europea può invocare a difesa il fatto che il richiedente la nullità abbia tollerato l’uso del marchio dell’Unione europea per più di cinque anni).

• Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

• È altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un “sottomarchio”, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

• Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

• Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 1 529 730 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

• Poiché il diritto anteriore registrazione di marchio italiano n. 1 529 730 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente.

Conclusioni e argomenti delle parti

10. In data 21 gennaio 2019, i richiedenti presentavano un ricorso avverso la decisione (“la decisione impugnata”), chiedendone l’annullamento integrale. Gli argomenti, presentati in data 22 marzo 2019 a sostegno del ricorso, possono essere sintetizzati come segue:

• Ai fini del giudizio di somiglianza tra i marchi è stata data un’importanza sproporzionata all’elemento “SANTA ROSA”, comune ai marchi, a scapito dei fattori di differenziazione, tanto figurativi quanto denominativi;

• I marchi anteriori contraddistinguono prodotti a base di frutta, e principalmente marmellate, mentre quelli che contraddistingue il marchio di cui alla domanda sono prodotti finiti e semilavorati surgelati da forno (dolci e salati), vale a dire prodotti dissimili o, per alcuni, tutt’al più simili in misura limitata;

• La capacità distintiva dei marchi anteriori è limitata non solo perché i termini “SANTA” e “ROSA” sono ampiamente sfruttati come marchi (lo dimostra l’elevato numero di registrazioni esistenti) ma anche perché l’espressione “Santa Rosa” designa, quale prodotto italiano tradizionale riconosciuto da un decreto ministeriale, una sfogliatella;

• È stata ignorata la coesistenza pacifica tra il marchio in contestazione e quelli dell’opponente;

• È stata indebitamente disattesa la richiesta di prova d’uso giacché i marchi anteriori, pur datati 2017, “rivendicano la priorità” del marchio UE n. 10 743 821, che l’opponente ha registrato nel 2012, vale a dire oltre cinque anni prima del deposito del marchio in contestazione.

11. Con la propria risposta, ricevuta in data 4 giugno 2019, l’opponente chiedeva il rigetto del ricorso. Gli argomenti presentati possono essere sintetizzati come segue:

• L’elemento distintivo e dominante dei due marchi è SANTA ROSA e questa coincidenza rende i marchi simili; i restanti elementi denominativi sono descrittivi e la loro presenza non basta a differenziare i marchi in maniera sufficiente; gli elementi figurativi presenti nel marchio in contestazione svolgono un ruolo subordinato rispetto alla parte denominativa del segno e la loro presenza non è sufficiente ad eliminare un’impressione di somiglianza;

• Il raffronto tra i prodotti va fatto sulla base dei rispettivi enunciati e non a partire da quelli effettivamente commercializzati. Alla luce di questo criterio, sussiste identità o somiglianza;

• I marchi anteriori sono da ritenersi distintivi perché privi di aderenza concettuale con i prodotti, dato che il loro elemento dominante designa una santa; non è poi vera la circostanza che il mercato alimentare è occupato da molti marchi che contengono il nome SANTA ROSA;

• La prova d’uso dei marchi anteriori non era esigibile per mancata decorrenza del periodo quinquennale di cui all’articolo 47 RMUE, a nulla rilevando, ai fini della computazione di detto periodo, che il marchio italiano del 2013 rivendichi una priorità europea del 2012.

Motivazione

12. Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.

13. Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

14. Il ricorso, tuttavia, dev’essere respinto perché infondato.

Sul motivo di ricorso concernente il rifiuto di prendere in considerazione la richiesta di prova d’uso dei marchi anteriori

15. I richiedenti fanno valere, quale motivo di ricorso avverso la decisione della Divisione d’opposizione, l’errore commesso dalla Divisione di Opposizione nel respingere la richiesta di invitare l’opponente a provare l’uso dei propri marchi.

16. Va ricordato, in proposito, che i richiedenti, in occasione della risposta all’atto di opposizione, avevano chiesto che la Divisione di Opposizione invitasse, ai sensi dell’articolo 47 RMUE, l’opponente a provare l’uso dei marchi anteriori.

17. Mediante comunicazione datata 20 giugno 2018, il Divisione Opposizione aveva informato i richiedenti che la richiesta andava respinta poiché, alla data di deposito del marchio contestato, i marchi (oggetto della richiesta di prova d’uso) erano registrati da meno di cinque anni.

18. Nella decisione resa il 22 novembre 2018, la Divisione di Opposizione non si è pronunciata sulla questione concernente la prova d’uso.

19. Poiché, da una parte, l’oggetto del ricorso è tale decisione (e non la comunicazione del 20 giugno 2018) e dall’altra parte, tale decisione non contiene alcuna statuizione in merito alla questione della prova d’uso, il motivo di ricorso che la concerne è privo di oggetto e non può formare oggetto della presente decisione.

20. Ove avessero ritenuto che l’aver respinto la loro richiesta (di far provare l’uso all’opponente) determinava, ingiustamente, la perdita di un loro diritto, i richiedenti avrebbero dovuto chiedere che la Divisione di Opposizione notificasse loro una decisione ex articoli 98 e 99 RMUE. Infatti, la lettera del 20 giugno 2018, mediante la quale la Divisione di Opposizione informava i richiedenti del rifiuto di prendere in considerazione la loro richiesta di prova d’uso, funge da “comunicazione” ai sensi dell’articolo 99 RMUE – ed è, in quanto tale, non impugnabile – e i richiedenti erano pertanto legittimati ad esigere la notifica di una decisione che avrebbero poi impugnato ex articolo 66 RMUE, facendo valere il motivo di cui trattasi nella presente sezione.

Sul rischio di confusione

21. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

22. L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

23. Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C–39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C–342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

Pubblico di riferimento

24. Nella fattispecie, il territorio da considerare è quello italiano, posto che il marchio anteriore che la Divisione di Opposizione ha posto a fondamento della propria decisione (n. 1 529 730) – e che serve da fondamento anche per la presente decisione – è un marchio nazionale, registrato in Italia.

25. Il pubblico da prendere in considerazione è quello al quale sono destinati i prodotti che i marchi contraddistinguono.

26. Si tratta, in generale, di prodotti alimentari correnti destinati al grande pubblico avente un grado medio di attenzione.

Comparazione dei prodotti

27. I richiedenti sostengono che i prodotti oggetto dei rispettivi marchi sono differenti perché quelli per i quali stanno usando il marchio sono semilavorati surgelati da forno mentre quelli contraddistinti dal marchio anteriore sono marmellate e confetture.

28. Sennonché la comparazione va fatta sulla base, non già dell’uso effettivo, bensì degli enunciati che figurano, rispettivamente, nella domanda di registrazione (per quanto riguarda il marchio impugnato) e nell’attestato di registrazione (per quanto riguarda il marchio anteriore).

29. Come la Divisione di Oopposizione ha avuto modo di determinare, a seguito di una particolareggiata comparazione – alla quale la Commissione rinvia per evitare ripetizioni – i prodotti di cui alla domanda sono identici o altamente simili a quelli, inclusi nella classe 30, di cui al marchio anteriore.

Comparazione dei marchi

30. Dal punto di vista visivo, soppesando fattori di identità e di differenziazione, è ragionevole affermare che il marchio dei richiedenti presenta un grado medio, o lievemente inferiore alla media, di somiglianza con quello anteriore. La dicitura “SANTA ROSA”, infatti, non solo è presente nei due marchi ma le viene anche assegnata la stessa posizione, vale a dire, alla destra di un’altra dicitura (“NUOVA” in un caso, “ATUTTAFRUTTA”, nell’altro).

31. A fronte di questo fattore di identità visuale, si osservano elementi di differenziazione, tanto nel testo quanto nella grafica. Differisce la dicitura posta all’inizio della parte denominativa dei due marchi: la parola “NUOVA” nel caso del marchio dei richiedenti, e “ATUTTAFRUTTA”, nel caso del marchio anteriore.

32. Il marchio della richiedente si caratterizza, poi, per la presenza di elementi figurativi che sono assenti nel marchio anteriore, registrato in forma denominativa. Questi elementi figurativi sono, in primo luogo, un sole e un cornetto, di colore arancione, circondati da volute grigie e, in secondo luogo, un disegno stilizzato che rappresenta la lettera “R” di “ROSA”.

33. Contrariamente a quanto sostiengono i richiedenti, questi elementi figurativi presentano un impatto visuale secondario rispetto al testo che sovrastano perché evocano, oltretutto in maniera sfumata nei contorni e colori, concetti facilmente riconducibili a molti dei prodotti indicati nell’enunciato (il sole evoca la maturazione del grano e il cornetto è un prodotto da forno). Inoltre, secondo esperienza e giurisprudenza consolidata (14/07/2005, T‑312/03 Selenium Ace, EU:T:205:289, § 37), è l’elemento denominativo a concentrare l’attenzione del consumatore, salvo che l’elemento figurativo abbia una capacità attrattiva maggiore. Come si è appena detto, le immagini sono evocative dei prodotti e la parte del marchio sulla quale il consumatore mediamente attento ed avveduto concentrerà la propria attenzione nelle normali occasioni di acquisto è il testo “NUOVA SANTA ROSA” e non sull’immagine del sole e del cornetto.

34. Dal punto di vista fonetico, la somiglianza è di grado medio, visto che entrambi i marchi condividono l’identico suono “SANTAROSA”, pari a quattro sillabe, alla fine della parte denominativa e differiscono nella parte iniziale, pari a tre (“NUOVA”) e cinque sillabe (“ATUTTAFRUTTA”), rispettivamente.

35. Dal punto di vista concettuale, i marchi condividono il riferimento ad un personaggio religioso (Santa Rosa) ed è proprio questo comune riferimento ad attirare, secondo la Commissione, l’attenzione del consumatore. Infatti, gli altri riferimenti concettuali espressi dai due marchi – il sole, il cornetto, la frutta – alludono direttamente o indirettamente a molti dei prodotti che vengono contraddistinti (prodotti da forno, pasticceria, ecc.), ragione per la quale colpiranno in misura minore l’attenzione del consumatore.

36. La somiglianza concettuale può dirsi, alla luce di quanto precede, medio-alta: il contenuto concettuale dell’elemento che maggiormente concentrerà l’attenzione di un consumatore mediamente attento è identico.

Carattere distintivo del marchio anteriore

37. I richiedenti sostengono che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo limitato perché l’espressione “SANTA ROSA” già compare in molte registrazioni di marchio ed è, inoltre, la designazione generica di un tradizionale dolce campano (“la sfogliatella Santa Rosa”).

38. Il fatto che siano presenti, nei registri di marchi, numerosi segni distintivi contenenti la dicitura “SANTA ROSA” non è sufficiente ad indebolire la capacità distintiva del marchio anteriore. I registri documentano, infatti, una situazione amministrativa - l’avvenuta iscrizione di un marchio in un pubblico registro - e non riflettono, neppure in via presuntiva (come invece affermano i richiedenti) la situazione reale, vale a dire, il grado di esposizione del pubblico a segni così conformati.

39. Il fatto che la denominazione “Sfogliatella Santa Rosa” figuri, come hanno dimostrato i richiedenti, nell’Elenco nazionale [alla sezione Campania] dei prodotti agroalimentari tradizionali [alla sezione Pasticceria], tenuto ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238 dal Ministero [italiano] delle politiche agricole, non può, com’è ovvio, non alimentare dubbi circa la capacità distintiva del nome “Santa Rosa” per prodotti di pasticceria, dubbi che, evidentemente, investono tanto il marchio dell’opponente quanto quello dei richiedenti.

40. Tuttavia, al marchio anteriore – che non è “SANTA ROSA”, bensì “ATUTTAFRUTTA SANTA ROSA” – deve, ai presenti fini, riconoscersi, per effetto della registrazione concessa dall’UIBM, una presunzione di validità ed un sufficiente grado di capacità distintiva.

Sull’argomento fondato sull’asserita coesistenza sul territorio italiano tra il marchio nazionale dei richiedenti e i marchi anteriori dell’opponente

41. I richiedenti invocano la titolarità del marchio italiano “NUOVA SANTA ROSA” con figura di sole e cornetto, registrato con efficacia dal 12 giugno 1998 al n. 836 986, per gli stessi prodotti i cui al presente procedimento ed affermano che lo stesso è coesistito, senza causare confusione, con i marchi dell’opponente.

42. Secondo la giurisprudenza, non è possibile escludere l’eventualità che la coesistenza di due marchi su un particolare mercato possa, unitamente ad altri elementi, contribuire a ridurre la probabilità di confusione tra tali marchi per parte del pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In alcuni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato potrebbe ridurre la probabilità di confusione che l’Ufficio rileva tra due marchi contrapposti (11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Tuttavia siffatta eventualità può essere presa in considerazione solo qualora, quanto meno nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, i richiedenti del marchio dell’Unione europea abbiano debitamente dimostrato che la detta coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da esso fatti valere e il marchio anteriore dell’interveniente su cui si fonda l’opposizione e con riserva del fatto che i marchi anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici (11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

43. I richiedenti, al riguardo, si sono limitati a produrre immagini del sito internet dell’opponente nel quale si vedono confezioni di marmellata a marchio “SANTA ROSA” (vedasi Allegato 1 alla lettera del 18 giugno 2018) e stampe della loro pagina internet, del loro profilo Facebook (Allegato 2 alla lettera citata) e di un catalogo (Allegato 3).

44. A giudizio della Commissione, il materiale fornito non contiene sufficienti indicazioni per poter valutare l’effettività della coesistenza. Non vengono date informazioni sulle vendite, i canali distributivi, la durata della coesistenza, la dimensione geografica della stessa. Non è possibile determinare se il consumatore italiano è stato esposto contemporaneamente ai prodotti (e marchi) delle parti e se tale esposizione non ha ingenerato episodi confusori.

Valutazione globale del rischio di confusione

45. Secondo la giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti e servizi di cui trattasi da parte del pubblico interessato e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati. Ne consegue che un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 09/07/2003, T‑162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30–33 e giurisprudenza ivi citata).

46. Altri fattori da prendere in considerazione sono la capacità distintiva del marchio anteriore e il grado di attenzione (vale a dire, di discernimento) del pubblico.

47. Circa i prodotti, è stata constatata identità per alcuni e somiglianza per i restanti. Il settore merceologico è quello dei prodotti alimentari.

48. I marchi presentano globalmente un elevato grado di somiglianza dal momento che si ispirano entrambi al nome di una santa (Santa Rosa). Tale nome rappresenta, dal punto di vista del consumatore di riferimento, l’elemento maggiormente distintivo in entrambi i segni dal momento che i restanti elementi denominativi (“NUOVA”, “ATUTTAFRUTTA”) e figurativi (sole, cornetto, linee grigie) sono banali (“NUOVA”, linee grigie) o evocativi della natura o contenuto dei prodotti.

49. La capacità distintiva del marchio anteriore è media o medio-bassa, per le ragioni ampiamente spiegate in precedenza. In ogni caso, va ricordata, al riguardo, la giurisprudenza secondo la quale la capacità distintiva del marchio anteriore è uno dei fattori da prendere in considerazione e che la debole capacità distintiva non elimina la possibilità di confusione.

50. Infatti, se è vero che il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, è solo uno dei vari elementi che intervengono in occasione di tale valutazione. Pertanto, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi (22/05/2012, T‑179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 52 e giurisprudenza ivi citata, e 05/10/2012, T‑204/10, Color Focus, EU:T:2012:523, § 54 e giurisprudenza ivi citata).

51. Nel caso di specie, è stato osservato che i segni in conflitto presentavano una somiglianza media e che i prodotti interessati erano identici o altamente simili. Anche a ritenerla sussistente, l’eventuale debolezza del carattere distintivo del marchio anteriore non sarebbe quindi, in ogni caso, sufficiente ad escludere ogni rischio di confusione.

52. Il grado di attenzione del pubblico può definirsi medio.

53. Perciò, la Commissione ritiene che le differenze tra i segni, anche se verranno notate dal pubblico pertinente, non bastano per escludere la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE in relazione a tutti i prodotti contestati.

54. Tale rischio di confusione si produrrà nella percezione del consumatore medio, che, secondo consolidata giurisprudenza, solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta degli stessi che ha mantenuto nella memoria (03/03/2004, T–355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41).

Spese

55. Conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all’articolo 18 REMUE, i richiedenti, quali parti soccombenti, sopportano l’onere delle spese sostenute dall’opponente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

56. Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta delle spese per la rappresentanza professionale dell’opponente, pari a 550 EUR.

57. Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la decisione della Divisione di Opposizione che ha ordinato ai richiedenti di sopportare le spese di rappresentanza dell’opponente fissate in 300 EUR e la tassa di opposizione di 320 EUR rimane impregiudicata. L’importo totale per entrambi i procedimenti ammonta, pertanto, a 1 170 EUR.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. Il ricorso è respinto;

2. I richiedenti sopportano le spese sostenute dall’opponente nel procedimento di ricorso, fissate in 550 EUR. L’importo totale a carico dei richiedenti nei procedimenti di opposizione e di ricorso ammonta a 1 170 EUR.

Firmato Th. M. Margellos

Firmato C. Rusconi

Firmato M. Bra

Cancelliere: Firmato p.o. N. Granado Carpenter