Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea

(artículo 7 y el artículo 42, apartado 2, del RMUE)]

Alicante, 18/12/2017

NET CRAMAN ABOGADOS Comte de Salvatierra, nº 10, 2º2ª E-08006 Barcelona ESPAÑA

Nº de solicitud:	017137407
Referencia:
Marca:	NEXOS TRADING EUROPA LLEGAMOS A ESPAÑA
Tipo de marca:	Marca figurativa
Solicitante:	NEXOS TRADING EUROPA S.L. CALLE COMTE DE SALVATIERRA, 10, 1º 2ª E-08006 BARCELONA ESPAÑA

La Oficina objetó el 05/09/2017 en virtud del artículo 7, apartado 1, letra h) del RMUE al considerar que el signo para el que se solicita protección cosiste en una imitación desde el punto de vista heráldico de unas banderas protegidas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París, en concreto la bandera de Europa y la bandera de España, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 19/09/2017, que pueden resumirse del siguiente modo:

• El solicitante inició los trámites para la subsanación de este motivo de denegación, solicitando a las autoridades competentes la correspondiente autorización para el uso de los emblemas protegidos por el artículo 6 ter del Convenio de París. Sin embargo, por medio de resoluciones comunicadas al solicitante el 12/09/2017, dichas autorizaciones fueron denegadas, quedando vedadas las posibilidades de subsanar la solicitud de registro de marca ante la EUIPO por la infracción del artículo 7, apartado 1, letra h) del RMUE.

• En virtud de los establecido por los Artículos 37.3 y 43.2 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea y Regla 11 del Reglamento de ejecución sobre la marca de la Unión Europea, el solicitante pide que se admita la modificación de la solicitud de marca figurativa, en el sentido de suprimir la inclusión del logotipo y tramitar la solicitud de registro como el de una marca denominativa, debido a la imposibilidad de subsanar la infracción señalada por esta Oficina respecto al uso los emblemas aunado a que la conversión de la marca en denominativa en nada afecta ni perjudica a terceros, ya que constituye una mera limitación de la misma, como lo podría ser la renuncia a alguna de las clases de productos y servicios solicitados. La inadmisión de la limitación de la solicitud como marca denominativa y no como marca figurativa, supondría para el solicitante la pérdida de las tasas abonadas y la obligación de satisfacerlas de nuevo para lograr que la solicitud de registro prospere.

• Se observan respecto a la solicitud de registro y la denegación de la misma, cambios o discordancias no revindicados por el solicitante, referentes al nombre de la marca y el tipo de marca solicitada; suponiendo este hecho, modificaciones a la solicitud original por parte de la EUIPO. La solicitud de marca especificaba como nombre de la marca solicitada la denominación ‘NEXOS TRADING EUROPA’ y la tipología de ‘Marca figurativa con elementos verbales’, aspectos que se especificaron durante el proceso de solicitud telemática en la sede electrónica de la EUIPO. La notificación de denegación de la solicitud, recoge como denominación de la marca ‘NEXOS TRADING EUROPA LLEGAMOS A ESPAÑA’ y como tipo de marca ‘Marca figurativa’, modificaciones a la solicitud de marca que no han sido en ningún momento requeridos por el solicitante.

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

A continuación se reproduce el signo en estudio así como las banderas señaladas en la carta emitida por esta Oficina el 05/09/2017:

Solicitud de marca de la Unión Europea.	Bandera de la Unión Europea.	Bandera de España.

El artículo 6 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en su versión revisada y modificada, en apartado 1 establece lo siguiente:

a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

El objetivo del artículo 6 ter del Convenio de París es impedir el registro y uso de marcas que son idénticas o notablemente similares a emblemas, signos oficiales y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por los Estados o a emblemas, abreviaciones y nombres de organizaciones intergubernamentales. Dicho registro o uso tendría un efecto negativo en el derecho de la autoridad de que se trate de controlar el uso de los símbolos de su soberanía y, además, podría inducir a error al público en lo que se refiere a la procedencia de los productos y servicios para los que se usan estas marcas.

El 08/09/2012 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Acuerdo administrativo con el Consejo de Europa relativo al uso del emblema europeo por terceras partes, en su apartado 2 referente a las ‘Condiciones de uso’, establece que queda permitido el uso del emblema europeo y/o cualquiera de sus elementos, independientemente de si el uso es de naturaleza comercial o sin ánimo de lucro, salvo ciertos supuestos; por su parte el inciso 3) relativo a la ‘Marca y cuestiones conexas’ del Acuerdo citado, señala claramente lo siguiente:

El uso del emblema europeo de conformidad con las condiciones establecidas en la sección anterior no significa que se acceda a la inscripción del emblema o de una imitación del mismo como marca o cualquier otro derecho de propiedad intelectual. La Comisión Europea y el Consejo de Europa continuarán haciendo un seguimiento de las solicitudes de registro del emblema europeo o parte de él como (parte de) derechos de propiedad intelectual, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Por su parte, la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, en su artículo 8, ordena claramente lo siguiente:

Se prohíbe la utilización en la bandera de España de cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas.

La marca imita la bandera de la Unión Europea ya que contiene un círculo con 12 estrellas doradas idénticas de cinco puntas que no se tocan entre sí, en posición vertical y con la punta dirigida hacia arriba e imita la bandera española al incluir parte del escudo de España junto con los colores amarillo y rojo que conforman a la misma.

El RMUE en su artículo 7, apartado 1, inciso h) señala que las marcas por falta de autorización de las autoridades competentes, deberán ser denegadas en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París sobre protección de la Propiedad Industrial. Tal y como se señaló en la notificación de fecha 05/09/2017, para superar el motivo de denegación, el solicitante tenía que pedir una autorización para el registro de la marca a la autoridad competente del Estado o a la organización pertinente.

En este sentido, la solicitante manifiesta en su escrito de fecha 19/09/2017 que requirió dichas autorizaciones para el uso de las banderas tanto a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de España el 05/09/2017 como al Centro de Contacto Europe Direct del Consejo Europeo en fecha 12/09/2017, y mediante resoluciones de fechas 12/09/2017, ambas autoridades negaron respectivamente el uso de las banderas de España y de la Unión Europea.

Respecto al argumento de la solicitante en el que señala que con fundamento en los artículos 37.3 y 43.2 del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, en la actualidad artículos 42.2 y 49.2 respectivamente y de la Regla 11 del Reglamento de ejecución sobre la marca de la Unión Europea, se modifique la solicitud de marca y se suprima la inclusión del logotipo y tramitar la solicitud de registro como el de una marca denominativa. Sobre el particular se le hace de su conocimiento que el artículo 49, apartado 2) del RMUE señala claramente lo siguiente:

Por otra parte, la solicitud de marca de la Unión solo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar el nombre y la dirección del solicitante, faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe la lista de productos o servicios. Si las modificaciones se refirieran a la representación de la marca o a la lista de los productos o servicios y se introdujeran después de la publicación de la solicitud, esta se publicará tal como quede una vez modificada.

En primer lugar, la Oficina ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 42.2 del RMUE ya que el solicitante ha dispuesto de dos meses para enviar sus observaciones en respuesta a la objeción. En relación a artículo 49.2 del mismo Reglamento, esta Oficina considera que cambiar la marca de figurativa a denominativa no entra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo referido, en virtud de que la modificación solicitada en ningún caso se haría con el motivo de rectificar algún error, al contrario, la misma afectaría sustancialmente la marca en estudio. En efecto, el mencionado artículo indica claramente que la solicitud de marca sólo podrá ser modificada para rectificar el nombre y la dirección del solicitante, faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos; sin embargo, la modificación propuesta consistente en eliminar los diversos elementos figurativos del signo; obviamente no es una rectificación del nombre o dirección, falta de expresión o transcripción, o error manifiesto, sino que es una modificación que afecta sustancialmente a la marca. No obstante, la Oficina desea aclarar que lo que el solicitante ha pedido es una modificación de la marca y no una limitación de la lista de productos y servicios.

En relación con lo anterior, la solicitante tenía la obligación de asegurarse de contar con la oportuna autorización para registrar una marca en la que se imitan las banderas de la Unión Europea y de España. Consecuentemente, ante la falta de autorización de las autoridades competentes, esta Oficina deniega la solicitud de marca con fundamento en el artículo 7, apartado 1, inciso h) del RMUE.

En la solicitud de marca de la Unión Europea que nos ocupa, el solicitante indicó lo siguiente:

El solicitante indicó ‘marca figurativa con elementos verbales’, y la Oficina la ha clasificado el signo como ‘figurativa’, acorde a su práctica. Por otro lado, el solicitante indicó en la solicitud como elementos denominativos de la marca ‘NEXOS TRADING EUROPA’, y la Oficina adaptó estos elementos a la realidad, ya que no sólo se compone de estos tres términos sino que también consta la frase ‘LLEGAMOS A ESPAÑA’. Sin embargo, esto no es una modificación de la marca, ya que el signo es únicamente la representación figurativa solicitada , sino que es una adaptación o actualización de los elementos denominativos visibles que realmente componen la marca. Sin embargo, este hecho en nada varía el motivo de denegación absoluto en razón de que el mismo se basó en la imitación de las banderas de la Unión Europea y de España, es decir, se tomó en cuenta la parte figurativa del conjunto de la marca.

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra h), se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 137 407 para todos los productos y servicios solicitados.

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Moises Paulo ROMERO CABRERA