OPOSICIÓN Nº B 3 011 163

Viña Carmen S.A., Apoquindo 3669, Piso 6, 6760350 Las Condes, Chile (parte oponente), representada por Disain IP, Avda. La Goleta, 17, Esc. 2, 2ºC, 03540 Alicante, España (representante profesional)

c o n t r a

Juan Ramón Lozano S.A.U., Avda. Reyes Católicos Nº 156, 02600 Villarrobledo (Albacete), España (solicitante), representado por R. Volart Pons y Cía., S.L., Pau Claris 77, 2º, 1ª, 08010 Barcelona, España (representante profesional).

El 05/04/2019, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 3 011 163 se estima para todos los productos impugnados.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 210 121 se deniega en su totalidad.

3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 210 121 (figurativa). La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 3 452 521 “CARMEN” (denominativa). La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

PRUEBA DEL USO

Con arreglo al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o, en su caso, la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para no utilizarla. La marca anterior está sometida a la obligación de uso si en esa fecha ha estado registrada durante, al menos, cinco años.

Esta misma disposición establece que, a falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca de la Unión Europea nº 3 452 521 “CARMEN” (denominativa) en que se basa la oposición.

La fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 15/09/2017. Por tanto, se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca en la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en la Unión Europea del 15/09/2012 al 14/09/2017 inclusive.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la fecha de referencia antes mencionada.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los productos en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 33: Vinos.

Con arreglo al artículo 10, apartado 3, del RDMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 29/06/2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del RDMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 04/09/2018. Dicho plazo fue prorrogado a instancia del oponente hasta el 04/11/2018. La parte oponente presentó pruebas el 02/11/2018 (dentro del plazo establecido).

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

 Anexos 1-6: 26 facturas en euros emitidas por la parte oponente a diversos clientes en la Unión Europea (en Bélgica, Irlanda, Polonia, Eslovaquia, Alemania, Dinamarca, Letonia y Estonia), entre los años 2012 y 2017. Las facturas muestran, entre otras, la marca “CARMEN” en relación con vinos.

 Anexo 7: 7 fotografías donde aparecen botellas de vino bajo la marca “CARMEN”. El origen es desconocido, aunque según la parte oponente pertenecen a revistas especializadas del sector. Únicamente una de ellas contiene una referencia temporal al año 2011. Algunas tienen textos en lituano (las mismas imágenes aparecen en los informes descritos a continuación).

 Anexos 8 y 9: copias de informes emitidos por la compañía estonia “Liviko”, distribuidora de la parte oponente en los países bálticos, sobre las estrategias de venta y actividades promocionales de los vinos etiquetados con la marca “CARMEN” en Lituania, principalmente de los años 2009-2010 (Anexo 8) y 2011-2012 (Anexo 9), con datos de años anteriores y (previsiones) de años posteriores. El informe está en inglés pero es clara la referencia a la marca y el producto debido principalmente a la presencia de varias imágenes de botellas de vino con la marca. La moneda indicada es la litas lituana con su equivalencia en euros.

 Anexo 10: extractos de la página web de la parte oponente, www.carmen.com, donde aparecen diferentes variedades de vinos bajo la marca “CARMEN”. Los extractos no están fechados pero algunos contienen indicaciones de copyright del año 2016.

Las facturas, fotografías e informes comerciales demuestran que el lugar de uso son diversos países de la UE. Esto se puede deducir de la lengua de las fotografías con texto (lituano), las divisas mencionadas (euro y litas lituana) y las direcciones de Bélgica, Irlanda, Polonia, Eslovaquia, Alemania, Dinamarca, Letonia y Estonia que aparecen en las facturas, así como la referencia a actividades comerciales en Lituania en los informes. Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia.

La fecha de la mayoría de las pruebas corresponde al periodo pertinente.

Por otro lado, las pruebas referentes al uso hecho fuera del periodo pertinente no se tienen en cuenta, a menos que contengan pruebas indirectas concluyentes de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo también durante dicho periodo. Las circunstancias posteriores al periodo pertinente pueden permitir confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca anterior durante dicho periodo y las intenciones reales del titular de la Marca de la Unión Europea durante el mismo (27/01/2004, C‑259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).

En el asunto en cuestión, la mayoría de la prueba relativa al uso fuera del periodo pertinente, en particular las tres facturas de 2012 y una fechada en 2017, confirma el uso de la marca de la parte oponente durante dicho periodo. Esto se debe a que el uso al que se refieren es muy cercano en el tiempo al periodo pertinente (anterior y posterior).

Los documentos presentados, en particular, las facturas, ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, el ámbito territorial, la duración y la frecuencia del uso. Se ha presentado una muestra de facturas emitidas de forma continua y regular durante el periodo relevante, y por cantidades considerables.

En el contexto del artículo 10, apartado 3, del RDMUE, la expresión «naturaleza del uso» se refiere al uso del signo de acuerdo con su función, al uso de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada o de una variación de la misma en el sentido del artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, y a su uso para los productos y servicios para los que está registrada.

Con arreglo al artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, a efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: el empleo de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada, con independencia de si la marca, en la forma en que se utilice, también esté o no registrada a nombre del titular. Al examinar el uso de un registro anterior a los fines del artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE, se podrá aplicar el artículo 18, por analogía, para verificar si el uso del signo constituye o no un uso efectivo de la marca anterior por lo que respecta a su naturaleza.

En el presente asunto, el signo se utiliza correctamente dado que no modifica el carácter distintivo de la marca en la forma en que ha sido registrada. En particular, la marca se utiliza en forma denominativa en las facturas, mientras que en las imágenes que muestran el uso de la marca sobre el producto, se aprecia el signo con una tipografía ligeramente estilizada dentro de etiquetas habituales en el sector (conteniendo un escudo de armas) y junto a otros elementos descriptivos como “Chile”, “Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, etc.

En vista de lo anterior, la División de Oposición considera que la prueba demuestra el uso de la marca en la forma bajo la cual ha sido registrada en el sentido del artículo 18, apartado 1, segundo párrafo, letra a), del RMUE.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que, si bien la documentación presentada por la parte oponente no es particularmente exhaustiva, sí alcanza el mínimo necesario para declarar que se ha hecho un uso efectivo la marca anterior en el territorio de referencia durante el periodo de referencia en relación con vinos.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

a) Los productos

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 33: Vinos.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 33: Sangría.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

La sangría impugnada es similar a los vinos de la parte oponente. Estos productos pertenecen a la misma categoría (naturaleza) de bebidas alcohólicas destinadas al público en general, por lo que poseen el mismo método de uso y público relevante, además de estar en competencia. Estas bebidas pueden servirse en restaurantes y bares, y están a la venta en supermercados y tiendas de comestibles. Además, pueden encontrarse en la misma zona de los supermercados, aun cuando se pueda hacer alguna distinción respecto de su correspondiente subcategoría.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados similares están dirigidos al público en general. El grado de atención se considera medio (19/01/2017, T-701/15, LUBELSKA (fig.) / Lubeca, EU:T:2017:16, § 22 y jurisprudencia citada en ella).

c) Los signos y el carácter distintivo de la marca anterior

CARMEN
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

En el caso de las marcas denominativas, está protegida la palabra como tal y no su forma escrita (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). Por tanto, es irrelevante si la marca denominativa anterior se representa en letras mayúsculas o minúsculas, o en una combinación de las mismas. En consecuencia, la diferencia entre los signos en este sentido carece de importancia.

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

Los elementos "RED Sangría” y “SERVE VERY COLD!” contenidos en la marca impugnada constituyen elementos diferentes entre los signos. La División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla inglesa, ya que, para estos consumidores, los elementos mencionados tienen un impacto reducido por los motivos que se explican más abajo.

Por otro lado, un elemento insignificante se refiere a un elemento que, por sus dimensiones o su posición, no destaca a primera vista o es parte de un signo complejo. En el signo impugnado hay elementos, como “Product of Spain” o “EXCLUSIVE SANGRÍA OF GENERATIONS”, que apenas son perceptibles debido a su reducido tamaño y posición en la parte inferior del signo, además de ser indicativos del tipo de producto o de su origen. Como es probable que el público destinatario los ignore, no se tendrán en cuenta en la comparación.

El elemento “Carmen”, común a ambos signos, será asociado por el público destinatario a un nombre de pila de origen español. Puesto que no guarda ninguna correlación con los productos concernidos, además de ser un nombre de pila infrecuente en el territorio de referencia, posee un carácter distintivo normal.

La parte oponente afirma que la marca anterior goza de un alto carácter distintivo por este motivo (ausencia de relación con los productos para los que se encuentra registrada). Sin embargo, al menos según el marco legal relevante, una marca no puede tener un carácter distintivo intrínsecamente alto, ya que este último solo puede adquirirse mediante el uso en el mercado. Por lo tanto, este argumento debe ser desestimado. En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca denominativa anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco que, como se ha indicado anteriormente, debe considerarse normal.

El elemento “Dolce” del signo impugnado no tiene ningún significado para la mayor parte del público destinatario, mientras que otra parte es posible que lo asocie a un término musical de origen italiano referido al tempo dulce y suave en la interpretación. En cualquier caso, debido a su posición a continuación del nombre de pila “Carmen” (ambos junto a la representación de un personaje femenino), a la coincidente tipografía de ambos y a su inicial en mayúscula, es altamente probable que se asocie a un apellido (de origen extranjero). En cualquiera de los casos, el elemento “Dolce” es distintivo al no guardar relación alguna con los productos en cuestión, ni ser un apellido común en el territorio de referencia (05/10/2011, T-421/10, Rosalía de Castro, EU:T:20011:565, § 50-51).

Los elementos “RED Sangría” (así como la copa con una bebida roja sostenida por el personaje femenino) y “SERVE VERY COLD!” del signo impugnado se asociarán al tipo de producto (“sangría roja”) y a una sugerencia de presentación (“¡servir muy fría!”). Teniendo en cuenta que el producto correspondiente es sangría, estos elementos no son distintivos para dicho producto.

Si bien la forma de la etiqueta es habitual en el sector, su diseño y en particular la representación de la figura femenina de estética vintage con unos rayos que surgen desde su espalda, es distintiva al carecer de relación respecto a los productos en cuestión (excepción hecha de la copa indicada anteriormente).

Los elementos “Sangría Carmen Dolce”, junto al diseño de la etiqueta y la representación del personaje femenino del signo impugnado son los elementos co-dominantes, pues son los que, visualmente, más atraen la atención en el conjunto del signo, dado que los elementos verbales “RED” y “SERVE VERY COLD!” aparecen representados en un tamaño inferior y en tipografía blanca poco perceptible.

Sin embargo, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visualmente, los signos coinciden en el elemento verbal “Carmen” que constituye la totalidad de la marca anterior, así como uno de los elementos más distintivos y co-dominantes del signo impugnado. Los signos se diferencian en el resto de elementos verbales y figurativos presentes en la marca impugnada, si bien el peso de algunos de ellos debe ser relativizado por ser visualmente menos atrayentes y/o no distintivos, o tener un menor impacto sobre el consumidor.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud visual bajo.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido del elemento “Carmen”, presente en ambas marcas. La pronunciación difiere en el sonido del elemento “Dolce” (de carácter distintivo normal), así como, en caso de ser pronunciados, de los elementos “red sangría” y “serve very cold!” (en ambos casos no distintivos) del signo impugnado, que no tienen equivalentes en la marca anterior.

Por consiguiente, los signos tienen un grado medio de similitud fonética.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que los signos se asociarán con el mismo nombre de pila, pero la marca impugnada contiene además un apellido, ambos de carácter distintivo normal, junto con otros elementos de menor peso en la comparación, los signos son, desde el punto de vista conceptual, similares en un grado medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que el público puede hacer de ella entre las dos marcas y del grado de similitud entre los signos y los productos o servicios (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

En el presente caso, los productos son similares y están dirigidos al público general, con un nivel de atención medio. Además, el carácter distintivo de la marca anterior se considera normal.

Las marcas enfrentadas son visualmente similares en grado bajo, mientras que fonética y conceptualmente son similares en grado medio. La marca anterior “Carmen” está totalmente contenida en el signo impugnado como un elemento distintivo independiente que forma, junto al elemento “Dolce”, un nombre propio, no teniendo ninguno de ellos un mayor carácter distintivo que el otro (05/10/2011, T-421/10, Rosalía de Castro, EU:T:20011:565, § 50-51). La mayor parte de las diferencias que se aprecian en el signo impugnado consisten en elementos verbales visualmente menos atrayentes y/o no distintivos, así como en componentes figurativos que poseen, cuando menos, un menor impacto que el elemento verbal.

No hay que olvidar que los productos relevantes son bebidas y, habida cuenta de que estas se suelen pedir en establecimientos ruidosos (bares, clubs nocturnos), la similitud fonética entre los signos es especialmente relevante (15/01/2003, T‑99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

Además, el Tribunal General sostuvo que, en el sector del vino, los consumidores de dicho producto están habituados a designarlo y a reconocerlo en función del elemento denominativo que sirve para identificarlo, especialmente en los bares y restaurantes, en los que se pide el vino verbalmente tras haber visto su nombre en la carta de vinos (23/11/2010, T‑35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T‑40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T‑332/04, Coto d’Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Por consiguiente, en tales casos, ha de concederse especial importancia a la similitud fonética entre los signos en liza. Estas consideraciones son igualmente aplicables al producto impugnado.

Igualmente debe señalarse que el riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, abarca también los casos en los que el público más que confundir directamente las marcas les atribuye el mismo origen empresarial. De este modo, el consumidor considera que los productos proceden de la misma empresa, particularmente al pensar que la marca impugnada es una mera variante de la marca anterior. En este sentido, resulta relevante destacar que es habitual que las empresas utilicen, para distinguir sus diferentes líneas de productos, marcas derivadas de una principal y que compartan con ella un elemento común (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

En consecuencia, la División de Oposición considera que las diferencias existentes entre los signos no son suficientes para contrarrestar la similitud entre los mismos, por lo que el consumidor puede llegar a la conclusión de que los signos referidos tienen un mismo origen empresarial.

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión en la parte del público destinatario que hable inglés. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente decisión, un riesgo de confusión respecto de solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea nº 3 452 521. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Helen Louise MOSBACK

Eva Inés PÉREZ SANTONJA

Alicia BLAYA ALGARRA

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).