Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV

Alicante, 23/04/2018

GÖHMANN Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft mbB Landschaftstraße 6 D-30159 Hannover ALEMANIA

Anmeldenummer:	017318817
Ihr Zeichen:	2017TM07115EU
Marke:	Engineered for Efficiency
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Continental Reifen Deutschland GmbH Intellectual Property, Postfach 169 D-30001 Hannover ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 24. Oktober 2017 die Anmeldung unter Berufung auf deren fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 lit b) und deren beschreibenden Charakter gemäß Artikel 7 Absatz 1 lit c) Artikel 7 Absatz 2 UMV. Der Beanstandungsbescheid befindet sich im Anhang zu diesem Bescheid. Die Anmelderin nahm mit Schriftsatz vom 21. Februar 2018 zur Beanstandung Stellung, die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden.

Nach Auffassung der Anmelderin läge das Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b) UMV insbesondere aus folgenden Gründen nicht vor:

1. Die Anmeldung wäre nicht beschreibend.

2. „Effizienz“ und „Leistungsfähigkeit“ wären einschlägigere Übersetzungsmöglichkeiten und nicht „Funktionsfähigkeit“. Auch „engineered“ sei nicht unbedingt mit „entwickelt“ zu übersetzen, da es auch „konstruieren“, „organisieren“, „einfädeln“ oder „in die Wege leiten“ bedeuten könne. Die Prüfung greife anhand der unzureichenden Übersetzung zu kurz.

3. Die Anmeldung sei unterscheidungskräftig. Ein geringer Grad an Unterscheidungskraft sei ausreichend.

4. Der Slogan enthalte eine Alliteration. Er sei einprägsam, prägnant und originell. Es sei nicht richtig, dass dieser Slogan phantasielos sei. Die Anmeldung habe auch mehrere Bedeutungen.

5. Der Slogan „Vorsprung durch Technik“ der Firma Audi sie seinerzeit schon 91% der befragten Personen bekannt gewesen. Er sei für Klasse 12 vom Amt als Marke eingetragen worden (Nr. 621086 und 3016292). In der Automobilindustrie kämen zudem kurze Slogans zum Einsatz.

6. Neben „Nichts ist unmöglich“ seien noch weitere Voreintragungen zu berücksichtigen:

7. Eine Marke könne als Werbeslogan aufgefasst werden und gleichzeitig als Herkunftshinweis dienen, auch wenn sie anpreisend sei.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Entscheidung

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV – Mangelnde Unterscheidungskraft

Die verfahrensgegenständlichen Waren sind:

12 Reifen; Schläuche für Reifen.

Alle Waren werden zurückgewiesen.

Absolute Schutzhindernisse:

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Waren um solche, die sich an breite Verkehrskreise (Durchschnittsverbraucher) als auch an Gewerbetreibende (Fachkreise) richten. Der Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise wird durchschnittlich sein. In Hinblick Gewerbetreibende kann die Aufmerksamkeit erhöht sein.

Die Anmeldung lautet: Engineered for Efficiency

Die Anmeldung wurde gem. Art. 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV beanstandet. Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (21/10/2004, C-64/02 P, „Das Prinzip der Bequemlichkeit“, EU:C:2004:645, § 33, 07/10/2004, C-136/02 P, „Maglite“, EU:C:2004:592, § 29.

Die Anmeldung setzt sich aus Wörtern der englischen Sprache zusammen. Vorauszuschicken ist zunächst, dass englische Muttersprachler keinerlei Übersetzungen bedürfen. Eine Erläuterung oder Übersetzung käme für nicht englischsprachige Verkehrskreise in Frage. Unter diesem Blickwinkel sind die vorgetragenen Argumente zu möglichen besseren Übersetzungen zu sehen.

Wenngleich der Schriftsatz der Anmelderin mit 27 Seiten äußerst umfangreich ist und über drei Seiten Ausführungen zu den einzelnen Wortbestandteilen der Marke vorgenommen wurden, wurde dem Amt keine Übersetzung der Anmelderin unterbreitet. Die Ausführungen werden in ihrer Allgemeinheit wohl ihre Richtigkeit haben, sind aber nur bedingt hilfreich.

In Anbetracht der Ausführung könnte man das Zeichen mit „Konstruiert für Wirksamkeit“ oder „Konstruiert für Effizienz“ übersetzen¹.

Das Ziel ist daher die Wirksamkeit oder wie im Beanstandungsbescheid ausgeführt die Funktionsfähigkeit. Die angemeldeten Waren wurden demnach für die Wirksamkeit konstruiert.

Auf dem Markt ist es wichtig sich von Mitbewerbern abzuheben. Die Unterscheidung von anderen ist erforderlich, um die eigenen Erzeugnisse zu vermarkten. Das Besondere der eigenen Waren wird demnach oftmals in der Werbung betont. Sich abheben, ansprechen, anders sein, können als Grundsätze für das Marketing dienen.

Engineered for Efficiency ist hier keine Ausnahme, vielmehr reiht sich dieser Werbespruch in die Reihe anderer ein. Die Botschaft der Anmeldung ist, dass die Wirksamkeit der Waren beworben wird. Die Waren sind nämlich für die Wirksamkeit konstruiert worden.

Für alle Waren gilt diese Bekundung der Anmelderin.

Engineered for Efficiency kann als eine verkaufsfördernde, lobende Aussage wahrgenommen werden, die zum Zweck hat, die positiven Eigenschaften der Waren hervorzuheben, nämlich, dass diese letztlich besonders wirksam sind bzw. der Effizienz dienen (20/11/2002, T 79/01 & T 86/01, Kit Pro / Kit Super Pro, EU:T:2002:279, § 26; 15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 83).

Den Käufern der Waren tritt das Zeichen bei ihrer Abnahme oder bereits vorher in der Werbung entgegen. Insofern steht außer Zweifel, dass das Zeichen immer im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gezeigt wird. Zu bedenken ist auch, dass unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b kein unmittelbar beschreibender Zusammenhang gefordert ist. Zeichen ohne Unterscheidungskraft sind hier von der Eintragung ausgeschlossen.

In Hinblick auf Fachkreis kann die Aufmerksamkeit in etwas erhöht sein, weil sie häufig Reifen und Schläuche an Fahrzeugen anbringen und sich daher naturgemäß mehr um die Erzeugnisse kümmern als der Durchschnittsverbraucher.

Es ergibt sich jedoch aus der Rechtsprechung, dass trotz des Umstands, dass sogar ein aus Fachleuten bestehendes Publikum im Allgemeinen eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legt, diese Aufmerksamkeit gegenüber Werbebotschaften, die für ein informiertes Publikum nicht maßgebend sind, verhältnismäßig gering sein kann (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24, § 28; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 20).

Das Gleiche trifft auf den Allgemeinverbraucher zu, wenn er mit einer reinen Werbebotschaft konfrontiert wird (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27).

Die angemeldete Wortfolge Engineered for Efficiency ist sprachüblich gebildet. Sie ist einfach und alltäglich. Der Käufer erhält letztlich nur die Information dass die Waren für Wirksamkeit/Effizienz konstruiert wurden. Die im Beanstandungsbescheid getroffenen Erwägungen sprechen dafür dass der Anmeldung die notwendige Unterscheidungskraft fehlt. Es ist kein Umstand ersichtlich, dass das Zeichen als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen in Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Waren dienen kann.

Es trifft zu, dass nicht unbedingt ein Phantasieüberschuss vorhanden sein muss, um ein Zeichen als markenfähig einzustufen (die Rechtsprechung wird berücksichtigt). Bei Vorliegen eines Phantasieüberschusses wäre jedenfalls eine Marke gegeben. Die Anmeldung ist in Hinblick auf die beanspruchten Waren banal also phantasielos. Die Gesamtkombination Engineered for Efficiency bleibt nämlich im Bereich des Alltäglichen und ist daher auch nicht originell oder prägnant, mag auch die Anmelderin anderer Auffassung sein. Es stimmt zwar, dass die Anmeldung weniger bestimmt als andere Werbesprüche sein mag, doch dies macht sie nicht schutzfähig, da die Aussage durch ihre Alltäglichkeit auf viele Anbieter von Waren oder Dienstleistungen zutreffen kann und daher ohne ständige Schulung durch die Abnehmer nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werden wird. Von einer vagen (schutzfähigen) Bezeichnung kann daher nicht gesprochen werden.

Es mag sein, dass sehr aufmerksame Verbraucher einen Reim (Alliteration) erkennen können. Ein solcher ist jedoch wohl für die Mehrzahl der Verbraucher nicht offensichtlich.

Es ist nicht unbedingt leicht eine Trennlinie zu treffen, wo die Unterscheidungskraft aufhört und ein unterscheidungskräftiges Zeichen anfängt, jedenfalls aber gibt es vorliegend keine Indizien, die auf ein unterscheidungskräftiges Zeichen schließen ließen wie etwa auffallende oder überraschende Elemente, Reim, eine ungewöhnliche Wortstellung, einen altertümlich anmutenden Ausdruck oder andere Umstände des Einzelfalles.

Zum Argument des Anmelders, das EUIPO habe bereits ähnliche Zeichen eingetragen, ist darauf hinzuweisen, dass jede Marke ein eigenes Prüfungsverfahren durchläuft, wobei das Ergebnis auf spezifische Gründe gestützt wird. Auch unter der Maßgabe des Amtes, eine kohärente Entscheidungspraxis zu entwickeln, kann dies das Amt in einem anderen Verfahren jedoch nicht von seiner Verpflichtung entheben, den vorliegenden Fall selbständig zu bewerten. Im Übrigen lassen sich die Gründe für solche Eintragungen im Nachhinein meist nicht mehr ermitteln und sind auch letztlich belanglos, weil der Gedanke völliger Fehlerfreiheit und Kohärenz des EUIPO und völliger EU-weiter Harmonisierung nicht nur in der Gesetzgebung, sondern auch in der nationalen Prüfungspraxis ein in der Realität nicht erzielbares idealistisches Konstrukt ist. Daher stellen Voreintragungen höchstens ein Indiz dar, welches in Betracht gezogen werden kann, ohne dass ihm innerhalb des Anmeldeverfahrens ein wesentliches Gewicht zukommt. In der vorliegenden Entscheidung sind die Voreintragungen berücksichtigt worden, sie vermögen aber aus den dargelegten Gründen die Auffassung des Amtes nicht zu ändern.

Zu den von der Anmelderin angeführten Fällen:

Wie die Anmelderin selbst zum Fall „Vorsprung durch Technik“ anmerkt, waren dort besondere Umstände gegeben, nämlich dass das Publikum diesen Slogan bereits kannte. Derartige besondere Umstände hat die Anmelderin für den vorliegenden Fall nicht geltend gemacht.

Die Anmelderin führt folgende Gruppe von Fällen an:

Keiner dieser Slogans ist wirklich mit der Anmeldung vergleichbar. Es ist allerdings richtig, dass es sich bei all den Fällen um ziemlich kurze Werbesprüche handelt. Der Prüfer bestreitet auch nicht, dass es kurze schutzfähige Werbesprüche geben kann wie etwa „Opel. Wir leben Autos“. Im vorliegenden Fall wird gerade keine Marke wie „Opel“ oder „Goodyear“ genannt, sondern es ist eine reine Wortfolge zu beurteilen. Auch bleibt die vorliegende Wortfolge nicht gänzlich vage wie etwa bei „Nichts ist unmöglich“.

Mit einer weiteren Gruppe von Fällen möchte die Anmelderin möglicherweise suggerieren, Anmeldungen mit „engineered“ seien eintragbar.

Bei „engineered to excite“ ist wohl der Bestandteil „to excite“ dasjenige, was die Aufmerksamkeit erregt. „Verlässlichkeit“ oder auch „Luxus“ kann man nicht wirklich „konstruieren“, daher wurde wohl „engieered reliability“ und „ENGINEERS OF LUXURY“ zugelassen. Auch bei den weiteren Vergleichsfällen mögen die Umstände des Einzelfalles für die Zulassung gesprochen haben. Die genannten Fälle sind jedenfalls jetzt nicht Gegenstand.

Es besteht jedenfalls kein Anspruch auf Wiederholung fehlerhafter Entscheidungen (08/07/2004, T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 59). Zudem ist festzustellen, dass die Entscheidungen des Amtes über die Eintragung eines Zeichens gemäß UMV gebundene Entscheidungen und keine Ermessenentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der UMV und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, §§ 48, 49).

Soweit die Anmelderin ausführt die Wortbestandteile hätten mehrere Bedeutungen, so ist dieses Argument im Wesentlichen nur für nicht englischsprachige Verkehrskreise relevant, die eventuell etwas länger nachdenken müssen. Einige der genannten Übersetzungsmöglichkeiten werden zudem kaum in Kontext von Reifen oder Schläuchen maßgeblich sein wie etwa „einfädeln“.

Es kann grundsätzlich durchaus ein wohlwollender Prüfungsmaßstab vertreten werden, das heißt, dass in wirklichen Zweifelsfällen für den Anmelder zu entscheiden ist. Vorliegend liegt jedoch kein derartiger Zweifelsfall vor.

Dem Zeichen fehlt es auf Grund der Ausführungen das erforderlichen Mindestmaß an Unterscheidungskraft für alle zurückgewiesenen Waren.

Soweit die Anmelderin Ausführungen zum beschreibenden Charakter gemacht hat, wird darauf hingewiesen, dass sich die Zurückweisung nur auf Artikel 7(1)(b) UMV stützt und daher diese Ausführungen gegenstandslos geworden sind.

Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 UMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vor, nämlich in den Teilen, in denen die englische Sprache gesprochen und verstanden wird.

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 17318817  Engineered for Efficiency für alle Waren zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Wolfgang SCHRAMEK