OPOSICIÓN Nº B 3 046 417

Toys Centre S.L., Carretera de St. Joan Despi s/n, 08940 Cornella de Llobregat, España (parte oponente), representada por Aguilar i Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Zaldi Sillas De Montar S.A., Polígono Industrial El Montalvo, Parcela 112 37008 Salamanca, España (solicitante), representado por Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal 78, 28043 Madrid, España (representante profesional).

El 21/11/2019, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 3 046 417 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud (clase 18) de marca de la Unión Europea nº 17 367 111 “DRIM”. La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 11 663 556 y el registro de marca española nº 2 993 005 para la marca figurativa ; además del registro de marca española nº 3 003 142 . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, y el artículo 8, apartado 5, del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

a) Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Marca de la UE nº11 663 556

Clase 28: Juegos, juguetes y artículos para la práctica de los deportes (excepto vestidos).

Clase 35: Servicios de venta al detalle en comercios y a través de internet, a saber de material escolar, juegos, juguetes, artículos para el ocio y el deporte y, en general, de productos lúdicos, de ocio y de enseñanza destinados al público infantil.

Marca española nº 2 993 005

Clase 35: Servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes telemáticas, particularmente de todo tipo de artículos para el ocio el deporte y destinados al público infantil.

Marca española nº 3 003 142

Clase 35: Servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes telemáticas, particularmente de juegos, juguetes, artículos para el ocio y el deporte y, en general, productos destinados al público infantil.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 18: Sillas de montar.

Los productos impugnados son un aparejo para montar a caballo; una silla de montar es un elemento que une al jinete a los lomos de un caballo. Es usado para la mayor comodidad del jinete y para cuidar el lomo del animal. Se construye sobre armazón tradicionalmente elaborado de madera y que en la actualidad se fabrica de materiales sintéticos o metal.

Estos productos no guardan ninguna relación con los productos incluidos en la marca anterior del oponente. Los productos del oponente en la clase 28 son en general juegos, juguetes y equipaciones para diversos juegos o deportes.

La División de Oposición no comparte el análisis realizado por el oponente respecto a la similitud de los productos y servicios en conflicto.

En primer lugar, el hecho que las sillas de montar formen parte del material utilizado para realizar un deporte, la equitación, no significa que exista una relación complementaria. Los productos complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de ambos productos es la misma. Los artículos para la práctica de deportes no incluyen productos indispensables o esenciales para la equitación. En segundo lugar, en lo que respecta al argumento que ambas categorías de productos puedan venderse en los mismos establecimientos comerciales, como grandes almacenes o supermercados, no es especialmente significativo, puesto que en esos puntos de venta pueden encontrarse productos de muy diversa naturaleza, sin que los consumidores les atribuyan automáticamente un mismo origen. Además, incluso si estos productos de la clase 18 tienen los mismos usuarios finales que los productos de la clase 28 del oponente, no serían suficientes para llegar a la conclusión de que existe una similitud entre los productos (29/04/2014, T- 647/11, Asos, EU: T: 2014: 230, § 51). Por consiguiente, las alegaciones de la parte oponente no han sido probadas.

Por otra parte, en cuanto a los servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes telemáticas, se estima que, puesto que los productos impugnados han sido considerados como no similares a los productos de los oponentes en la clase 28, por idénticos motivos tampoco puede estimarse una relación de semejanza entre los productos de la clase 18 y los servicios de la clase 35.

En definitiva, los productos y servicios en litigio son diferentes.

La parte oponente hace mención a diversas resoluciones adoptadas por la EUIPO en los asuntos nº2 008 830 del 8/02/2013, nº 1 700 346 del 15/06/2011; nº 1 409 244 del 24/02/2010; nº 1 290 198 del 11/09/2009, sin embargo, las resoluciones previas de la Oficina no son vinculantes para esta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus peculiaridades. Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la Oficina (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Aunque la Oficina tiene la obligación de ejercer sus funciones de conformidad con los principios generales del derecho de la Unión Europea, como el de igualdad de trato y el de buena administración, el modo en que se aplican tales principios ha de ser coherente en lo que atañe a la legalidad. Cabe subrayar, asimismo, que cada asunto debe examinarse con arreglo a sus características específicas. El resultado de un asunto en particular dependerá de ciertos criterios concretos aplicables a los hechos del asunto en cuestión, con inclusión, por ejemplo, de las afirmaciones y los argumentos de las partes, así como de los documentos que estas aporten. Por último, las partes en los procedimientos ante la Oficina no podrán servirse de un posible acto ilícito cometido a beneficio de un tercero con el fin de obtener una resolución idéntica, ni utilizar dicho acto a su favor.

En vista de lo anterior, se deduce que, aun cuando las resoluciones anteriores sometidas a la División de Oposición sean, en cierta medida, objetivamente similares al presente asunto, el resultado no puede ser el mismo. Los argumentos y la jurisprudencia citada por el oponente no logran cambiar esta percepción.

b) Conclusión

Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, la similitud de los productos o los servicios es una condición necesaria para considerar que existe riesgo de confusión. Debido a que los productos y servicios son claramente diferentes deja de cumplirse una de las condiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, y la oposición debe desestimarse.

Esta conclusión seguiría siendo válida aun cuando se considerase que la marca anterior posee un elevado carácter distintivo. Dado que la falta de similitud entre los productos y servicios no puede ser contrarrestada por el hecho de que la marca anterior posea un elevado carácter distintivo, las pruebas presentadas a tal fin por la parte oponente no modifican las conclusiones mencionadas anteriormente.

En vista de que la oposición no está fundamentada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del RMUE, no es necesario examinar las pruebas de uso presentadas por la parte oponente respecto al registro de marca española nº 3 003 142.

Corresponde, por tanto, continuar con el examen de la oposición sobre la base de las marcas del oponente y la aplicación del artículo 8, apartado 5, RMUE.

RENOMBRE – artículo 8, apartado 5, del RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

 Los signos deben ser idénticos o similares.

 La marca de la parte oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la oposición.

 Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

a) Renombre de las marcas anteriores

Según el oponente, las marcas anteriores son renombradas en la Unión Europea respecto a las marcas de la UE, y España en lo que respecta a las marcas españolas.

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente respecto de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

En este caso la marca impugnada se presentó el 19/10/2017. Por consiguiente, se invitó a la parte oponente a probar que las marcas anteriores gozaban de renombre en la Unión Europea y España, antes de esta fecha. Debe probarse, además, que el renombre adquirido se refería a los productos y servicios para los que el oponente alega la existencia del mismo, concretamente los siguientes

Marca de la UE nº11 663 556

Clase 35: Servicios de venta al detalle en comercios y a través de internet, a saber de material escolar, juegos, juguetes, artículos para el ocio y el deporte y, en general, de productos lúdicos, de ocio y de enseñanza destinados al público infantil.

Marca española nº 2 993 005

Clase 35: Servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes telemáticas, particularmente de todo tipo de artículos para el ocio el deporte y destinados al público infantil.

Marca española nº 3 003 142

Clase 35: Servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes telemáticas, particularmente de juegos, juguetes, artículos para el ocio y el deporte y, en general, productos destinados al público infantil.

La oposición está dirigida contra sillas de montar en la clase 18.

Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo, especialmente, la cuota de mercado de la marca; la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso; y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

La División de Oposición desea señalar que en aras de la exhaustividad, tendrá en cuenta para el examen del renombre de la marcas anteriores conforme al Artículo 8(5) RMUE la totalidad de pruebas presentadas por el oponente durante el presente procedimiento, a saber, todas las presentadas el 23/02/2018 (respecto del Artículo 8(5) RMUE) y las presentadas respecto de la Prueba de Uso presentadas el 22/02/2019.

El oponente aportó las pruebas siguientes:

Presentadas el 23/02/2018

Documento 1: Una certificación firmada por el Director Financiero de la sociedad, TOYS CENTRE S.L. en fecha 30 de octubre de 2017, en la que se señalan las cifras de negocio realizadas bajo la marca “DRIM”. Según esta, que refleja la facturación de los años 2012 a 2017, las cuantías se elevan hasta los 75 millones de euros.

Documento 2: Gran cantidad de fotografías, sin fechar, en las que aparece la marca “DRIM”, tanto en postes a pie de calle, en carreteras, en autobuses, cabinas telefónicas, en el metro, quioscos, etc.

Documento 3: Extractos de varios anuncios publicados en diferentes medios de prensa escrita durante los años 2013 y 2014 en los que aparece la marca “DRIM” en su forma figurativa.

Documento 4: Copias de las portadas de catálogos del propio oponente (drim.com; drim News, etc.) en los que aparece la marca “DRIM” en los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

Documento 5: Fotografías, sin fechar, donde aparecen vehículos con publicidad de “DRIM”.

Presentadas el 22/02/2019

Documentos A-E: Gran cantidad de facturas desde enero de 2012 a diciembre 2017, realizadas por el oponente (TOYS CENTRE S.L.), a diferentes clientes, tanto en España como en el otros países de la UE. En algunos casos las cantidades son elevadas. Se trata de compras realizadas por el oponente para su posterior comercialización, no obstante, la marca objeto de análisis en el presente caso, “DRIM” no aparece en ellas.

Documento F: Documento firmado por el director financiero de TOYS CENTRE S.L. en noviembre de 2018, declarando que las los documentos G a L presentados consisten en hojas de cierre de tiendas DRIM.

Documentos G-L: Documentos titulados “hojas de cierre” fechadas durante los años 2012-2017 donde figuran los importes de las ventas y otras cuestiones de contabilidad. La marca “DRIM” no aparece en los documentos.

Tras el análisis de la documentación aportada por la oponente, la División de Oposición considera que las pruebas presentadas por el oponente no demuestran que el uso de las marcas anteriores proporcionase renombre a las mismas. De la prueba no se deduce de la proporción del público interesado que conoce las marcas oponentes, ni la intensidad del uso o la importancia de las inversiones realizadas en publicidad. Además, la evidencia en su conjunto no permite llegar a ninguna conclusión en cuanto a la cuota de mercado en territorios específicos y no refleja la percepción del consumidor de las marcas.

En efecto, aunque los datos de facturación no son desdeñables, los documentos aportados no ofrecen datos respecto al reconocimiento de las marcas anteriores, ni vienen contrastados por otros documentos. En cuanto a los extractos de las portadas de los catálogos, o las fotografías, no aportan información objetiva y comprobable respecto a la percepción de los consumidores dentro del territorio relevante, y por tanto, no permiten deducir la eventual debilidad de las marcas anteriores para los servicios en cuestión. Asimismo, los anuncios en artículos de prensa presentados, no aportan información relativa al reconocimiento de la marca anterior por parte de los consumidores.

En consecuencia, ante la ausencia encuestas sobre el grado de conocimiento de la marca, declaraciones juradas, cifras de negocios y de venta y el reconocimiento de las marcas anteriores u otros documentos de valor probatorio similar, las pruebas no demuestran el grado de renombre de las marcas entre el público pertinente. En tales circunstancias, la División de Oposición concluye que el oponente no ha conseguido demostrar que las marcas gozan de renombre.

Como se ha visto antes, el renombre de la marca anterior constituye un requisito para que la oposición pueda prosperar, de acuerdo con el artículo 8, apartado 5, del RMUE. Puesto que no ha sido posible determinar que la marca anterior sea renombrada, no se cumple uno de los requisitos necesarios establecidos en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, y la oposición debe ser desestimada.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Martin EBERL

Gonzalo BILBAO TEJADA

Peter QUAY

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).