Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV

Alicante, 16/07/2018

JOSTARNDT PATENTANWALTS-AG Philipsstraße 8 D-52068 Aachen ALEMANIA

Anmeldenummer:	017535915
Ihr Zeichen:	15687-MK-EM
Marke:	separation
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Black-Speck GmbH Prämienstraße 61 D-52076 Aachen ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 15/12/2017 die Anmeldung unter Berufung auf deren beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV, da es die angemeldete Marke aus den im beiliegenden Schreiben genannten Gründen, das integraler Bestandteil der vorliegenden Entscheidung ist, für nicht eintragungsfähig erachtet.

Die Anmelderin nahm dazu mit Schreiben vom 09/02/2018 fristgemäß Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Das Verzeichnis wird eingeschränkt. Für die eingeschränkten Waren und Dienstleistungen, die sich nicht explizit auf „Trennung“ beziehen, halten wir die Zurückweisung für nicht gerechtfertigt. Diese Waren und Dienstleistungen werden durch separation nicht unmittelbar beschrieben. Eine etwaige Monopolisierung ist mit dem Allgemeininteresse in Einklang zu bringen.

2. Es ist ein großzügiger Maßstab bei der Auslegung der Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV anzulegen. Eine noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus. Nur beschreibenden Angaben oder allgemeinen Anpreisungen ist eine mangelnde Unterscheidungskraft zuzuschreiben, dagegen sind kurze und prägnante Wortmarken, die – wie vorliegend– „Originalität“ aufweisen und interpretationsbedürftig sind, unterscheidungskräftig.

3. Die Beratungsdienstleistungen der Klasse 42 werden durch den Begriff separation nicht beschrieben, da eine Beratung eine „Darstellung von Möglichkeiten“ ist, die „Auswahl der Möglichkeiten“ wird erst später vom Kunden vorgenommen. Selbiges gilt für Kontrollen und Analysen und für die Dienstleistungen der Klasse 40, wo lediglich Prozessinformation zu einem Prozess bereitgestellt wird oder kundenspezifische Fertigung nach Kundenvorgabe erfolgt. Der Kunde wählt eventuell erst später. Auch für die weiter verfolgten Waren der Klasse 7, die keinen spezifischen Bezug zu einem Trennen umfassen, werden keine Eigenschaften dieser unmittelbar und konkret beschrieben.

4. Es ist grundsätzlich eine differenzierte Betrachtung angezeigt, wenn es sich um universell einsetzbare Waren und Dienstleistungen handelt. Gerade für Maschinen und Beratungen aller Art ist es nicht branchenüblich, diese nach inhaltsbeschreibenden Angaben zu benennen, weshalb hier die Unterscheidungskraft nicht verneint werden kann. separation wird vom Verkehr auf einer Maschine oder bei einem Angebot von Dienstleistungen der Beratung, Kontrolle und Analyse als Herkunftszeichen aufgefasst.

5. Es besteht kein Allgemeininteresse an der Bezeichnung separation.

Gemäß Artikel 75 UMV trifft das Amt eine Entscheidung. Diese darf nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Das Verzeichnis wurde während Klassifizierung geändert und eingeschränkt. Die Eintragungshindernisse betreffen (wie bereits in der Beanstandung erklärt) auch nach diesen Änderungen weiterhin die folgenden Waren und Dienstleistungen:

7 Maschinen für die chemische Industrie, insbesondere elektromechanische Maschinen; Maschinen für die Kunststoffverarbeitung; Anlagen für den Schüttgutumschlag, insbesondere von körnigem Material.

40 Kundenspezifische Fertigung von Polymergranulat; Bereitstellung von Informationen über die Verarbeitung von Kunststoffmaterial.

42 Technische Kontrolle; chemische Beratung; ingenieurtechnische Beratung; technologische Beratungsdienste; wissenschaftliche Beratungsdienste; Beratungsdienste bezüglich Produktprüfungen und Produktentwicklung; Technische Beratung in Bezug auf Verschmutzungsschäden und Verschmutzungserkennung; Materialanalyse; ingenieurtechnische Analysen; Durchführung technologischer Analysen; Sammeln von Proben und Durchführung von Analysen für Tests auf Verschmutzung und zur Bewertung von Verschmutzungsgraden; wissenschaftliche Forschung und Analysen.

Zu 1.:

Die Anmeldung ist weiterhin auch für die eingeschränkten Waren als beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV zu bestanden.

Auch das angesprochene englischsprachige Fachpublikum wird das einfache englische Wort für Trennung, separation, sofort verstehen, und davon ausgehen, dass es sich bei den vorliegenden Waren und Dienstleistungen um solche handelt, die trennen, zur Trennung bestimmt sind oder durch Trennung geschehen, wie ausführlich in der Beanstandung erklärt wurde.

Der Vorwurf, dass keine konkrete Prüfung des Zeichens in Bezug auf die konkreten Waren und Dienstleistungen vorgenommen worden sei, ist zurückzuweisen. Die Anmeldung wurde konkret in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen geprüft und ist als beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Bezeichnung zurückzuweisen.

Für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist, ist nicht vorauszusetzen, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in diesem Artikel genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

Es ist der Anmelderin darin zuzustimmen, dass für die Anwendung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ist zu prüfen ist, ob aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen und den Waren und Dienstleistungen besteht, für die die Eintragung beantragt wird. Dieser Prüfung hat das angemeldete Zeichen für die beanstandeten Waren und Dienstleistungen aus den genannten Gründen jedoch nicht standhalten können.

Vorliegend werden die angesprochenen englischsprachigen Verbraucher die Marke in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen wie in der Beanstandung vorgebracht verstehen, ohne eine umständliche Analyse oder besonderes Nachdenken. Es handelt sich um einen für die Waren und Dienstleistungen klar beschreibenden und nicht unterscheidungskräftigen Ausdruck.

Es spielt dabei keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. Der Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV unterscheidet nicht danach, welche Merkmale die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen können. Tatsächlich muss angesichts des dieser Bestimmung zugrunde liegenden Allgemeininteresses jedes Unternehmen solche Zeichen oder Angaben frei nutzen können, um ein beliebiges Merkmal seiner eigenen Waren unabhängig von dessen wirtschaftlicher Bedeutung zu beschreiben.

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Zu 2.:

Es ist der Anmelderin insoweit zuzustimmen, dass ein Minimum an Unterscheidungskraft ausreicht, um einer Marke zur Eintragung zu verhelfen. Jedoch besitzt das hier angemeldete Zeichen separation dieses Minimum nicht.

Warum das vorliegende Zeichen in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen „originell“ sein soll, kann vom Amt nicht nachvollzogen werden. Es handelt sich um das einfache englische Wort separation (Deutsch: Trennung), das in Bezug auf die konkret beanstandeten Waren und Dienstleistungen eine klar beschreibende Angabe darstellen kann, da sämtliche weiterhin beanstandeten Waren mangels Präzisierung weiterhin trennen können (Maschinen für die chemische Industrie, insbesondere elektromechanische Maschinen; Maschinen für die Kunststoffverarbeitung; Anlagen für den Schüttgutumschlag, insbesondere von körnigem Material [Klasse 7]), zur Trennung bestimmt sein können (Bereitstellung von Informationen über die Verarbeitung von Kunststoffmaterial [Klasse 40]; Technische Kontrolle; chemische Beratung; ingenieurtechnische Beratung; technologische Beratungsdienste; wissenschaftliche Beratungsdienste; Beratungsdienste bezüglich Produktprüfungen und Produktentwicklung; Technische Beratung in Bezug auf Verschmutzungsschäden und Verschmutzungserkennung; wissenschaftliche Forschung [Klasse 42]) oder durch Trennung geschehen können (Kundenspezifische Fertigung von Polymergranulat [Klasse 40]; Technische Kontrolle; Materialanalyse; ingenieurtechnische Analysen; Durchführung technologischer Analysen; Sammeln von Proben und Durchführung von Analysen für Tests auf Verschmutzung und zur Bewertung von Verschmutzungsgraden; wissenschaftliche Forschung und Analysen [Klasse 42]).

Ein fehlender beschreibender Charakter führt zudem nicht automatisch zu einer Unterscheidungskraft. Vorliegend ist die angemeldete Marke jedoch sowohl beschreibend als auch nicht unterscheidungskräftig. Das hier angemeldete Zeichen ist weder ungewöhnlich noch weicht es von den grammatikalischen Regeln der englischen Sprache ab. Es handelt sich um eine für die Waren beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe, die der englischsprachige Verbraucher sofort versteht und die für die vorliegend beanstandeten Waren und Dienstleistungen konkret beschreibend und auch nicht unterscheidungskräftig ist.

Zu 3.:

Entgegen der Ansicht der Anmelderin, werden die beanstandeten Beratungsdienstleistungen von dem Begriff separation (Trennung) eindeutig beschrieben. So können sich sämtliche weiterhin verfolgten Dienstleistungen der Klasse 42 chemische Beratung; ingenieurtechnische Beratung; technologische Beratungsdienste; wissenschaftliche Beratungsdienste; Beratungsdienste bezüglich Produktprüfungen und Produktentwicklung; Technische Beratung in Bezug auf Verschmutzungsschäden und Verschmutzungserkennung auf „Trennung“ beziehen. Beispielsweise wie chemische Produkte getrennt werden können (42 chemische Beratung) oder Beratung darüber, wie bestimmte Produkte von anderen getrennt werden können (42 technologische Beratungsdienste; wissenschaftliche Beratungsdienste) oder wie zum Recyceln getrennt werden sollte (40 Bereitstellung von Informationen über die Verarbeitung von Kunststoffmaterial), etc.

Es geht vorliegend nicht darum, ob der Kunde später aus seinen Möglichkeiten, diese „trennt“ und dann eine auswählt, sondern darum, dass die Beratungsdienstleistungen sich spezifisch auf „Trennung“ von beispielsweise bestimmten Produkten von anderen beziehen können.

Selbiges gilt für Kontrollen und Analysen (42 Technische Kontrolle; Materialanalyse; ingenieurtechnische Analysen; Durchführung technologischer Analysen; Sammeln von Proben und Durchführung von Analysen für Tests auf Verschmutzung und zur Bewertung von Verschmutzungsgraden; wissenschaftliche Forschung und Analysen). Diese können sich auf Trennung beziehen oder aber durch Trennung geschehen. So ist vorstellbar, dass beispielsweise eine Analyse durch Trennung einer Substanz von einer anderen geschieht, um beispielsweise die Reinheit dieser zu bestimmen.

Gerade für die Waren der Klasse 7 Maschinen für die chemische Industrie, insbesondere elektromechanische Maschinen, Maschinen für die Kunststoffverarbeitung und Anlagen für den Schüttgutumschlag, insbesondere von körnigem Material ist die Angabe beschreibend, da es sich hier mangels Einschränkung weiterhin um Maschinen und Anlagen handeln kann, die selbst trennen, also Trennungsmaschinen (für die chemische Industrie, etc. oder für die Kunststoffverarbeitung) oder Trennungsanlagen (Anlagen für den Schüttgutumschlag, insbesondere von körnigem Material).

Dieses Argument der Anmelderin kann somit nicht greifen.

Zu 4.:

Auch hier kann das Amt der Argumentation der Anmelderin nicht folgen. Gerade aufgrund der mangelnden Präzisierung der beanstandeten Waren und Dienstleistungen, können diese auch Maschinen oder Anlagen zur Trennung enthalten bzw. die Beratung auf Trennung bezogen sein bzw. die Kontrollen oder Analysen oder auch die Kundenspezifische Fertigung von Polymergranulat durch Trennung geschehen.

Die Bezeichnung separation wird daher vom Verkehr auf einer Maschine oder bei einem Angebot von Dienstleistungen der Beratung, Kontrolle und Analyse gerade nicht als Herkunftszeichen aufgefasst.

Zu 5.:

Auch diesem Argument kann das Amt nicht beitreten. Es handelt sich um ein einfaches englisches Wort, das für die beanstandeten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende Angabe darstellen kann und es sollte als solches auch anderen Anbietern offenstehen.

In Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 UMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vor, nämlich in dem Teil, in dem Englisch gesprochen und verstanden wird.

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 17 535 915 separation teilweise nämlich für folgende Waren und Dienstleistungen:

7 Maschinen für die chemische Industrie, insbesondere elektromechanische Maschinen; Maschinen für die Kunststoffverarbeitung; Anlagen für den Schüttgutumschlag, insbesondere von körnigem Material.

40 Kundenspezifische Fertigung von Polymergranulat; Bereitstellung von Informationen über die Verarbeitung von Kunststoffmaterial.

42 Technische Kontrolle; chemische Beratung; ingenieurtechnische Beratung; technologische Beratungsdienste; wissenschaftliche Beratungsdienste; Beratungsdienste bezüglich Produktprüfungen und Produktentwicklung; Technische Beratung in Bezug auf Verschmutzungsschäden und Verschmutzungserkennung; Materialanalyse; ingenieurtechnische Analysen; Durchführung technologischer Analysen; Sammeln von Proben und Durchführung von Analysen für Tests auf Verschmutzung und zur Bewertung von Verschmutzungsgraden; wissenschaftliche Forschung und Analysen.

zurückgewiesen.

Die Anmeldung kann für die übrigen Dienstleistungen, nämlich:

39 Etikettieren; Etikettierdienste; Verpackungsdienste; Verpackung und Lagerung von Waren, insbesondere Polymergranulat; Einwickel- und Verpackungsdienstleistungen; Verpackung von Paletten; Verpackung von Waren in Containern; Verpackung von Artikeln für den Transport; Verpacken von Frachtgut; Vermietung von Lagern; Befördern und Lagern von Waren; Lagern von Containern.

40 Reinigung von Polymergranulat; Reinigung von Polymergranulat mittels optischer Methoden; Reinigung von Polymergranulat mittels magnetischer Methoden.

fortgesetzt werden.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.  Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Yvonne FUXIUS

Anlage: Beanstandung vom 15/12/2017