Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 05/06/2018

FRIEDRICH GRAF VON WESTPHALEN & PARTNER mbB Kaiser-Joseph-Str. 284 D-79098 Freiburg i. Br. ALEMANIA

Anmeldenummer:	017550724
Ihr Zeichen:	3585/17RMD
Marke:	Tomorrow
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Goodfolio GmbH Eifflerstraße 43 D-22769 Hamburg ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 05.12.2017 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 04.04.2018 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die Ausführungen des Amtes hinsichtlich der Unterscheidungskraft des anzumeldenden Ausdrucks „Tomorrow“ basieren auf reinen Vermutungen ohne sachliche Anhaltspunkte.

2. Ein minimaler Grad an Unterscheidungskraft reiche zur Eintragungsfähigkeit aus aufgrund der verschiedenen Bedeutungen des Begriffs „Tomorrow“.

3. Die Anmelderin bezieht sich auf diverse Voreintragungen, die über den Begriff „Tomorrow“ verfügen bzw. aus diesem bestehen.

Gemäß Artikel 75 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung für alle Dienstleistungen aufrechtzuerhalten:

Klasse 36 Finanz-, Geld- und Bankgeschäfte; Darlehens-, Kredit-und Leasingfinanzierungsdienste; Finanztransfer-, Finanztransaktions- und Zahlungsdienste; Bargeld-, Scheck- und Geldanweisungsdienste; Dienstleistungen im Bereich von Bank-, Kredit- und Geldkarten; Finanzanalysen; finanzielle Beratung; Kreditvermittlung; Kapitalanlagenmanagement; Investmentberatung; finanzielles Risikomanagement; Fondsanlagedienstleistungen; Handel mit Emissionszertifikaten; Aktienhandel im Bereich von Fondstiteln; Vermittlung von offenen Investmentfonds; Anlage in offenen Investmentfonds; Vertrieb von offenen Investmentfonds; Finanzanlagenverwaltung; Finanzielle Vermögensbewertung; Anlagedienstleistungen, nämlich Verwaltung und Maklertätigkeit in Bezug auf Aktien, Obligationen, Optionen, Handelswaren, Termingeschäfte und andere Finanzinstrumente sowie Fondsanlagen für Dritte; Finanzinvestmentforschungen; Investmentgeschäfte mit Eigenkapital; Erstellung von Finanzberichten für Dritte und damit verbundenen Finanzanalysen; Bereitstellung von Finanzinformationen in Bezug auf Anlagemöglichkeiten und Finanzanalysen; Anlagenverwaltung und Ausgabe von Aktien von Investmentgesellschaften oder anderen zusammengefassten Anlageinstrumenten, nämlich von besicherten Schuldobligationen, besicherten Krediten, Investmentfonds, Hedgefonds und variable Versicherungsfonds; Online-Finanzdienstleistungen, nämlich, Durchführung von Anlagekapitaltransfers und -transaktionen, Finanzplanung und Finanzrecherchedienste; Vermögensverwaltung und Finanzplanung; Ausgabe und Verwaltung von börsennotierten Fonds; Finanzplanung für den Ruhestand; individuelle Pensionskontendienstleistungen, nämlich Konzeption, Verwaltung und Beratung in Bezug auf Pensionspläne; Finanzinformations- und

-beratungsdienstleistungen in Form von Planung und Konzeption des Ruhestands; Bereitstellung von personalisierten Finanzauskünften im Bereich Finanzplanung und Ruhestand; Bereitstellung von personalisierten Medien im Bereich Finanzen, nämlich Artikel, Dateien, Tabellen, Diagramme und Arbeitsblätter im Bereich Finanzplanung und Ruhestand; Erarbeitung von Finanzberichten für Dritte; Bereitstellung und Aktualisierung eines Finanzindexes; Dienstleistungen in Bezug auf Investorenbeziehungen, nämlich Bereitstellung von Finanzinformationen für Aktionäre, potenzielle Anleger und Finanzanalysten; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Anteile, Anteilspreise, Fonds, Fondpreise, Rentenfonds, Wertpapiere, Optionen, Termingeschäfte, Devisen und andere Finanzinstrumente und Finanzmarktkonditionen für Kunden; Bereitstellung von Finanzinformationen in Bezug auf Wertpapierbestände und Rentenfonds; Abwicklung von Transaktionen in Bezug auf Rentenfonds, Termingeschäfte, Wertpapiere, Optionsderivate und andere Finanzinstrumente; Beratung in Bezug auf Anlagesysteme, -analytik und -strategien im Bereich institutionelle Finanzanlagemöglichkeiten; Erstellung von Fonds- und Rentenfondsberichten; Einschließlich Bereitstellung aller vorstehend genannten Dienstleistungen über Online-Medien, das Internet, elektronische Verbindungen und Netze, Datenbanken oder Plattformen.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, d. h. Marken, die nicht geeignet sind, die konkret angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, von der Eintragung ausgeschlossen (s. Urteil vom 15.09.2015, C-37/03 P, „BioID“, Randnr. 60).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Die Eintragung „einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeschlagworte, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen“ (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40) „Zudem sind an Slogans keine strengeren Maßstäbe anzulegen als an sonstige Arten von Zeichen“ (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Obwohl die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dieselben wie die für die einzelnen Markenkategorien geltenden Kriterien sind, nehmen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien nicht jede dieser Kategorien zwangsläufig in gleicher Weise wahr, weshalb es schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

Ferner ist nach ständiger Rechtsprechung zu berücksichtigen, dass die Wahrnehmung einer Marke durch die betroffenen maßgeblichen Verkehrskreise durch den Grad der Aufmerksamkeit dieser Kreise beeinflusst wird, der je nach der fraglichen Waren- oder Dienstleistungskategorie variieren kann (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; und 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Ein Zeichen, wie beispielsweise ein Slogan, das in der Regel andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, „ist nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können“ (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; und 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Zu 1.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Ein­tragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (21.10.2004, C-64/02, „Das Prinzip der Bequemlichkeit“, EU:C:2004:645, § 33; 7.10.2004, C-136/02, „Maglite“, EU:C:2004:592, § 29).

Diese Grundsätze gelten auch für werbewirksame Botschaften. Die Eintragung einer Marke, die aus Angaben besteht, die sonst als Werbeschlagworte, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, ist nicht schon aus diesem Grunde aus­geschlossen (5.12.2002, T-130/01, „Real People, Real Solutions“, EU:T:2002:301, § 19; 13.4.2011, T-523/09, „Wir machen das besondere ein­fach“, EU:T:2011:175, § 24; 21.1.2010, C-398/08, „Vorsprung durch Technik“, EU:C:2010:29, § 46). Die Schwierigkeiten, die sich wegen der Natur bestimmter Kategorien von Marken, wie Werbeslogans, bei der Bestimmung der Unterschei­dungskraft ergeben, rechtfertigen es nicht, besondere Kriterien aufzustellen, die das Kriterium der Unterscheidungskraft ersetzen oder von ihnen abweichen (21.10.2004, C-64/02, „Das Prinzip der Bequemlichkeit“, EU:C:2004:645, § 36).

Allerdings ist bei Werbeslogans stets zu prüfen, ob diese Bestandteile haben, die es über ihre offenkundig werbende Bedeutung hinaus den maßgeblichen Verkehrskreisen ermöglichen könnten, sich den Ausdruck ohne weiteres und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen einzuprägen. Da die maßgeblichen Verkehrskreise einem Zeichen, das ihnen nicht auf Anhieb eine für ihren Erwerbswunsch relevante Herkunfts- oder Bestim­mungsangabe, sondern ausschließlich eine abstrakte Werbeaussage vermittelt, nur wenig Aufmerksamkeit entgegenbringen, werden sie sich weder damit aufhalten, den verschiedenen denkbaren Funktionen der Wortgruppe nachzugehen, noch, sich diese als Marke einzuprägen (5.12.2002, T‑130/01, „Real People, Real Solutions“, EU:T:2002:301, § 28, 29; 9.7.2008, T‑58/07, „Substance for success“, EU:T:2008:269, § 22).

Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft der Anmeldung ist die vermutete Wahrnehmung durch das von den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen angesprochene Publikum zugrunde zu legen (12.7.2012, C-311/11, „Wir machen das Besondere einfach“, EU:C:2012:460, § 24). Wie bereits in der o. g. Beanstandung dargelegt, handelt es sich bei der betroffenen Dienstleistungsklasse 36 teils um Fachkreise (z. B. Investoren) und teils auch um den allgemeinen Endverbraucher (z. B. private Anleger). Der Verbraucher ist als normal informiert, aufmerksam und verständig anzusehen, und sein Aufmerksam­keitsgrad ist im vorliegenden Fall einer Werbebotschaft nicht allzu hoch an­zu­setzen. Da es sich bei „Tomorrow“ um einen Begriff des englischen Grundwortschatzes handelt, ist zudem davon auszugehen, dass auch Verbraucher in anderen Ländern der EU den Sinngehalt begreifen: sämtliche Dienstleistungen der Klasse 36 können für „morgen“ in Anspruch genommen werden, z. B. hinsichtlich einer vorsorgenden finanziellen Absicherung für die Zukunft. Der Ausdruck ist in Bezug auf die Dienstleistungen weder vage, noch mehrdeutig.

Die Bezeichnung „Tomorrow“ in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen weist mit einem sprachüblichen englischen Begriff darauf hin, dass die Finanzdienstleistungen auf die Zukunft ausgerichtet sind, für „tomorrow“. Dies ist insbesondere im Hinblick auf Finanzdienstleistungen eine wichtige und handelsübliche Aussage. Finanzdienstleistungen sollen die Zukunft absichern, längerfristig geplant und angelegt werden, z. B. auch für die Zeit des Ruhestands. Dafür ist es notwendig, Geldanlagen, Investments, Fonds, Anlagenverwaltung etc. zu überprüfen und auszuwerten, damit die beste und passende Finanzplanung für morgen für den jeweiligen Kunden gefunden werden kann. Der Begriff „Tomorrow“ bezeichnet somit lediglich den Schwerpunkt der angebotenen Dienstleistungen, der für Dienstleistungen vieler Anbieter stehen könnte.

Soweit sich die Anmelderin auf die Entscheidung des EuGH T-749-/14 (AROMA) beruft, ist diese nicht einschlägig, denn diese Entscheidung weist einen gänzlich von dem anhängigen Verfahren unterschiedlichen Sachverhalt auf.

Zu 2.

Zum Argument der Anmelderin, dass ein Minimum an Unterscheidungskraft zur Eintragungsfähigkeit des Zeichens „Tomorrow“ ausreiche, ist folgendes zu entgegnen: Maßgeblich ist, ob der relevante Verbraucher die Herkunftsfunktion des angemeldeten Zeichens erkennt. So nimmt der Gerichtshof regelmäßig in Fällen wie dem vorliegenden an, dass der relevante Verbraucher ein Zeichen, das in bestimmter Weise auf die Waren und Dienstleistungen hinweist, nicht als Marke erkennen wird (Entscheidung der Beschwerdekammer R 0098/2007-1 vom 21/05/2007, „1 A Gesund“).

Im Übrigen muss nach der für die Unionsmarke verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse streng, umfassend und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden. Zahlreiche Gerichtsentscheidungen haben die fehlende Unterscheidungskraft von Zeichen, die ausschließlich aus anpreisenden Begriffen bestehen, bestätigt: T-424/07 „Optimum“ vom 20.01.2009, T-396/07 „Unique“ vom 26.04.2012 und T-242/02 „TOP“ vom 13.07.2005).

Des Weiteren ist festzuhalten, dass das anzumeldende Zeichen „Tomorrow“ ausschließlich als Werbeschlagwort wahrgenommen wird. Ohne jede grafische oder inhaltliche Änderung weist das Zeichen keine Merkmale auf, das es in seiner Gesamtheit geeignet erscheinen ließe, die Dienstleistungen in Klasse 36 der Anmelderin von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dem Zeichen fehlt daher für alle Dienstleistungen die erforderliche Unterscheidungskraft.

Zu 3.

Die Anmelderin führt an, dass vergleichbare Marken, die über den Begriff „Tomorrow“ verfügen bzw. aus diesem bestehen für Dienstleistungen in der Klasse 36 registriert wurden. Die genannten Marken sind jedoch nicht identisch und umfassen auch nicht identische Dienstleistungen. Dass eine Marke mit dem Bestandteil „tomorrow“ oder mit dem Wort „tomorrow“ in Verbindung mit anderen Markenelementen in der entsprechenden Klasse zur Eintragung gelangt ist bedeutet nicht, dass im Gegenzug sämtliche Marken mit diesem Wortbestandteil zur Eintragung gelangen werden.

Darüber hinaus wurden vom Amt auch eine Reihe von Eintragungen mit den Bestandteilen „tomorrow“, u. a. für die Klasse 36 zurückgewiesen:

EUTM 002266351 PREVENTING TOMORROW’S LOSSES… TODAY!

EUTM 002267136 PREVENTING TOMORROW’S LOSSES

EUTM 003848751 MAKING TOMORROW A BETTER PLACE

EUTM 004701918 MAKING TOMORROW A BETTER PLACE

EUTM 00545561 Responsibility for tomorrow

EUTM 006778914 TOWARDS A GREENER TOMORROW

EUTM 007540446 BUILDING PROSPERITY FOR TOMORROW’S WORLD

EUTM 009269119 for a greener tomorrow

EUTM 009877432 INCUBATING TOMORROW’S METRO

EUTM 009877457 METROLAB INCUBATING TOMORROW’S METRO

EUTM 012038428 Building Tomorrow’s Enterprise

EUTM 014560692 engineering.tomorrow.together

EUTM 015478803 HELPING YOU SUCCEED IN TOMORROW’s WORLD

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 17 550 724 für alle Dienstleistungen zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Catrin POHL