ANNULLAMENTO N. 22 061 C (NULLITÀ)

Carlo Josif Di Todaro, Corso Ciriè 29, 10152 Torino, Italia (richiedente)

c o n t r o

Enkeleida Berdufi, Via Torricelli 38, 10138 Torino, Italia, e LUKURE Inc., 1046 Madison Avenue, New York 10075, Stati Uniti d’America (titolari).

Il 20/02/2019, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.

2. Il marchio dell’Unione Europea n. 17 560 401 è dichiarato interamente nullo.

3. I titolari del MUE sopportano l’onere delle spese.

MOTIVAZIONI

In data 03/05/2018, il richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione Europea n. 17 560 401 LUKURË (marchio verbale) (nel prosieguo il MUE contestato), depositato il 04/12/2017 e registrato il 22/03/2018.

La domanda è diretta contro tutti i prodotti e servizi coperti dal MUE contestato, ossia:

Classe 18: Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

Classe 25: Calzature.

Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione a calzature.

La domanda si basa sulla registrazione di marchio italiano n. 302017000042268 LUKURË (marchio verbale), depositato il 24/05/2017 e registrato il 09/03/2018.

Il richiedente ha invocato l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nelle osservazioni presentate al momento del deposito della domanda di nullità, il richiedente contesta, in sostanza, la registrazione del MUE contestato in virtù dei suoi diritti anteriori sulla parola “LUKURË”. Il richiedente fa inoltre riferimento a una disputa con i titolari del MUE contestato dinanzi le autorità italiane e deposita atti inerenti a tali vertenze. Ciononostante, tale materiale non sarà preso in esame in quanto esula dalla portata del presente procedimento.

In data 22/10/2018, i titolari del MUE contestato rispondono con una comunicazione in lingua inglese adducendo inter alia di essere titolari di un marchio registrato negli Stati Uniti d’America, per la parola “LUKURË”, antecedente al marchio italiano del richiedente. Dopo aver fatto riferimento a precedenti relazioni commerciali tra le parti, essi adducono che il richiedente non detiene diritti anteriori sulla denominazione in esame.

Nella sua risposta, il richiedente contesta le osservazioni dei titolari e reitera quanto argomentato nelle precedenti osservazioni.

I titolari non hanno presentato osservazioni di replica.

RILIEVI PRELIMINARI

Sulle osservazioni dei titolari

Durante la fase in contraddittorio, in data 22/10/2018, i titolari hanno presentato osservazioni di replica, le quali, tuttavia, non meritano accoglimento per le seguenti ragioni.

In primo luogo, da quanto si evince dal contenuto della missiva, le argomentazioni delle titolari sono state firmate dalla Lukure Inc. (una delle titolari), con sede negli Stati Uniti d’America (1046 Madison Avenue, New York, NY 10075). In data 21/11/2018, l’Ufficio ha informato la Lukure Inc. che la sua comunicazione non poteva essere tenuta in considerazione posto che essa proveniva da una sede fuori dall’Unione Europa. In tal senso, va tenuto presente che una persona giuridica che si rivolge all’Ufficio dal di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) deve essere rappresentata da un mandatario abilitato all’interno dello SEE. In caso contrario, eventuali dichiarazioni fornite da un titolare del marchio dell’Unione Europea durante la fase in contraddittorio di un procedimento di annullamento non vengono prese in considerazione e la domanda di annullamento viene esaminata in base alle prove già in possesso dell’Ufficio (Articolo 119, paragrafo 2 RMUE).

In secondo luogo, le osservazioni dei titolari non sono state presentate nella lingua procedurale, l’italiano, bensì in inglese. Nei procedimenti scritti dinanzi all’Ufficio, una parte che presenta osservazioni in una lingua diversa da quella procedurale è tenuta a fornire una traduzione delle osservazioni nella lingua designata entro un mese dalla data di deposito delle osservazioni (articolo 146, paragrafo 9, RMUE). L’Ufficio non richiede le traduzioni e procede con il caso, e spetta alla parte fornire le traduzioni necessarie. Posto che, nel caso di specie, le traduzioni non state presentate su iniziativa dei titolari entro il termine di un mese, le osservazioni s’intendono come non ricevute dall’Ufficio e pertanto non verranno tenute in considerazione (articolo 25, paragrafo 2, lettera a), REMUE).

Per completezza, in terzo luogo, si osserva che i titolari hanno fatto riferimento a una registrazione degli Stati Uniti d’America in capo alla Lukure Inc. antecedente al marchio italiano del richiedente. Tuttavia, va ricordato che il diritto anteriore invocato dal richiedente deve essere valutato esclusivamente in relazione al MUE contestato indipendentemente dal fatto che esso sia preceduto da marchi nazionali o altri segni distintivi in capo ai titolari. Pertanto, poiché la registrazione degli Stati Uniti d’America invocata dai titolari esula dalla portata del presente procedimento, la rivendicazione dei medesimi titolari non può essere accolta.

Sulle osservazioni del richiedente

Il richiedente nelle sue osservazioni contesta che l’Ufficio abbia concesso ai titolari un marchio identico a un segno per il quale egli vanta una registrazione anteriore italiana.

A tal riguardo, giova ricordare che l’Ufficio respinge una domanda di marchio dell’Unione Europea se ritiene che il segno presentato non soddisfi determinati requisiti, detti anche impedimenti assoluti di cui all’articolo 7 RMUE. Diversamente dagli impedimenti assoluti alla registrazione, che vengono esaminati ex officio dall’Ufficio (che può tenere conto delle osservazioni di terzi, sebbene tali terzi non diventino parte del procedimento), gli impedimenti relativi, quali quelli sollevati dal richiedente nel caso che qui ci occupa, sono procedimenti inter partes fondati su un conflitto con diritti anteriori. Le obiezioni basate sugli impedimenti relativi non sono sollevate ex officio dall’Ufficio. Il titolare del diritto anteriore, nella fattispecie il richiedente la nullità, ha quindi l’onere di vigilare sul deposito di domande di MUE da parte di terzi che potrebbero confliggere con tali diritti anteriori e opporsi ai marchi in conflitto ovvero chiederne l’annullamento, laddove necessario.

ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE (IDENTITÀ) e CON L’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE (RISCHIO DI CONFUSIONE)

In virtù dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) RMUE, a seguito di un’azione di nullità da parte del titolare di un marchio anteriore, il marchio contestato è dichiarato nullo se è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali è registrato sono identici ai prodotti o servizi per i quali il marchi anteriore è protetto.

La formulazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) RMUE richiede chiaramente l’identità tra i due segni in esame ed i prodotti e/o servizi in questione. Questa situazione è indicata come ‘doppia identità’. Il fatto che vi sia o meno doppia identità è un riscontro giuridico da stabilirsi a seguito di una comparazione diretta tra i segni in conflitto e dei prodotti e servizi in questione.

In virtù dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE, sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento nell’ambito di una valutazione complessiva di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti e servizi

I fattori pertinenti per il confronto dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti e servizi sui quali si basa la domanda sono i seguenti:

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, pelli di animali, pelli di animali, borse, borsellini in pelle, tessuti in pelle: valigie in pelle, portamonete in pelle, astucci portachiavi in pelle, portafogli.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, calzature, cappelleria.

Classe 35: Pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 18: Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

Classe 25: Calzature.

Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione a calzature.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti borse e portafogli sono parimenti coperti da entrambi i marchi in conflitto. Essi sono, pertanto, identici.

Le voci valigie e contenitori portatili del MUE contestato includono, in quanto categorie più ampie, rispettivamente, le valigie in pelle e gli astucci portachiavi in pelle del segno anteriore. È impossibile per la Divisione di Annullamento filtrare questi prodotti dalle categorie sopra menzionate. Poiché non è possibile scorporare ex officio le categorie generali dei prodotti dei titolari, i prodotti in questione sono considerati identici.

Prodotti contestati in classe 25

Entrambi i segni in esame coprono le calzature. Dunque, tali prodotti sono identici.

Servizi contestati in classe 35

Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado, i servizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso riguardanti la vendita di particolari prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali particolari prodotti (05/10/2011, T 421/10, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 33). In particolare, i prodotti coperti dai servizi di vendita al dettaglio e i prodotti specifici coperti dall’altro marchio devono essere identici al fine di individuare una somiglianza, vale a dire che o devono essere esattamente gli stessi prodotti o devono rientrare nel significato naturale e abituale della categoria dei prodotti dal segno in conflitto.

Ne consegue che i servizi al dettaglio in relazione a calzature rivendicati dal MUE contestato presentano un lieve grado di somiglianza con le calzature (classe 25) del marchio anteriore. Difatti, sebbene la natura, la destinazione e la modalità d’uso di tali prodotti e servizi non siano le stesse, va rilevato che essi condividono delle somiglianze, tenendo conto del fatto che sono complementari e che tali servizi sono generalmente offerti negli stessi luoghi in cui sono posti i prodotti in vendita. Inoltre essi sono rivolti al medesimo pubblico.

Conclusioni sul raffronto tra i prodotti e servizi in conflitto

Tenuto conto che non vi è identità tra i servizi contestati in classe 35 e i prodotti e servizi coperti dal marchio del richiedente nelle classi 18, 25 e 35, con riferimento ai servizi contestati, la domanda di annullamento deve essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE. Di conseguenza, per quanto concerne i suddetti servizi, la domanda di nullità verrà esaminata in merito al rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

L’esame della domanda di nullità può proseguire sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in relazione ai prodotti contestati delle classi 18 e 25 ritenuti identici ai prodotti anteriori.

2. I segni

LUKURË	LUKURË
Marchio anteriore	MUE contestato

I segni sono identici.

3. Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni

Nel caso di specie, una parte dei prodotti e servizi contestati, vale a dire valigie, borse, portafogli e contenitori portatili (classe 18) e calzature (classe 25), sono identici ai prodotti coperti dal marchio del richiedente. Tenuto conto che i segni sono identici, con riferimento a tali prodotti, la domanda di nullità risulta fondata sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, in combinato disposto con l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE. Ne consegue che il MUE contestato deve essere dichiarato nullo per valigie, borse, portafogli e contenitori portatili in classe 18 e calzature in classe 25.

Per i servizi contestati della classe 35, ritenuti simili in lieve grado ai prodotti anteriori, la domanda non può essere accolta sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE e, pertanto, occorre esaminare l’altro impedimento della domanda, vale a dire il rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in combinato disposto con l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). Inoltre, tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Alla luce di quanto sopra, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio di interdipendenza sopra citato, la Divisione di Annullamento ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento per i servizi al dettaglio in relazione a calzature a ragione dell’identità tra i marchi in conflitto.

La Divisione di Annullamento ritiene, dunque, che la domanda di nullità debba essere accolta e il MUE contestato dichiarato nullo.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché risultano soccombenti, i titolari del marchio dell’Unione europea devono sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Secondo l’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti. Nel presente caso il richiedente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120 RMUE e non ha pertanto sostenuto spese di rappresentanza.

La Divisione di Annullamento

José Antonio GARRIDO OTAOLA

Pierluigi M. VILLANI

Jessica LEWIS

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.