Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)

Alicante, 09/04/2018

NONY

11, rue Saint Georges

F-75009 Paris

FRANCIA

Demande Nº:	017582412
Vos références:	TM9311EU00/MTE/ADE
Marque:	DENTAL MONITORING
Type de marque:	Figurative
Demanderesse:	DENTAL MONITORING 47 avenue Hoche F-75008 Paris FRANCIA

En date du 19/12/2017, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.

En date du 16/02/2018, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:

1. Nous souhaitons insister sur les caractèristiques semi-figuratives de la marque déposée. Bien que ces éléments soient secondaires, ils contribuent à la distinctivité de la marque.

2. Afin de faire lever cette objection, nous invoquons l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La demanderesse a également apporté des preuves à l’appui de cette demande.

Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.

Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.

Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE

poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

En ce qui concerne les éléments figuratifs évoqués par la demanderesse dans ses arguments, les directives de l’Office énonce clairement que les polices facilement lisibles et les combinaisons de couleurs ne sont pas suffisantes pour conférer un caractère distinctif à une marque par ailleurs descriptive : « En règle générale, des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères standard ou de base, avec ou sans effets de police tels que « gras » ou « italique », ne sont pas enregistrables. Plus une police de caractères est lisible et/ou fréquente, moins elle est distinctive. Cela vaut également pour les polices de caractères manuscrites : des polices manuscrites facilement lisibles et/ou fréquentes sont normalement dépourvues de caractère distinctif. En d’autres termes, pour ajouter du caractère distinctif à un signe, la stylisation de la police de caractères doit être telle qu’elle requiert des consommateurs qu’ils déploient une énergie intellectuelle pour comprendre la signification de l’élément verbal par rapport aux produits et services revendiqués.

La présence d’éléments figuratifs peut conférer un caractère distinctif à un signe consistant en un élément verbal descriptif et/ou non distinctif de sorte que celui-ci puisse être enregistré en tant que MUE. En conséquence, la question se pose de savoir si la stylisation et/ou les caractéristiques graphiques d’un signe sont suffisamment distinctives pour que le signe représente une indication de l’origine.

Des éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs (comme démontré dans notre objection initiale et non contesté par la demanderesse) combinés à des formes géométriques simples, telles que des points, des lignes, des segments de ligne, des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des parallélogrammes, des pentagones, des hexagones, des trapèzes et des ellipses, ont peu de chances d'être acceptables, en particulier si les formes susmentionnées sont utilisées en tant que cadres ou bordures.

En outre, comme mentionné dans notre notification initiale, même si la marque demandée «  » contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, à savoir que les termes DENTAL et MONITORING sont écrits l’un en dessus de l’autre et que chaque terme possède une couleur différente. Tous ces éléments sont d'une nature tellement superficielle qu'ils n'apportent aucun caractère distinctif à l'ensemble de la marque demandée.

Par conséquent, même si la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont d'une nature tellement superficielle qu'ils n'apportent aucun caractère distinctif à l'ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services sur lesquels porte la demande d’enregistrement (arrêt du 15/09/2005, C-37/03 P, «BioID», point 74).

Dès lors, pour les motifs exposés dans notre lettre du 19/09/2017, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente, la demande de marque de l'Union européenne nº 17582412 est rejetée.

Acquisition du caractère distinctif de par l’usage

Dans votre revendication, vous indiquez que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour tous les produits et services mentionnés à savoir :

Classe 09 Applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels [programmes enregistrés]; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; appareils électriques de contrôle.

Classe 10 Appareils d'orthodontie; appareils et instruments dentaires; dentiers; dents artificielles; élastiques orthodontiques; protège-dents à usage dentaire.

Classe 42 Installation de logiciels; consultation en matière de logiciels; élaboration [conception] de logiciels; location de logiciels informatiques; logiciel-service [SaaS]; maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; services d'ingénierie, recherches techniques, essais de matériaux; hébergement de serveurs; informatique en nuage.

À l’appui de votre revendication, vous avez produit des preuves d’usage le 16/02/2018.

Les éléments de preuve à prendre en compte sont, notamment, les documents suivants:

• Extrait Infogreffe selon lequel la Société Dental Monitoring est bien enregistrée.

• Brochures de l’entreprise Dental Monitoring en français

• Capture du Site du Demandeur

• Articles de presse (un seul de ces articles est en anglais, mais aucune indication ne prouve qu’il s’agisse d’un article provenant du Royaume uni, de l’Irlande ou de Malte).

• Photos prises lors de salons (une photo de Londres en 2015 ou l’on voit sur un panneau en haut d’un stand caché par des personnes Dental Monitoring)

• Extraits de sites Internet de praticiens français utilisant Dental Monitoring

• Publications Instagram avec usage du hashtag dental monitoring (21 personnes dont certaines provenant de Moscou, Roumanie, Etats-Unis….)

• Publications facebook notamment de Rocky Mountain Orthodontics (US)

• Articles de presses divers et variés mentionnant la marque Dental Monitoring

• Documents et vidéos publicitaires en français

• Attestation de la Directrice financière de Dental Monitoring et extraits de compte (honoraires intervenants ; foires et exposition ; publicité).

Appréciation des éléments de preuve

En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la demanderesse de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, points b) à d), [du RMUE], du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique…

En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés … .

En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), dudit règlement … .

En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie … .

En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé … .

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; et 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Ainsi, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du RMUE, une marque peut encore être enregistrée malgré le fait qu'elle n'est pas conforme à l'article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), si elle est devenu distinctive par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé en raison de l'usage qui en est fait », au motif que l'article 7, paragraphe 3, du RMUE.

Par conséquent, le caractère distinctif acquis par l'usage implique que, bien que le signe ab initio soit dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services revendiqués, du fait de son utilisation sur le marché, il a été considéré qu’au moins une partie significative du public identifiait les produits et services revendiqués dans la demande comme provenant d'une entreprise particulière. Ainsi, le signe est devenu susceptible de distinguer les produits de ceux d'autres entreprises parce qu'ils sont perçus comme provenant d'une entreprise particulière.

Toutefois, il va de soi que les éléments de preuve présentés en l'espèce prouvent que le caractère distinctif par l'usage a été acquis avant la date de dépôt de la demande, soit le 07/12/2017. Par conséquent, le demandeur doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l'usage de la marque avant la date de la demande d'enregistrement (arrêts du 11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU: C: 2009 : 362, § 49, 51 et 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU: C: 2006: 530, § 22).

En outre, comme indiqué précédemment, la preuve du caractère distinctif acquis doit être examinée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la part de marché détenue par la marque, de l'intensité, de la fréquence et de la durée d'utilisation de la marque. En outre, les éléments de preuve doivent établir qu'une partie significative du public pertinent est en mesure, confrontée à la marque en cause, d'identifier les produits et les services concernés comme provenant d'une entreprise donnée.

Lors de l'évaluation de la preuve, le demandeur doit prouver un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé, établissant que la catégorie de personnes concernée, ou au moins une proportion significative, identifie les produits et services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée, confonté à la marque en cause (arrêts du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU: C: 1999: 230, § 52 et 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU: T: 2009: 160, § 51).

Ainsi, le caractère distinctif acquis doit être établi sur l'ensemble du territoire dans lequel la marque n'a pas, ab initio, de caractère distinctif (arrêts du 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU: C : 2006: 422, § 83, 86, 29/09/2010, T-378/07, Réprésentation d'un tracteur en rouge, noir et gris, EU: T: 2010: 413, § 30).

En conséquence, la marque demandée étant composée de mots anglais et n'ayant pas ab initio, un caractère distinctif dans les parties de l'Union européenne où l'anglais est la langue officielle, son caractère distinctif acquis au moment du dépôt de la demande, doit être prouvé dans les parties de l'Union européenne dont l’anglais est la langue officielle, à savoir le Royaume-Uni, l'Irlande et Malte, pour les produits les services en cause. Il convient de noter qu'il ne s'agit pas d'un scénario «soit / soit», et que le caractère distinctif acquis doit donc être démontré non seulement au Royaume-Uni, mais également en Irlande et à Malte.

Il convient de souligner qu'il convient de tenir compte, entre autres, de la part de marché détenue par la marque, de l'intensité, de l'étendue géographique, de la durée de l’utilisation de la marque, du montant investi par l'entreprise pour promouvoir la marque, la proportion de la catégorie de personnes concernée qui identifie le produit comme provenant d'une entreprise donnée, les déclarations des chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations commerciales et professionnelles ainsi que les sondages d'opinion (voir 17/05 / 2011, T-7/10, υγεία, EU: T: 2011: 221, § 83).

Par conséquent, les éléments de preuve présentés devraient permettre à l'Office de constater qu'au moins une partie significative du public concerné identifie les produits et les services en cause comme provenant d'une entreprise donnée confrontée à la marque en cause (voir 15/12/2005, T- 262/04, Briquet à pierre, EU: T: 2005: 463, § 61 et la jurisprudence citée).

La requérante fait valoir que les éléments de preuve présentés, tels qu'ils sont énumérés précédemment, démontrent que la marque a acquis un caractère distinctif par son utilisation.

Toutefois, après avoir soigneusement examiné les éléments de preuve présentés à l'appui de la revendication du caractère distinctif acquis par l’usage, l'Office estime que les éléments de preuve ne démontrent pas suffisamment que la marque a acquis un caractère distinctif en raison de son utilisation pour les produits et services contestés. L'Office est d'avis que les éléments de preuve présentés ne permettent pas d'évaluer correctement la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique, la proportion de la catégorie de personnes concernée qui, confronté à la marque, identifie les produits et services concernés comme provenant du déposant, etc.

L’Office souligne à cet égard que selon le TPI, une distinction doit être faite entre “preuve directe” de l’acquisition de caractère distinctif (études, parts de marché de la marque, déclarations des chambres de commerce ou autres associations professionnelles) et “preuve secondaire” (volumes des ventes, matériels publicitaires, durée d’usage), purement indicative de la reconnaissance de la marque sur le marché.  Si la preuve secondaire peut corroborer des preuves directes, elle ne peut pas les substituer.  (Voir, entre autres, l’arrêt de la Cour de Première Instance du 12/09/2007, dans l’affaire T-141/06 GLAVERBEL/OAMI, point 44).  Et la titulaire n’a fourni aucun élément qui puisse être considéré comme “preuve directe”.

De plus, la faible quantité d'éléments de preuve présentés, semble montrer seulement une « utilisation possible » de la marque demandée au Royaume-Uni, mais aucun usage en Irlande et à Malte. Ainsi, les éléments de preuve présentés ne sont pas suffisants pour démontrer de manière adéquate que la marque demandée a réellement acquis un caractère distinctif par son utilisation pour les produits et services revendiqués dans les trois États membres de l'Union européenne dans lesquels l'anglais est parlé comme langue officielle: Royaume-Uni, Irlande et Malte.

Comme indiqué précédemment, s'il ressort clairement des éléments de preuve présentés que la marque est utilisée, il n'est pas possible de déterminer avec certitude quelle partie du public pertinent a eu accès aux produits et services en cause à savoir quelle proportion du public provient du Royaume-Uni, de l'Irlande et de Malte.

En outre, Il n'y a aucune information sur la part de marché au Royaume Uni, Irlande ou Malte, détenue par le signe et, hormis certains articles de journaux, ou l’attestation de la Directrice financière, il n'y a aucune preuve pour démontrer l'utilisation intensive et la durée de cette utilisation de la marque dans ces trois territoires.

Cela signifie que le signe a été exposé à une partie du public, mais cela ne constitue pas une preuve que le public pertinent perçoit le signe comme une indication de l'origine. Par conséquent, le titulaire n'a pas présenté d'éléments de preuve suffisants pour démontrer que la marque en question a acquis un caractère distinctif pour au moins une partie significative du public pertinent au Royaume Uni, en Irlande et Malte.

Comme indiqué précédemment, l'article 7, paragraphe 3, du RMUE exige non seulement l'utilisation intensive du signe par le titulaire, mais va au-delà. Le résultat de l'usage fait du signe doit être tel que le signe initialement incapable de remplir la fonction d'origine, qui est la fonction centrale d'une marque, remplit désormais cette fonction du fait de cette utilisation. L'identification par le public pertinent des produits et des services comme provenant d'une entreprise donnée doit résulter de l'usage de la marque, comme marque, lui permettant de distinguer les produits et les services concernés de ceux d'autres entreprises. Cela doit être apprécié par rapport aux produits et aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé, et les éléments de preuve qui concernent, entre autres, la part de marché détenue par la marque; à quel point la marque a été utilisée de manière intensive, étendue géographique et la durée; le montant investi par l'entreprise dans la promotion de la marque; la proportion de la catégorie de personnes concernée qui, confrontée à la marque en cause, identifie les produits et services comme provenant d'une entreprise donnée.

En ce qui concerne les extraits de divers journaux, sites web, publications et qui montrent la marque en cause, l'Office conclut qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude quelle était la part du public concerné du Royaume-Uni, de l'Irlande et de Malte ayant accès à ces documents. Ce qui ressort de ces documents est que la marque est utilisée par le demandeur. Toutefois, de telles constatations ne suffisent pas à affirmer, que la marque en cause, a acquis un caractère distinctif de par son usage qui en a été fait pour les produits et services demandés.

En outre, l'Office note qu'il semble y avoir un manque de preuves substantielles provenant de sources indépendantes telles que les associations professionnelles, les organisations de consommateurs ou les chambres de commerce pour démontrer de manière adéquate le degré de reconnaissance de la marque sur le marché.

Par conséquent, à la suite d'une évaluation minutieuse des éléments de preuve fournis, l'Office constate pour les raisons déjà indiquées qu'il ne permet pas d'évaluer la proportion du public qui, confronté à la marque, identifierait les produits et services en cause. L'Office conclut que les éléments de preuve ne suffisent pas à démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif par suite de l'usage qui en a été fait.

Conclusion

Pour les motifs exposés ci-dessus, votre revendication selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.

Pour les motifs exposés ci-avant dans la présente décision et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de MUE nº17582412 est rejetée par la présente pour tous les produits et services visés par la demande.

Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Laurent BEAUSSE