Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 03/07/2018

EVA TROIANI VIA PASQUALE REVOLTELLA, 35 I-00152 ROMA ITALIA

Fascicolo nº:	017587122
Vostro riferimento:	ETR1312/17
Marchio:	CARBON JEWELRY
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	Misake Group SA Via Calprino 18 CH-6900 Paradiso SUIZA

L 123 Basic Template - Descriptive Combinations (IT)

In data 04/05/2018 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 08/06/2018 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il significato del termine “CARBON” è tutt’altro che univoco poiché il medesimo indica un elemento chimico e l’uso di tale elemento chimico in gioielleria è insolito.

2. Il richiedente ha effettuato da medesima ricerca effettuata dall’Ufficio sul motore di ricerca “Google ® “ e dalla medesima emerge che il secondo e terzo risultato si riferiscono al segno de richiedente.

3. L’Obiezione sarebbe infondata in relazione a ”gioielli di ambra gialla; iridio; gioielleria in avorio; ornamenti in ambra nera; oggetti d’arte in metallo prezioso; scatole in metallo prezioso; figurine (statuette) in metalli preziosi; perle per creare bigiotteria; aneli portachiavi in metalli preziosi; braccialetti in tessuto ricamato” poiché tali prodotti sarebbero evidentemente composti da altro materiale.

4. L’Ufficio ha registrato numerosi marchi che includono il termine CARBON nella classe 14 e per tanto viene invocata la parità di trattamento. Inolotre vi sono marchi che includono i termini “GOLD” e “SILVER”

5. Anche nel regno unito sono stai depositati marchi analoghi

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di revocare la propria obiezione per i seguenti prodotti.

Classe 14 Iridio; perle per creare bigiotteria; braccialetti in tessuto ricamato.

L'obiezione viene mantenuta per i rimanenti prodotti per ragioni che verranno spiegate più avanti nella presente decisione.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

In merito alle argomentazioni di cui al punto1, si rileva che perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

Nel presente caso l’Ufficio ritiene inoltre di aver provato ampliamente che il termine CARBON è usato in gioielleria - nella lingua inglese - per indicare gioielli in fibra di carbonio o composti anche da elementi in fibra di carbonio.

Debbono dunque essere rigettata le argomentazioni di cui al punto 1.

In merito alle argomentazioni di cui al punto 2 si rileva che il fatto che la ricerca effettuata tramite www.google.it dia come secondo e terzo risultato la pagina web del richiedente è irrilevante per le seguenti ragioni:

1. La ricerca effettuata dall’Ufficio è stata fatta sul www.Goole.com indicando come preferenza la lingua Inglese, poiché è tale è la lingua del pubblico di riferimento

2. I risultati della ricerca del richiedente mostrano che la pagina web del richiedente è l’unica in lingua italiana, fra quelle mostrate, laddove l’uso descrittivo sulla base del quale l’obiezione è stata mossa, è per il pubblico di lingua inglese.

3. La ragione per cui la pagina web del richiedente appare fra le prime potrebbe essere imputabile alla circostanza, lecita e consueta, conosciuta come posizionamento sui motori di ricerca che consiste in una serie di attività il cui fien è quello di fa apparire una pagina web fra i primi risultati mostrati.

4. Anche volendo basarsi sulla ricerca google® presentata dal richiedente, la pagina di quest’ultimo è una uno di 443.000.000 e, tale circostanza , di fatto conferma che il pubblico di riferimento di lingua inglese percepirebbe il segno come descrittivo e carente di capacità distintiva.

Deve dunque essere rigettata anche l’argomentazione di cui al punto n. 2 poiché non prova in nessun modo che il pubblico di riferimento percepirà il segno come indicativo della provenienza imprenditoriale dei prodotti oggetto di rifiuto.

Per ciò che concerne le argomentazioni di cui al punto n.3 l’ufficio ha in parte accettato le argomentazioni del richiedente ritirando l’obiezione in relazione ad alcuni prodotti.

In merito a “gioielli di ambra gialla; gioielleria in avorio; ornamenti in ambra nera; oggetti d’arte in metallo prezioso; scatole in metallo prezioso; figurine (statuette) in metalli preziosi; aneli portachiavi in metalli preziosi” si rileva che detti prodotti possono essere composti principalmente, ma non esclusivamente, a meno che così indicato, da materiali differenti dal Carbonio e/o dalla fibra fibra di carbonio.

Tale circostanza non si da per prodotti estremamente specifici come quelli per cui l’obiezione è stata ritirata (i.e. Iridio; perle per creare bigiotteria; braccialetti in tessuto ricamato).

In relazione alle argomentazioni di cui ai punti 3 e 4 si ricorda che:

Per quanto riguarda le decisioni nazionali cui fa riferimento il richiedente, in base alla giurisprudenza consolidata:

il regime dell'Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo con il proprio insieme di obiettivi e norme ad esso specifici; è autosufficiente e si applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale ... Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutato solo in relazione alle pertinenti norme dell'Unione. Pertanto l'Ufficio e, se del caso, il giudice dell'Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso.

(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Per quanto riguarda l'argomento del richiedente in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Le argomentazioni di cui ai punti 3 e 4 debbono anch’esse essere rigettate.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 587 122 è respinta per i seguenti prodotti:

Class 14: Gioielleria, bigiotteria, orologeria e strumenti cronomet ...Show morerici; lancette per orologio a pendolo, a muro, da tavolo, da parete o da terra; gioielli di ambra gialla; amuleti (gioielleria); orologi a pendolo; bilancieri (orologeria); bariletto (orologeria); braccialetti (gioielleria); orologi da polso; braccialetti per orologi (cinturini); ciondoli per la gioielleria; spillette (gioielleria); quadranti (orologeria); quadranti solari; rotismi (orologeria); catene (gioielleria); catene di orologi; cronografi (orologi); cronometri; cronoscopi; strumenti cronometrici; collane (gioielleria); orologi elettrici; ferma-cravatte; monete; orologi atomici; orologi di controllo (orologi madri); casse (scatole) di orologi; gioielleria in avorio; ornamenti in ambra nera; gioielleria; medaglioni (gioielleria); medaglie; orologi (da polso e da tasca); molle d'orologi; meccanismi di orologeria; spille per ornamento; sveglie;; ancore (orologeria); anelli (gioielleria); oggetti d'arte in metallo prezioso; scatole in metallo prezioso; articoli di gioielleria per cappelleria; orecchini; articoli di gioielleria per calzature; gemelli; busti in metallo prezioso; casse di orologi; scrigni per orologi; figurine (statuette) in metalli preziosi; spille (gioielleria); spille da cravatte; insegne in metalli preziosi; portachiavi (anelli portachiavi con gingillo o charm); portachiavi (catenelle portachiavi con gingillo o charm); cronometri contasecondi; gioielli cloisonné; scatole per gioielli; portagioie; scrigni; chiusure per gioielleria; ganci per gioielleria; portagioie arrotolabile; cabochons; anelli portachiavi in metalli preziosi; scatole di presentazione per la gioielleria; scrigni per gioielli; lancette per orologio da polso; misbaha (rosari per la preghiera); ciondoli per portachiavi ad anello; ciondoli per portachiavi a catenella; rosari; corone del rosario.

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Michele M. BENEDETTI-ALOISI