ANULACIÓN n.º  38 821 C (NULIDAD)

Play, S.A., Polígono Industrial Riera de Caldes, Rda. Boada Vell 6, 08184 Palau-Solità i Plegamans, Barcelona, España (solicitante), representado por Aina Rabell y Elena Mach Arbiol, Paseo de Gracia 50, 5ª Planta, 08007 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Qplay GmbH, Mevissenstr. 16, Briefkasten 03, 50668 Colonia, Alemania (titular de la MUE), representado por Padima, Explanada de España n.º 11, Piso 1º, 03002 Alicante
España (representante profesional).

El 30/09/2020, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se desestima la solicitud de declaración de nulidad en su totalidad.

2. Recaerán en el solicitante las costas, que se fijan en 450 EUR.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra todos los productos de la marca de la Unión Europea n.º 17 609 819 , en concreto:

Clase 28: Caballitos de balancín [juguetes]; toboganes [artículos de juego]; coches de juguete eléctrico; sillas mecedoras; carruseles; bloques de construcción [juguetes]; casas de muñecas; modelos de vehículos a escala; cuartos de muñecas; patinetes [juguetes]; vehículos de juguete; rompecabezas [puzles]; modelos [juguetes]; robots de juguete; bloques de construcción [juguetes de inserción].

Entre otros, la solicitud está basada en el registro de marca Europea n.º 12 603 643 “CASUALPLAY” que entre otros protege los siguientes productos y servicios en los que se basa la solicitud: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; coches y cochecitos para niños; asientos acoplables en vehículos para seguridad de niños; cinturones de seguridad; piezas sueltas y accesorios para los mismos; carritos para la compra; sillas transportables y/o transformables aplicables en los automóviles en la clase 12 y publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al menor en comercios y venta al menor a través de redes mundiales de informática de vehículos, coches y cochecitos para niños, asientos acoplables en vehículos para seguridad de niños, cinturones de seguridad, piezas sueltas y accesorios para los mismos, carritos para la compra, sillas transportables y/o transformables aplicables en los automóviles, cunas, moisés-cunas, sillas altas para niños, jaulas y andadores infantiles; colchonería confeccionada, colchones, colchonetas, almohadas y almohadones en la clase 35

El solicitante alegó el artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, y el artículo 8, apartado 5, del RMUE.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

El solicitante explica, en primer lugar, que envió un requerimiento al titular de la marca impugnada a efectos de informar de la situación creada mediante los distintos registros de marca “QPlay”, los cuales suponen una infracción de los derechos prioritarios respecto a la familia de marcas “PLAY” del solicitante, pero el titular ignoró esta circunstancia, lo que obligó al solicitante a interponer las correspondientes acciones de nulidad. Continúa explicando que las marcas anteriores son notorias en el sector de la puericultura y por lo tanto el titular de la marca impugnada intenta obtener una ventaja desleal utilizando el signo “QPLAY”, ya que se está aprovechando de la reputación ganada por el solicitante con el término “PLAY”, lo cual provocará un menoscabo en el carácter distintivo y/o la notoriedad de las marcas anteriores, reflejado en una disminución de ingresos por parte del solicitante. Además, la acusada identidad visual, fonética y denominativa entre los signos, unida a la identidad de productos, produce un inevitable riesgo de confusión o, en cualquier caso, asociación en el mercado, y, por tanto, es aplicable el artículo 8, apartado 1, letra b, del RMUE.

El solicitante alega además que posee una familia de marcas, todas ellas distinguidas con el elemento “PLAY”, que han sido usadas en el mercado; teniendo en cuenta la notoriedad de Play en el sector de la puericultura, que le otorga un elevado carácter distintivo, en relación con el hecho de que dicha denominación “PLAY” es el denominador común de la marca impugnada y la familia de marcas anteriores, el público consumidor creerá erróneamente, que los productos protegidos bajo la marca objeto de nulidad están relacionados con los productos y servicios del solicitante, afectando por tanto, la reputación y buen nombre de Play al comprobar los consumidores, en un momento posterior, que no existe ninguna relación entre tales marcas, produciéndose en consecuencia situaciones perjudiciales para el solicitante.

Respecto a la comparación de las marcas anteriores con la impugnada el solicitante alega que del mismo modo que “CASUAL”, “XTREM” o “MARKET”, describen el tipo de productos o servicios a los que hacen referencia (Ej: “CASUAL” hace a referencia a una gama de productos más informales o, “MARKET” se refiere a una categoría de productos para su uso como carros para la compra), el término “Q” delante del vocablo “Play”, también llevará a los consumidores a pensar erróneamente que “QPLAY” se corresponde con el servicio de atención al consumidor de Play (Questions/ Queries). Respecto a la comparación entre productos, el solicitante alega que hay identidad entre los productos de la clase 18 y un carácter competidor y complementariedad entre los productos de la clase 18 y los de la clase 12, en cuanto a los contenidos en la clase 25, explica que existe una gran similitud toda vez que mochilas, maletas y bolsas serán percibidos por los consumidores como accesorios que conforman la indumentaria de una persona, como el calzado o los artículos de sombrerería. Además, los servicios de venta son prácticamente idénticos a los productos de las clases 18 y 25, y los productos designados por la marca impugnada en las clases 18 y 25 guardan relación aplicativa con respecto a los servicios de la clase 35 de la marca de Play.

El titular requiere la prueba del uso de todas las marcas que están sujetas a este requisito y explica que el requerimiento efectuado por el solicitante no resulta relevante, ya que éste debe limitarse a si existe o no un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas o un perjuicio o aprovechamiento ajeno de la reputación alegada de contrario para las marcas base de la nulidad. Explica además que la prueba aportada por el solicitante no cumple con lo estipulado en el artículo 55 RDMUE, y dice que no ha quedado acreditado que las marcas anteriores gocen de renombre en los territorios relevantes (UE y ESPAÑA) y, además, no es cierto que las marcas enfrentadas sean similares ni que el término “PLAY” sea distintivo en relación con productos y servicios para bebés y niños, ni de forma inherente ni adquirida por el uso.

Además, el argumento de la familia de marcas debe descartarse por cuanto el elemento común “PLAY” no es distintivo, sólo se ha acreditado un uso exiguo de la marca “CASUALPLAY” y el elemento común no aparece siempre en el mismo lugar. Por otra parte, no existe riesgo de confusión o asociación ya que incluso si hubiera cierto grado de similitud entre los productos las marcas anteriores tienen un grado bajo de distintividad y el consumidor tiene un alto grado de atención. Así mismo, las marcas presentan diferencias figurativas relevantes, lo que las hace visual y fonéticamente diferentes y conceptualmente, si bien las marcas están vinculadas por “PLAY”, este elemento es poco distintivo.

En sus últimas alegaciones las partes se ratifican en sus argumentos en tanto que el solicitante añade que la prueba de uso aportada es a todas luces insuficiente para acreditar un uso efectivo de las marcas anteriores.

En este caso, la División de Anulación considera apropiado comenzar la evaluación de la solicitud con la marca reseñada arriba, que no tiene la obligatoriedad de probar su uso, ya que no estaba registrada cinco años a fecha de la solicitud de nulidad. Además, la documentación respecto al renombre/notoriedad de las marcas se refiere sobre todo esta marca.

Así mismo, hay que aclarar que, en efecto, como mantiene el titular, el hecho de que el solicitante se pusiera en contacto con él respecto al registro de la marca impugnada y de otras con la denominación “PLAY” y finalmente presentara varias solicitudes de nulidad no tiene ninguna influencia en este procedimiento, en donde tan sólo cabe dirimir si se cumplen las disposiciones reglamentarias para que la solicitud pueda ser admitida.

RENOMBRE- ARTÍCULO 60, APARTADO 1, LETRA a) RMUE JUNTO CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 5 RMUE

Según el artículo 60, apartado 1, letra a RMUE la marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;

A tenor del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca anterior registrada, en el sentido del apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada:

cuando sea idéntica o similar a la marca anterior, independientemente de si los productos y servicios para los que se solicita son idénticos, similares o no similares, a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

 Los signos deben ser idénticos o similares.

 La marca de la parte solicitante debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la oposición.

 Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la solicitud puede fracasar si el titular logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada. En el presente caso, el titular de la MUE alegó justa causa que se analizará posteriormente.

La reivindicación de renombre se evaluará en primer lugar respecto a la marca arriba apuntada (registro de marca Europea n.º 12 603 643 “CASUALPLAY”) pues muchos de los documentos presentados por el solicitante se refieren a esta marca.

a) Justa causa

En el caso presente, el titular no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

b) Renombre de la marca anterior

Según el solicitante, la marca anterior es renombrada en la Unión Europea respecto a todos los productos y servicios en los que se basa la solicitud: vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; coches y cochecitos para niños; asientos acoplables en vehículos para seguridad de niños; cinturones de seguridad, piezas sueltas y accesorios para los mismos; carritos para la compra; sillas transportables y/o transformables aplicables en los automóviles en clase 12 y publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, venta al menor en

comercios y venta al menor a través de redes mundiales de informática de vehículos, coches y cochecitos para niños, asientos acoplables en vehículos para seguridad de niños, cinturones de seguridad, piezas sueltas y accesorios para los mismos, carritos para la compra, sillas transportables y/o transformables aplicables en los automóviles, cunas, moisés-cunas, sillas altas para niños, jaulas y andadores infantiles; colchonería

confeccionada, colchones, colchonetas, almohadas y almohadones en la clase 35.

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente respecto de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

En este caso la marca impugnada se presentó el 19/12/2017. Por consiguiente, se invitó a la parte solicitante a probar que la marca anterior gozaba de renombre en la Unión Europea antes de esta fecha. Debe probarse, además, que la marca continúa teniendo renombre a la presentación de la solicitud de nulidad (14/10/2019) y, además, que el renombre adquirido se refiere a los productos y servicios para los que el solicitante alega la existencia del mismo, a saber, los mencionados más arriba en las clases 12 y 35.

Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo, especialmente, la cuota de mercado de la marca; la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso; y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

El día 14/10/2019, junto con su declaración de nulidad, el solicitante explicó que la empresa solicitante es española, se fundó en el año 1966 y fue pionera y líder en seguridad infantil, además de estar presente en el mercado internacional. Fue la primera empresa en diseñar, fabricar y comercializar sistemas de retención infantil en España. Con una trayectoria de más de 50 años de experiencia, la empresa solicitante ha adquirido una gran notoriedad y prestigio en sus productos de movilidad en auto y paseo, así como de puericultura en el hogar y carritos de la compra. Sus trabajos han sido reconocidos en numerosas ocasiones con premios sectoriales de gran relevancia.

En sus alegaciones el solicitante aportó un gráfico con una línea cronológica de diversos signos pertenecientes a la familia de marcas de Play:

El solicitante hace referencia a la notoriedad de la marca citando el artículo 6bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El solicitante aportó la siguiente documentación:

DOCUMENTO n.º 1: Datos correspondientes a la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de todas las marcas españolas de base.

DOCUMENTO n.º 2: Una copia del requerimiento mediante Burofax a la solicitante de las marcas objeto de nulidad “QPlay”, a efectos de informar de la situación creada mediante los distintos registros de marca “QPlay”, los cuales suponen, según el solicitante, una infracción de los derechos prioritarios respecto a la familia de marcas “PLAY”, entre las que se encuentran: “Play”, “Casualplay” o “Playmarket”, entre otras.

DOCUMENTOS n.º 3.1 a 3.6: Premios (2014).

DOCUMENTOS n.º 4.1 a 4.23: Artículos y otros documentos informativos del sector de la puericultura.

- Artículo de 04/06/2019, publicado en la página web www.elplanetadelbebe.com, tienda online especializada en artículos y accesorios de bebé, en el que se hace referencia a la marca Casualplay como una de las más conocidas en el sector:

“Descubre toda la gama de carritos para tu bebé de las mejores marcas como Jané, Bebeconfort, CasualPlay, Silver Cross,…”

“El mercado de los carros de bebés es muy amplio, existen de dos piezas, de tres piezas (trios) y gemelares. Hay muchísimos modelos, tipos y marcas, algunas muy conocidas y con gran trayectoria en el sector como Jané, Casualplay, BébéConfort, Silver Cross, Baby Monster”

- Artículo publicado el 07/02/2019 en la página web www.bebesymas.com, en el que se hace referencia a la marca Casualplay como una de las 15 mejores sillas de paseo para las vacaciones de verano.

- Artículo publicado el 07/02/2019 en la página web http://noticias.infocif.es, titulado “Los líderes del mercado en sillas de coche para niños”, entre los que aparece destacada la marca Casualplay:

“Casualplay (http://www.infocif.es/ficha-empresa/play-sa). Destaca por ser la primera empresa en diseñar, fabricar y comercializar sistemas de retención infantil en España. Fundada en 1966, esta empresa de capital familiar y ubicada en Barcelona es pionera en seguridad infantil”.

“Los productos de Casualplay destacan por tener una línea moderna, depurada y elegante, pero también algo deportiva, persiguiendo siempre simplificar la movilidad de los padres con hijos, facilitar el uso de sus productos, la seguridad, la calidad y el diseño. Uno de sus puntos fuertes es que cuenta con un excelente servicio post-venta”.

- Artículo publicado el 07/02/2019 en la revista digital http://www.hola.com, titulado “Los primeros días como mamá de Vega Royo-Villanova”, en el que se hace referencia a la marca Casualplay: “A través de las redes sociales, la “ it girl” nos ha hecho partícipes de momentos tan especiales como la llegada a casa con el bebé o el primer paseo con el niño con el cochecito Casualplay por el barrio neoyorquino del Soho”.

- Artículo publicado el 22/02/2018 en la página web http://www.bebesymas.com, titulado “Paseos a pares: los siete mejores cochecitos gemelares para bebés”, en el que se hace referencia a la marca Casualplay.

- Artículo publicado el 06/12/2018 en la página web http://www.bebesymas.com, titulado “Cochecitos para bebé y sillas de paseo que marcarán tendencia: novedades para 2019”, en el que aparecen mencionados dos productos de Play.

- Artículo extraído de la revista Puericultura Market, de Julio/ Agosto 2018, en el que aparece la siguiente mención de Play; la traducción es:

“La Compañía Play Group está especializado en sistemas de retención infantil y cochecitos, que se basa en tres aspectos clave: experiencia, seguridad e innovación. Tiene presencia en la UE, Rusia, Ucrania, Corea del Sur y Taiwán, y este campo empresarial representa el 30% de su facturación total.

Estrategias de negocio

Han centrado su trabajo en la optimización de recursos tanto para un nivel de gestión interno como externo. Están reestructurando su red de ventas en algunos mercados de Europa para acceder de manera eficiente a los consumidores potenciales.

Metas

Play está centrando su trabajo en su internacionalización, y está invirtiendo en la exploración de nuevos mercados. Hasta 2018 quieren llegar a los mercados de Oriente Medio, Asia y Australia, y el objetivo para 2019 es consolidar su posición en estos mercados.

Productos destacados

Play está trabajando en el desarrollo de nuevos modelos i-Size para completar la gama de sistemas de retención infantil, que presentarán en la próxima feria Kind & Jugend”.

- Artículo de 29/12/2016, extraído de la página web www.vivesaludable.es, en el que se hace la siguiente mención respecto a los productos de Play: “Dicha silla obtuvo la mejor calificación (4 estrellas/Gut) en la II campaña Eurotest 2013. A esta calificación se suma la medalla de plata obtenida en Kind&Jugend 2012, la medalla de oro en la Feria Mir Detstva de Moscú y el reconocimiento internacional CLEPA (European Association of Automotive Suppliers) en el 2014”.

- Artículo extraído de la revista Puericultura Market, de Noviembre/ Diciembre 2017, en el que aparecen dos menciones de la marca CASUALPLAY de Play: “La empresa apuesta por la renovación de sus modelos de coches de paseo con nuevas soluciones”, “Dentro de la categoría de sillas auto, la marca presentó sus diferentes modelos y apuestas por la seguridad”.

- Artículo extraído de la revista Puericultura Market, de Marzo/ Abril 2017, en el que aparece la siguiente mención de Play: “La compañía PLAY anunció en el primer número su modelo Olymp, una silla del Grupo 0 y 1 (desde recién nacido hasta los 18 kg.) y homologada bajo la ECE R 44/02”.

- Artículo publicado el 04/05/2017 en la página web http://refugiodecrianza.com, titulado “Los mejores cochecitos de bebé que verás en 2017”, entre los que aparece destacada la marca Casualplay: “Y ya sin más rodeos, la lista de carritos que llegan pisando fuerte este año. Algunos son nuevos, y otros son carritos anteriores que van mejorando y siguen siendo favoritos”.

- Artículo publicado el 08/03/2016 en la página web http://www.ultimahora.es, titulado “Viajar con niños y sin cochecito”, en el que se hace referencia a la marca Casualplay: “Mybabystock se ha especializado en material de puericultura de 0 a 5 años, con primeras marcas como CasualPlay, (…)”.

- Artículo publicado el 15/12/2014 en la página web https://www.mamisybebes.com/2014/12/casualplay-loop/, en el que se hacen las siguientes menciones respecto a un producto de Play:

“Casualplay es un fabricante de carritos español con una amplia trayectoria en nuestro país”.

“El modelo Casualplay Loop es la novedad de diciembre de 2014 y está destinado a convertirse en un superventas”.

- Artículo publicado por IFEMA Feria de Madrid, Puericultura Madrid 2013, Salón Profesional de Productos para la Infancia, en el que se destaca lo siguiente:

“Casualplay, marca pionera en el diseño, producción y lanzamiento de sistemas de retención infantil, presenta sus propuestas para 2015”.

“Casualplay lleva 48 años en el mercado español, donde ha sido la primera empresa en diseñar y patentar sistemas de retención infantil. En estos años la compañía ha trabajado en la creación, producción y distribución de sistemas de retención infantil, cochecitos y sillas de paseo, y complementos de puericultura para el hogar. Con sede en Barcelona, la compañía distribuye productos a más de 21 países de los 5 continentes”.

- Prueba TCS de asientos infantiles, de 22/05/2013, con la traducción de algunos extractos al español:

“Emmen, 22 de mayo de 2013. Se pusieron a prueba 25 productos en esta última prueba TCS de asientos para niños. Se sometieron a un total de 150 pruebas de choque y alrededor de 1,000 pruebas individuales. Los controles se referían a la seguridad en caso de colisión, manipulación y ergonomía, así como aspectos prácticos y la presencia de cualquier sustancia nociva. Diez productos han sido calificados como “altamente recomendados” y por primera vez, dos fueron galardonados con “ excelente” ”. Entre los diez productos calificados como “altamente recomendados”, aparecen dos productos de Play, posicionados en el 4º y 5º lugar, esto es, Casualplay Baby 0+ con Fix Baby 0+ y Casualplay Baby 0+ (vid. pág. 3).

“El Casualplay Baby 0+, así como el Römer Versafix y el Peg-Pérego Viaggio1 Duo-Fix K en la base de Isofix, dentro la categoría de 9-18 kg, han ganado cuatro estrellas (…)”. (Vid. párrafo sexto, pág. 1)

- Artículo publicado el 10/12/2013 en la revista “XL Semanal” del diario ABC, accesible a través de la web http://abcblogs.abc.es, titulado “Cómo elegir una silla para el coche”, en el que se hace referencia a la marca Casualplay: “Para poneros en situación, las marcas “punteras” en esto de las sillas son Cybex, Britax, CasualPlay (…)”.

- Informe RACE, de 2013 (RACE es un Club líder en Asistencia en Carretera fundado en 1903), en el que se lleva a cabo un Análisis de Sistemas de Retención Infantil. Aparecen en el informe dos modelos de Play con un grado de puntuación “Satisfactorio”; Asimismo, se hace referencia a la estabilidad de un modelo de cochecito de Play, entre otros: “El modelo Casualplay Q-Retraktor Fix (tanto con cómo sin “Support leg”) y el modelo Britax/ Römer Xtensafix pueden unirse de modo muy estable al automóvil gracias a sus puntos de anclaje y se adaptan bien a asientos con contornos distintos. Por tanto, han obtenido la mejor nota, “muy satisfactorio” en cuanto a estabilidad sobre el asiento del vehículo”.

- Copia de la Inscripción de Play en la Feria internacional KIND + JUGEND de Colonia (Alemania), de enero 2012, para obtener un expositor principal. Tal y como se define en la página web https://www.nferias.com/kind-jugend-1/: “En Kind + Jugend se encuentran: butacas de automóvil para bebés, asientos de para bicicletas; equipos de seguridad; productos de higiene; artefactos eléctricos y de monitoreo; productos cosméticos para bebés; ropa para bebés, niños, adolescentes, accesorios, calzado y maternidad así como juguetes para bebés y niños pequeños”.

- Artículo publicado el 10/08/2011 en la página web www.elplanetadelbebe.com/blog/, en el que se hace referencia a Casualplay como uno de los carritos de las mamás más famosas:

“El estrenado papá Arturo Valls elige un carrito fuerte y seguro como es el Vingate 3 de Casualplay, equipado con el capazo Playmoon homologado para el auto. Un carrito con un diseño robusto y resistente para ¡arrasar por la ciudad!”

- Artículo publicado el 30/04/2010 en la página web http://www.elcorreogallego.es, titulado “Ya está aquí: “Mes del bebé” en las tiendas Bebiños”, en el que se hace referencia a la marca Casualplay: “Allí, contarán con el asesoramiento de personal especializado y con productos de primera línea para el ajuar infantil. Podrán adquirir las mejores marcas del mercado y los diseños de última generación que hacen la vida más cómoda a los pequeños a los mejores precios (peg Perego; Jané, Bebé Confrot, CasualPlay; Micuna…)”.

- Dosier de prensa de los Premios Delta ADI FAD, de 06/11/2009, disponible a través del link https://studylib.es/doc/4147279/premis-delta-2009, en el que aparece el premio Delta de la Opinión otorgado a Play. Traducción:

“Los centenares de asistentes a la inauguración de la exposición y la entrega de los Premios Delta pudieron votar al mejor producto entre los seleccionados, para otorgar el “Premio de la Opinión”.

“Delta de la Opinión

Producto: Picoroco Casualplay

Diseñador: Play Design Department (Departamento de Diseño de Play)

Empresa: Play

Descripción: Práctica y a la vez creativa, se trata de una hamaca plegable ultra compacta, muy ligera y funcional, tanto en casa como al aire libre. Pensada para descansar, jugar o comer, se puede utilizar hasta los 9 Kg. Y cumple los máximos estándares en seguridad EN12790. (…)

- Artículo publicado en la página web www.cocheyfamilia.com, de mayo de 2018, titulado “La silla de auto Q-Retraktor Fix de Casualplay evoluciona y se convierte en Q-Retraktor Fix II del grupo 1/2”, en el que aparecen las siguientes menciones: “Casualplay está preparando el lanzamiento de la nueva silla de auto Q-Retraktor Fix II, convirtiendo así a su reconocida antecesora Q-Retraktor Fix en una sillita del grupo 1/2”, “No hay que olvidar que la calidad de la predecesora de esta nueva silla de auto, quedó avalada por la Medalla de Plata de Kind & Jugend 2012, la Medalla de Oro en el Salón de Mir Detstva Moscú, el reconocimiento internacional CLEPA (Asociación Europea de Proveedores de Automoción) en 2014 y la mejor calificación en el segundo informe Eurotest en 2013”.

- Publicación disponible en la página web del conocido centro comercial El Corte Inglés, www.elcorteingles.es, en la que aparece la siguiente descripción de un producto de Play: “Dicha silla obtuvo la mejor clasificación (4 Estrellas / Gut) en la II campaña Eurotest 2013. A esta clasificación se suma la medalla de plata obtenida en Kind&Jugend 2012, la medalla de oro en la famosa Feria Mir Detstva de Moscú y el reconocimiento internacional CLEPA (European Association of Automotive Suppliers) en el 2014.

DOCUMENTOS n.º 5.1 y 5.2: Certificados emitidos por SGS, que según el solicitante es líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación, que está considerado como principal referente mundial en calidad e integridad.

Capturas de pantalla de varias páginas web con valoraciones y comentarios de consumidores:

- Página web https://www.consubebe.es/marca/casualplay, en la que aparecen más de 100 opiniones y valoraciones respecto a productos de la marca Play.

- Página web https://mibebeyyo.elmundo.es/opiniones/loop-match-3.html, en la que aparecen varias opiniones y valoraciones respecto a productos de la marca Play.

El día 09/03/2020 el solicitante aportó prueba del uso de otras marcas; estas pruebas serán también examinadas en relación al renombre de la marca anterior objeto de esta evaluación pues fueron presentados antes de que finalizara el plazo para que el solicitante substanciara su solicitud:

- Link de la página web https://www.play.es, respecto a diversos productos identificados con la marca “PLAY”.

- Link de la página web https://www.casualplay.com/es, respecto a diversos productos identificados con la marca “CASUALPLAY”.

- Link de la página web https://www.playxtrem.com/es, respecto a diversos productos identificados con la marca “PLAYXTREM”.

- Link de la página web https://www.playmarketshop.com/es, respecto a diversos productos identificados con la marca “PLAYMARKET”.

- Link de la página web https://www.amazon.es/s?k=casualplay&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2, respecto a diversos productos identificados con la marca “CASUALPLAY”.

- Link de la página web https://www.amazon.es/s?k=playmarket&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1, respecto a diversos productos identificados con la marca “PLAYMARKET”.

- DOCUMENTO n.º 6: Facturas por la venta de productos entre los años 2015 a 2019.

- DOCUMENTO n.º 7: Catálogo de productos de la marca “PLAY” de la colección 2018/19.

- DOCUMENTO n.º 8: Etiqueta de colección ET3059CS-ED03, que se aplica a varios productos.

- DOCUMENTO n.º 9: Oferta comercial de fecha 14/12/2017, en la que se mencionan varios modelos como “SCOUTER FIX” y “TWO FIX”

- DOCUMENTOS n.º 10.1 a 10.3: Especificaciones de productos en las que aparece la marca “PLAY” .

- Documento n.º 11: Una certificación de la compañía Pleta, Sociedad de Auditores y Consultores sobre a) la cifra de ventas de las marcas con las que opera la sociedad PLAY, S.A., para los años 2014 a 2019 y b) gastos de publicidad y promoción en el mismo periodo.

El propietario alega que la prueba aportada al efecto de acreditar el renombre de la marca no cumple con lo estipulado en el artículo 55 RDMUE, ya que las pruebas no han sido presentadas conforme a las disposiciones de este artículo. Sin embargo, la División de Anulación observa que en su escrito del 09/03/2020 el solicitante aportó un listado con las pruebas presentadas anteriormente.

También, el propietario alega que muchas de las pruebas se refieren a la compañía y no a ninguna marca en concreto, y dice así mismo que en los certificados de calidad no aparece la marca anterior sino la compañía; además, en las facturas sólo se muestran puntualmente algunos productos designados con la marca “CASUALPLAY” y, en cuanto a las valoraciones y comentarios de consumidores incluidos a través de capturas de pantalla, en muchas no se alcanza a ver la marca. De todo ello colige que la prueba aportada no demuestra más que cierto uso de la marca “CASUALPLAY” para cochecitos de bebé en España y en ningún caso un renombre del signo, pues la mayoría de las pruebas aportadas no revelan la percepción de las marcas por parte del consumidor.

También, dice que ciertos documentos no están fechados y alguno (concretamente uno de los premios) no está en el idioma del procedimiento. Por otra parte, hay documentos que se refiere a “PLAY” como empresa o como nombre comercial, y no aparecen marcas concretas.

La División de Anulación considera que, en efecto, la información aportada se refiere a una pléyade de marcas, y en cuanto a la implantación en el mercado de la marca “CASUALPLAY” en concreto hay que expresar que el conjunto de los documentos no prueban sin lugar a dudas un nivel de conocimiento que pueda considerarse como renombre ni tan siquiera en el territorio español, ya que no existe información fehaciente de que la marca anterior sea conocida por una parte importante del público interesado por los productos amparados por dicha marca (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Aunque es evidente que la marca ha tenido cierta presencia en el mercado español, no existen indicaciones sobre el volumen de ventas ni la cuota de mercado de la marca, ni sobre el alcance de las medidas dirigidas a su promoción. En este sentido hay que apuntar que las conclusiones del documento n.º 11 (auditoría sobre las ventas y la promoción de la marca) no vienen avalados por el resto de la documentación, ya que, como explica el titular de la marca impugnada, muchos documentos o bien se refieren a la empresa en sí misma, o bien se refieren a un conjunto de marcas sin que sea evidente el nivel de reconocimiento de cada una de ellas en el mercado. Por otro lado, en el documento n.º 11 no se explica exactamente a qué productos corresponde la información suministrada.

Como se ha visto antes, el renombre de la marca anterior constituye un requisito para que la solicitud de nulidad pueda prosperar, de acuerdo con el artículo 8, apartado 5, del RMUE. Puesto que no ha sido posible determinar que la marca anterior sea renombrada, no se cumple uno de los requisitos necesarios establecidos en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, y la solicitud de nulidad presentada al amparo del artículo 8, apartado 5, del RMUE debe ser desestimada, y no sólo respecto a la marca Europea n.º 12 603 643 “CASUALPLAY”, sino también respecto al resto de las marcas base de la nulidad, ya que la documentación en su conjunto no demuestra el renombre de ninguna de ellas.

La evaluación de la nulidad continuará sobre la base del Artículo 8(1)(b) EUTMR y las marcas base del procedimiento, que son:

1. Registro de marca europea n.º 6 002 621 “PLAYMARKET”.

2. Registro de marca europea n.º 12 603 643 “CASUALPLAY”.

3. Registro de marca europea n. 3 240 736 .

4. Registro de marca de la Unión Europea n.º 15 724 156

5. Registro de marca de la Unión Europea n.º 16 725 384

6. Registro de marca de la Unión Europea n.º 1 527 044 ‘PLAYXTREM’.

7. Registro de marca española n.º 2 294 772 .

8. Registro de marca española n.º 2 320 349 .

9. Registro de marca española n.º 2 446 072 .

10. Registro de marca española n.º 2 294 773 .

PRUEBA DEL USO

El titular de la MUE requirió la prueba del uso de varias de las marcas anteriores. Sin embargo, en este momento, la División de Anulación no considera oportuno evaluar las pruebas de uso presentadas (15/02/2005, T‑296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72). El examen de la solicitud de declaración de nulidad seguirá su curso como si se hubiera demostrado el uso efectivo de las marcas anteriores respecto de todos los productos y servicios invocados, que es la mejor perspectiva desde la que se puede considerar el caso del solicitante.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 60, APARTADO 1, LETRA a), DEL RMUE JUNTO CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), DEL RMUE

Existe riesgo de confusión cuando el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, suponiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, llegado el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia de riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

a) Los productos

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, entre otros, la naturaleza y la finalidad de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los productos en los que se basa la solicitud son los siguientes:

1. Registro de marca europea n.º 6 002 621 “PLAYMARKET”: carritos para ir a la compra en la clase 12.

2. Registro de marca europea n.º 12 603 643 “CASUALPLAY”: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; coches y cochecitos para niños; asientos acoplables en vehículos para seguridad de niños; cinturones de seguridad; piezas sueltas y accesorios para los mismos; carritos para la compra; sillas transportables y/o transformables aplicables en los automóviles en clase 12 y publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al menor en comercios y venta al menor a través de redes mundiales de informática de vehículos, coches y cochecitos para niños, asientos acoplables en vehículos para seguridad de niños, cinturones de seguridad, piezas sueltas y accesorios para los mismos, carritos para la compra, sillas transportables y/o transformables aplicables en los automóviles, cunas, moisés-cunas, sillas altas para niños, jaulas y andadores infantiles; colchonería confeccionada, colchones, colchonetas, almohadas y almohadones en la clase 35.

3. Registro de marca europea n.º 3 240 736 : vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; coches y cochecitos para niños; asientos acoplables en vehículos para seguridad de niños; cinturones de seguridad, piezas sueltas y accesorios para los mismos; carritos para la compra; sillas transportables y/o transformables aplicables en los automóviles en clase 12 y cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias no incluidos en otras clases; pieles; baúles y maletas; mochilas; bolsas para transportar niños; paraguas; sombrillas; bastones; guarnicionería en la Clase 18.

4. Registro de marca de la Unión Europea n.º 15 724 156 coches y cochecitos de niños; fundas para cochecitos de niños; cubiertas y capotas para cochecitos de niños; sujeciones de seguridad de vehículos para su uso con cochecitos para niños; arneses para su uso con cochecitos; sillas transportables y/o transformables aplicables en los automóviles; asientos acoplables en vehículos para seguridad de niños; cestas para cochecitos; sillitas para niños; patinetes [vehículos]; patinetes para el transporte; partes, piezas para todos los productos antes mencionados (no comprendidos en otras clases); asientos de niños para bicicletas y automóviles; carritos para la compra en la clase 12.

5. Registro de marca de la Unión Europea n.º 16 725 384 : publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina en la clase 35.

6. Registro de marca de la Unión Europea n.º 1 527 044 ‘PLAYXTREM’: Cochecitos; cochecitos para usar con capazos; sujeciones de seguridad de vehículos para su uso con cochecitos para niños; cochecitos para bebés; cochecitos de bebé; cochecitos de niño; sillas de seguridad (para vehículos); sillas de seguridad para niños para su uso en vehículos; carritos de la compra; fundas para cochecitos de bebé; arneses para su uso con cochecitos; arneses de seguridad de vehículos para cochecitos; sombrillas para fijar en cochecitos de bebé; paraguas para fijar en cochecitos de bebé; cubiertas y capotas para cochecitos de niños en la Clase 12.

7. Registro de marca española n.º 2 294 772 : asientos de seguridad para niños, aplicables a vehículos terrestres; cochecitos para bebés; arneses de seguridad para asientos de vehículos en la clase 12.

8. Registro de marca española n.º 2 320 349 : servicios de publicidad y de promoción de ventas en la clase 35.

9. Registro de marca española n.º 2 446 072 : coches y cochecitos para niños, y asientos acoplables en vehículos para seguridad de niños en la clase 12.

10. Registro de marca española n.º 2 294 773 : mochilas; bolsas; bolsas de cuero para llevar niños; bolsas para la compra; sombrillas en la clase 18.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 28: Caballitos de balancín [juguetes]; toboganes [artículos de juego]; coches de juguete eléctrico; sillas mecedoras; carruseles; bloques de construcción [juguetes]; casas de muñecas; modelos de vehículos a escala; cuartos de muñecas; patinetes [juguetes]; vehículos de juguete; rompecabezas [puzles]; modelos [juguetes]; robots de juguete; bloques de construcción [juguetes de inserción].

Respecto a los productos de la clase 12 y los de la clase 28 el solicitante argumenta que, si bien los productos están clasificados en clases diferentes, existe una identidad y/o clara vinculación entre ellos y son muchos los establecimientos de juguetes que ofrecen artículos de puericultura, tales como cochecitos de niño o sillas de paseo. Dicha coexistencia es un indicador más que demuestra que los productos no sólo comparten el mismo público destinatario, sino también los mismos canales de distribución.

La División de Anulación considera, sin embargo, que el hecho de que estos productos se distribuyan por los mismos canales no implica que sean similares, ya que contrariamente a lo que sostiene el solicitante, su origen comercial es diferente y además su propósito es distinto. En efecto, los productos de la clase 12 sirven para transportar cosas, niños o bebés, o son partes y piezas para estos productos, mientras que el propósito de los productos de la clase 28 es el de jugar (incluso en el caso de las ‘sillas mecedoras’, y por ello están incluidas en esta clase). Además, en las tiendas para niños se venden muchos tipos de productos y los consumidores no pensarán que tienen el mismo origen, o que existe ellos complementariedad (23/09/2014, T-195/12, NANU-NANA, EU:T:2014:804).

Tampoco los productos impugnados en la clase 28 son similares a los protegidos por algunas marcas anteriores en clase 18, ya que no existe entre ellos vinculación alguna en cuanto a los criterios relevantes: su naturaleza, origen comercial y canales de distribución son distintos, y los productos ni son complementarios ni están en competencia los unos con los otros.

En relación a los servicios de venta de la clase 35 el solicitante argumenta que se realizan respecto a productos que son prácticamente idénticos a los productos impugnados de la clase 12. También dice que los servicios de publicidad y promoción de ventas así como gestión de negocios comerciales; administración comercial tienen por objeto promocionar, gestionar y promover el lanzamiento o venta de productos de la compañía solicitante y añade que la publicidad y promoción de artículos de puericultura, así como de artículos relacionados, está íntimamente relacionada con la venta de dichos productos. Por tanto, los productos designados por la marca impugnada en la clase 28 guardan relación aplicativa con respecto a los servicios de la clase 35 de las marcas anteriores.

Sin embargo, ya se ha expresado arriba que los productos de las clases 12 y 28 no sólo no son idénticos, sino que además son disimilares, y el consumidor no atribuirá el mismo origen comercial a los productos. Además, aunque es cierto que, como la mayor parte de los productos, en la actualidad es probable que todos ellos puedan adquirirse en grandes almacenes, en estos puntos de venta los productos en cuestión se venden en departamentos especializados que, aun habiendo proximidad entre ellos, están separados entre sí. En dichas circunstancias, los canales de distribución de los productos y servicios no pueden considerarse idénticos (04/12/2019, T‑524/18, Billa / BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51).

Respecto a los servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina protegidos por las marcas anteriores hay que explicar que son prestados por compañías especializadas a terceros y, por lo tanto, la inversión en publicidad de un producto por parte de una compañía determinada o la gestión de un negocio comercial respecto a los productos no implica similitud, ya que los productos y servicios enfrentados no son complementarios ni tienen el mismo origen comercial.

Por lo tanto todos los productos y servicios protegidos por las marcas anteriores son disimilares en relación a los productos impugnados en la clase 28.

Conclusión

Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, la similitud de los productos o los servicios es una condición necesaria para considerar que existe riesgo de confusión. Debido a que los productos son claramente diferentes deja de cumplirse una de las condiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, y la solicitud debe desestimarse.

Para finalizar se ha de añadir que el solicitante explica que sus marcas son notorias y que posee una familia de marcas. Sin embargo, ninguna de estas reivindicaciones puede tener éxito frente a productos diferentes y por lo tanto no es necesario ni siquiera entrar a evaluarlas.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.

Dado que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar los costes en los que haya incurrido el titular de la MUE durante este procedimiento.

De conformidad con el artículo 109, apartado 7, del RMUE, y el artículo 18, apartado 1, letra c), inciso ii), del REMUE, los gastos que se deben pagar al titular de la MUE son los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.

La División de Anulación

Pierluigi M. VILLANI

María Belén IBARRA DE DIEGO

Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).