OPOSICIÓN Nº B 3 052 000

José Aurelio Peris Roig, Av. Doctor Ruiz y Comes, nº 52, pta 3, 46026 Valencia, España (parte oponente), representada por Elga Caballero Oliver, Avenida Camí Nou nº 27- 20, 46950 Valencia, España (representante profesional)

c o n t r a

José Sempere Rodrigo, Calle Tomás Gisbert 19 (Bajo), 46026 Valencia, España (solicitante), representado por Maya Hernández Moreno, Calle Salvador Rodríguez Bronchú num 1, Portal C15, 46025 Valencia, España (representante profesional).

El 21/03/2019, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 3 052 000 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 865 618 (figurativa). La oposición está basada en el registro de marca española nº 3 568 289 (figurativa). La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

a) Los productos y servicios

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 2: Pinturas en polvo.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 3: Cosméticos; cosméticos de color para niños; cosméticos naturales; cosméticos orgánicos; cosméticos para uso personal; cosméticos que no sean medicinales; cosméticos y productos cosméticos; polvo de henna; preparaciones cosméticas faciales; productos cosméticos para el cuidado corporal; productos cosméticos para niños; productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; productos de tocador no medicinales; tiza para uso cosmético; polvos cosméticos; coloretes cosméticos; tintes cosméticos; polvos cosméticos faciales; polvos compactos [cosméticos]; cosméticos en polvo; cosméticos no medicinales; cosméticos y maquillaje base; henna con fines cosméticos; cosméticos de color; productos cosméticos decorativos; cosméticos para el cabello; pinturas para el cuerpo (cosméticos); cosméticos en forma de colorete; cosméticos de color para los ojos; cosméticos de color para la piel; preparaciones para colorear con fines cosméticos; cosméticos para su uso en la piel; cosméticos para el uso sobre la piel; cosméticos para su venta en forma de kit; henna [tinte cosmético]; henna [tintes de uso cosmético]; colorete; coloretes; coloretes faciales; lápices de colorete; tiza para maquillaje; maquillaje; polvos (maquillaje); maquillaje facial; maquillaje multifuncional; polvos de maquillaje; maquillaje base cosmético; productos de maquillaje; kits de maquillaje; maquillaje para polveras; maquillaje para los ojos; maquillaje para la piel; maquillaje para el rostro y el cuerpo; preparados de maquillaje para el rostro y el cuerpo; belleza (mascarillas de -); mascarillas de belleza; mascarillas faciales de belleza; preparados de belleza no medicinales; polvo de tocador; preparaciones de tocador; tocador (productos de -); colorantes de tocador; tintes de tocador; talco de tocador.

Clase 28: Cosméticos de imitación, de juguete; pistolas de paintball; proyectiles para paintball; munición para pistolas de paintball; bolas llenas de pintura (paintballs); paintball (pistolas de -) [artículos de deporte]; pistolas de paintball [artículos de deporte]; bolas de pintura [municiones para pistolas de paintball]; artículos de broma; artículos de broma (juguetes); artículos de broma para fiestas; sombreros de papel para fiestas; sombreros de papel para fiestas [artículos de cotillón]; sombreros de fiesta; globos; globos de juguete; globos de juego; confetis; lanzadores de serpentinas y confetis; juguetes.

Clase 35: Servicios de venta al por menor relacionados con la venta de cajas de suscripción que contienen cosméticos; servicios de información y asesoramiento comerciales a los consumidores en el ámbito de los productos cosméticos; estudios de marketing de cosméticos, perfumería y productos de belleza; suministro de asesoramiento relativo a productos de consumo sobre cosméticos; suministro de información de productos de consumo en relación con cosméticos; servicios de venta minorista en línea de productos cosméticos y de belleza; servicios de información y asesoramiento comerciales a los consumidores en el ámbito de los productos de maquillaje; marketing; marketing financiero; marketing directo; marketing selectivo; marketing telefónico; publicidad y marketing; asesoramiento en marketing; campañas de marketing; marketing de productos; asistencia de marketing; marketing de afiliación; marketing de referencia; consultoría en marketing; servicios de marketing; marketing mediante eventos; servicios de marketing comercial; servicios de marketing promocional; servicios de marketing directo; servicios de marketing, publicidad, y promoción; publicidad, marketing y servicios de promoción; evaluación estadística de datos de marketing; servicios de publicidad y de marketing; servicios de marketing de productos; servicios de marketing en los motores de búsqueda; difusión de material de marketing y publicitario; servicios de publicidad y marketing prestados a través de los medios sociales; servicios publicitarios y de marketing prestados mediante canales de comunicación; servicios publicitarios y de marketing prestados por medio de blogs; promoción, publicidad y marketing de sitios web en línea; servicios de promoción de marketing que utilizan medios audiovisuales; servicios de marketing prestados por medio de redes digitales; publicidad; publicidad televisada; radiofónica (publicidad -); publicidad callejera; publicidad y anuncios; publicidad en banners; promoción [publicidad] de conciertos; servicios de venta al por mayor relacionados con productos de tocador.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

La parte oponente argumenta que las marcas en conflicto se refieren al mismo producto; “un pigmento o pintura inocuo para el ser humano de origen natural o sintético, respetuoso con las mucosas caracterizado por arrojarse el aire y teñir la ropa, [mucosas,] pelo y que suele desparecer o diluirse al contacto con el agua sin dejar rastro”. Con relación a este punto, la División de Oposición recuerda que el análisis prospectivo del riesgo de confusión no tiene en cuenta los productos o servicios efectivamente comercializados por las partes sino los productos y servicios que figuran en las especificaciones de las respectivas clases. El uso real de la marca se tiene en cuenta en el contexto de una solicitud de prueba del uso admisible, que no es el presente caso. En los demás casos, son los productos y servicios registrados y reivindicados en la solicitud, respectivamente, los que son relevantes (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 22/04/2008, T-233/06, EL TIEMPO, EU:T:2008:121, § 25 - 27). Por tanto, los argumentos de la parte oponente en este punto deben desestimarse.

Productos impugnados de la clase 3

Los productos de la parte oponente en la clase 2 son pinturas (o colores preparados para pintar, tal y como define “pintura” el diccionario online de la Real Academia Española, http://www.rae.es) en formato polvo, destinadas a la industria, la artesanía y el arte. Efectivamente, las pinturas de la clase 2 (que no incluyen los tintes cosméticos) tienen como característica el ser productos, como los barnices y las lacas, que se emplean para cubrir otros productos y superficies bien con propósito decorativo o de preservación.

Si bien muchos de los cosméticos del solicitante en clase 3 pueden emplear pigmentos en polvo (sombras de ojos, coloretes, etc.), la naturaleza y el propósito de ambos tipos de productos no son los mismos, contrariamente a los argumentos de la parte oponente. El consumidor de cosméticos o productos de tocador en polvo no espera que provengan del mismo tipo de empresa que fabrica pinturas en polvo de uso industrial o artesanal (para aplicar en la cerámica, por ejemplo), y viceversa; los responsables de su producción son diferentes (empresas químicas especializadas en el caso de los productos de la clase 2, farmacéuticas o cosméticas en el caso de productos de la clase 3), como también lo son los métodos de fabricación y los conocimientos técnicos necesarios en uno y otro caso.

Estos productos no son complementarios ni tampoco son competidores. No comparten canales de distribución ni se dirigen al mismo público objetivo (dado que las pinturas en polvo de la clase 2 se dirigen a un tipo específico de profesional, industrial o artesano, que no coincide con el consumidor de cosméticos o productos de tocador ni con los profesionales que los utilizan). Por tanto, las pinturas en polvo de la parte oponente en la clase 2 son diferentes a los productos impugnados de la clase 3.

Productos impugnados de la clase 28

Con relación a los productos impugnados de la clase 28, estos incluyen una gama heterogénea de artículos, desde cosméticos de imitación a artículos de broma y de fiesta, juguetes y accesorios para practicar paintball.

Con relación a los cosméticos de imitación, de juguete, resultaría de aplicación el mismo razonamiento ya efectuado con relación a los cosméticos de la clase 3. Sobre los artículos de broma, los juguetes, así como los productos de paintball (tales como proyectiles para paintball; munición para pistolas de paintball; bolas llenas de pintura (paintballs); bolas de pintura [municiones para pistolas de paintball]), que destaca la parte oponente, el mero hecho de que algunos pigmentos en polvo (colorantes alimentarios en el caso de las llamadas “pinturas” de paintball) pudieran usarse en la fabricación de estos productos no es suficiente para encontrarlos similares, ya que su naturaleza, su destino, su público destinatario y sus canales de distribución son distintos (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49- 51). Según la jurisprudencia, las materias primas sometidas a un proceso de transformación son esencialmente diferentes de los productos acabados que incorporan o que están cubiertos por dichas materias primas debido a su naturaleza, objetivo y destino (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53). Además, no son complementarios, dado que unos están fabricados con los otros, y las materias primas están destinadas a su uso en la industria más que a su adquisición directa por el consumidor final (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43). Una similitud podría establecerse cuando la materia prima o el producto semielaborado pueda ser decisivo para la forma, el carácter, la calidad o el valor del producto acabado. En estos casos, la materia prima con frecuencia puede obtenerse de forma separada del producto acabado a través de los mismos canales de distribución (un ejemplo sería la joyería y las piedras preciosas). Sin embargo, este supuesto no resulta de aplicación en el presente asunto.

Los productos de la parte oponente de la clase 2 no son complementarios ni están en competencia con los productos impugnados de la clase 28. No se dirigen al mismo consumidor ni comparten canales de distribución o fabricantes. Por tanto, son diferentes.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios impugnados engloban servicios de venta al por menor y al mayor de productos cosméticos y de tocador, así como servicios de información y asesoramiento con relación a estos productos; marketing y publicidad.

Por su propia naturaleza (tangible, los productos, e intangible, los servicios), los productos suelen no ser similares a los servicios. No obstante, pueden ser complementarios. Los servicios pueden, también, tener el mismo destino que los productos y, por lo tanto, ser competidores de los mismos. Así, en determinadas circunstancias, es posible hallar similitud entre productos y servicios. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no se dan los factores necesarios para que exista esta similitud, tal y como se detalla a continuación.

En cuanto a los servicios de venta al por menor (y al por mayor por analogía) de determinados productos, estos servicios se consideran en general similares en grado bajo a los mismos productos a los cuales se refieren; es decir, los productos de la parte oponente deben ser idénticos a los productos objeto de venta del solicitante para hallar similitud, algo que no sucede en el presente asunto, tal y como se ha indicado en el apartado anterior, contrariamente a lo argumentado por la parte oponente.

Los servicios de información y asesoramiento pueden ser similares o incluso idénticos a los servicios relacionados (así, por ejemplo, asesoramiento en marketing y marketing). Sin embargo, los servicios del solicitante se refieren a productos (cosméticos y de belleza) y servicios distintos a los productos en los que se basa la oposición.

Los servicios de marketing y publicidad consisten en proporcionar asistencia a otras empresas en la venta de sus productos y servicios, haciendo promoción de su lanzamiento o venta, o reforzando la posición del cliente en el mercado, y adquiriendo una ventaja competitiva a través de la publicidad. Para conseguir este objetivo, pueden utilizarse muchos medios y productos distintos. Estos servicios son ofrecidos por agencias publicitarias que estudian las necesidades de sus clientes y proporcionan toda la información y consejos necesarios para la comercialización de sus productos y servicios, creando una estrategia personalizada relativa a la publicidad de sus productos y servicios a través de publicaciones periódicas, sitios web, vídeos, Internet, etc.

La naturaleza y el destino de los servicios de publicidad son esencialmente distintos de la fabricación de productos o de la prestación de muchos otros servicios. Por lo tanto, la publicidad es, en general, distinta a los productos y servicios publicitados.

Teniendo en cuenta el análisis anterior, los servicios impugnados en la clase 35 son diferentes a los productos de la parte oponente en la clase 2.

b) Conclusión

Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, la similitud de los productos o los servicios es una condición necesaria para considerar que existe riesgo de confusión. Debido a que los productos y servicios son claramente diferentes deja de cumplirse una de las condiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, y la oposición debe desestimarse.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Eva Inés PÉREZ SANTONJA

Alicia BLAYA ALGARRA

Inés GARCÍA LLEDÓ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).