Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 18/09/2018

Andreas Bernegger Lederergasse 16/3 A-1080 Wien AUSTRIA

Anmeldenummer:	017865705
Ihr Zeichen:	ELF-Vi
Marke:	energy and cake
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	energy cake GmbH Hirschstettner Straße 19/K A-1220 Wien AUSTRIA

Das Amt beanstandete am 14/03/2018 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 14/05/2018 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1) Es wird bestritten, dass der Gesamtbegriff „energy and cake“ von den angesprochenen englischsprachigen Verkehrskreisen unmittelbar als Hinweis, dass die Waren Energie liefern würden und wie Kuchen oder kuchenartig seien oder schmecken, verstanden würde.

Erstens handelt es sich bei den angebotenen Waren nicht um Kuchen, sondern um Riegel. Form und Einsatzbereich und Verwendung sind unterschiedlich und die angesprochenen Verkehrskreise würden diese Riegel nicht mit „cakes“ bzw. Torten oder Kuchen in Verbindung bringen.

Zweitens kann der Begriff „energy“ nicht als allgemeiner Hinweis darauf verstanden werden, dass die angebotenen Waren Energie liefern. Energie wird nicht mit allfälligen Nährwerten, sondern mit Versorgungsleistungen wie Elektrizität oder Strom in Verbindung gebracht.

Auch der Begriff „and“ führt nicht zu einer phonetischen, sondern zu einer wichtigen begrifflichen Trennung der Wörter „energy“ und „cake“. Der Verbraucher wird davon ausgehen, dass es sich um zwei separate – völlig unterschiedliche und nicht in Zusammenhang stehende – Begriffe handelt, welche lediglich durch das Wort „and“ in einen Zusammenhang gebracht werden. Ein sonstiger, insbesondere konzeptueller Konnex ist im Alltag nicht vorhanden oder zumindest sehr unüblich.

Die Wortfolge ist daher derart ungewöhnlich, dass sie nicht als Hinweis auf die Bestimmung der Waren verstanden würde. Vielmehr würde davon ausgegangen, dass tatsächlich von einem inhaltsleeren- bzw. einem reinen Fantasiebegriff die Rede ist. Jedenfalls kann keine unmittelbare und ohne weiteres Nachdenken erkennbare Aussage über die Natur, Beschaffenheit und ähnliches erkannt werden.

2) Vor diesem Hintergrund sei auf das Zeichen „MUSCLE MILK“ UM Nr. 005890728 hingewiesen.

3) Die Wortverbindung ist derart ungewöhnlich, dass sie keinen bekannten Ausdruck darstellt und ihrer Struktur nach als eine ungewöhnliche Verbindung gesehen wird, die im üblichen Sprachgebrauch als Ausdruck völlig unbekannt ist. Das Zeichen ist das Ergebnis einer rein lexikalischen Erfindung. Eine Unterscheidungsfunktion ist hierdurch gegeben.

Tatsächlich ist das Zeichen nicht rein beschreibend, sondern weist auf bestimmte Eigenschaften der Waren hin, ohne sie in sprachlicher oder verkehrsüblicher Form unmittelbar zu bezeichnen.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung für die beanstandeten Waren und Dienstleistungen aufrecht zu erhalten.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Nach Artikel 7 Absatz 2 UMV finden die Vorschriften des Absatzes 1 auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vorliegen, wie in diesem Fall im englischsprachigen Teil der Union.

Die Wortfolge „energy and cake“ in Verbindung mit den relevanten Waren und Dienstleistungen macht den angesprochenen englischsprachigen Verkehrskreisen unmittelbar deutlich, dass die angebotenen Waren Energie liefern und wie Kuchen schmecken oder kuchenartig sind. Dies kann auch Nahrungsmittel auf Getreidebasis oder in Riegelform umfassen. Die Angabe „energy and cake“ beschreibt somit wesentliche Eigenschaften zur Funktion, Warengruppe und dem Geschmack der Waren. Die relevanten Dienstleistungen umfassen den Vertrieb und Einzelhandel der genannten Waren. Die Bezeichnung „energy and caket“ könnte auch für einschlägige Waren und Dienstleistungen anderer Anbieter stehen.

Zu den Argumenten der Anmelderin wird im Einzelnen wie folgt Stellung genommen:

Zu 1) In Verbindung mit den relevanten Waren wird die Bezeichnung „energy and cake“ ohne weiteres als das verstanden, was der Begriff aussagt, nämlich dass die Waren Energie und Kuchen gleichermaßen beinhalten oder zur Verfügung stellen.

Die angebotenen Waren umfassen Getreideprodukte in Riegelform; Riegel auf Getreidebasis; Energieriegel auf Getreidebasis; Müsli- und Energieriegel in der Klasse 30, das heißt Getreideprodukte in Riegelform bzw. Energieriegel. Energieriegel dienen dazu, dem Körper fehlende oder verlorengegangene Energie zuzuführen, zum Beispiel vor oder nach dem Sport. Sie enthalten vor allem Kohlenhydrate in Form von Mehrfachzuckern. Außerdem werden sie in der Regel mit Vitaminen, Mineralstoffen, Fetten und Proteinen angereichert (https://www.netzathleten.de/gesundheit/lexikon/371-energieriegel; 17/09/2018 ) um dem Körper die Energie zu geben, die zur sportlichen Leistung benötigt wird.

Die Bezeichnung „energy“ besagt somit nur, dass die angebotenen Getreideprodukte und Energieriegel durch Verzehr „energy“ bzw. Energie geben. Die Bezeichnung „energy“ ist damit rein beschreibend für die Funktion der relevanten Waren und damit verbundenen Dienstleistungen.

Wie aus den der Beanstandung beigefügten Internethits hervorgeht, können Energieriegel entweder kleine Kuchen sein oder wie Kuchen schmecken. Der Markt der Snackartikel wurde über die Jahre hin immer größer und einfallsreicher und die Grenzen zwischen Energieriegeln und Kuchenriegeln immer fließender. Gab es vor Jahren nur wenige Snacks dieser Art, z. B. das „Yes Torty“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Yes_Torty ; 17/09/2018), so ist nun der Markt der Snackartikel riesig und vielfältig. Es gibt eine ganze Reihe von Snackartikeln, die sowohl Energieriegel als auch Kuchenriegel sind, wie aus den der amtlichen Beanstandung beigefügten Internetseiten hervorgeht. Die Markenanmeldung weist somit insgesamt lediglich darauf hin, was die angebotenen Riegel und Energieriegel sowie deren Vertrieb anbieten, nämlich „energy and cake“. Somit ist die Bezeichnung „energy and cake“ für alle beanspruchten Waren und damit verbundenen Dienstleistungen beschreibend.

Es wird nicht bestritten, dass die Begriffe „energy“ und „cake“ je nach Kontext auch andere Bedeutungen haben können.

Für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist, ist es jedoch nicht ausschlaggebend, ob sie noch eine andere Bedeutung aufweisen kann. Ein Zeichen ist, wie sich aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32.) Dabei ist immer auf die relevanten Waren oder Dienstleistungen abzustellen.

Die Zurückweisung einer Marke als beschreibend ist dann gerechtfertigt, wenn aus der Sicht des angesprochenen Publikums eine ausreichend klare und spezifische Beziehung zwischen dem angemeldeten Wortzeichen und den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21).

Entgegen den Ausführungen der Anmelderin gibt es einen engen Zusammenhang zwischen der Markenbezeichnung und den in Frage stehenden Waren und damit verbundenen Dienstleistungen, da die relevanten Getreideprodukte in Riegelform und Energieriegel sowohl Energie- als auch Kuchenriegeln sein können. Die Markenanmeldung weist nur darauf hin oder beschreibt sie dahingehend, dass sie „energy and cake“ darstellen bzw. dass die angebotenen Riegel Energie liefern und wie Kuchen sind oder schmecken. Dies ist im relevanten Marktbereich keineswegs unüblich, sondern wird auch von verschiedenen Unternehmen angeboten.

Zu 2) Die Anmelderin verweist auf die Marke UM Nr. 005890728 MUSCLE MILK für vergleichbare Waren. Die genannte Marke ist jedoch nicht identisch, sondern besteht aus nicht vergleichbaren Markenbestandteilen. Das Amt muss in jedem Fall eine eigenständige Prüfung zur Eintragbarkeit einer Markenanmeldung vornehmen.

Nach ständiger Rechtsprechung sind die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; und 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Was zur Eintragung der genannten Marke geführt hat, ist im Nachhinein nicht mehr nachvollziehbar, ist aber auch hier nicht Gegenstand der Prüfung.

Festzustellen ist, dass die Zurückweisung der vorliegenden Markenanmeldung für die relevanten Waren und Dienstleistungen im Einklang mit der Prüfungspraxis des Amtes steht, denn zurückgewiesen wurden auch beispielsweise die folgenden Marken, UM 16289738 Rapid Energy; UM 14808035 ENERGY CAKE; UM 15902018 Energy to go; UM 14757652 energy2go; und andere.

Zu 3) Eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Begriff mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jedes Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung bzw. dem Wort und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht: dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung bzw. das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Dies ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Die Markenanmeldung „energy and cake“ weist insgesamt lediglich darauf hin, dass die angebotenen Getreide- und Energieriegel Energie liefern und wie Kuchen sind oder schmecken. Die Markenanmeldung vermittelt dementsprechend direkte Informationen zu der Art, Funktion und Warengruppe der genannten Waren und damit verbundenen Dienstleistungen.

Einer Wortmarke, die in unmittelbar erkennbarer Weise Merkmale der Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, fehlt aus diesem Grund regelmäßig auch die Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7(1)(b) UMV bedeutet, dass die angemeldete Marke geeignet sein muss, die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).

Das heißt, eine Marke muss es den von den fraglichen Waren/Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreisen ermöglichen, das betreffende Produkt auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit als Herkunftshinwies auf ein bestimmtes Unternehmen bzw. als Marke zu erkennen. Ein Zeichen muss somit Bestandteile haben, die es über die offenkundig beschreibende Bedeutung hinaus den angesprochenen Verkehrskreisen ermöglichen, sich die Wortfolge ohne weiteres und unmittelbar als unterscheidungskräftiges Merkmal für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen einzuprägen.

Dies ist im hier vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben. Die Angabe „energy and cake“ wird von den angesprochenen englischsprachigen Verkehrskreisen unmittelbar als beschreibend angesehen für Energie- und Kuchenriegel, die „energy and cake“ in Riegelform für den Verbraucher bereithalten. Die Markenanmeldung bezeichnet somit in sprachüblicher Form besondere Eigenschaften der angebotenen Waren und Dienstleistungen, nicht aber, von welchem Unternehmen diese stammen oder die Kennzeichnung einer betrieblichen Herkunft.

Aus den oben sowie in der amtlichen Beanstandung genannten Gründen gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die o. a. Unionsmarke für die folgenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 30 Getreideprodukte in Riegelform; Riegel auf Getreidebasis; Energieriegel auf Getreidebasis; Müsli- und Energieriegel.

Klasse 35 Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel.

Die Anmeldung kann für die übrigen Waren und Dienstleistungen fortgesetzt werden, nämlich für

Klasse 25 Bekleidungsstücke; Sportbekleidungsstücke; Jacken; Hosen; T-Shirts; Bedruckte T-Shirts; Schuhwaren; Kopfbedeckungen.

Klasse 35 Werbung; Entwurf von Werbemitteln; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schuhwaren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Sportausrüstung; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kopfbedeckungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Taschen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke und Bekleidungsaccessoires; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Sportartikel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsaccessoires.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Alma - Lydia HASSENPFLUG EZQUERRO