Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 19/10/2018

MAUCHER JENKINS Urachstr. 23 D-79102 Freiburg im Breisgau ALEMANIA

Anmeldenummer:	017867021
Ihr Zeichen:	EW180064B
Marke:
Art der Marke:	Farbe an sich
Anmelderin:	Sikla Holding GmbH Kornstr. 4 A-4614 Marchtrenk AUSTRIA

Das Amt beanstandete am 02/03/2018 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 02/07/2018 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

• Die angemeldete Marke ist originär unterscheidungskräftig. Aus Sicht der relevanten Verkehrskreise, welchen vorliegend nach Auffassung der Prüfungsabteilung ein erhöhter Aufmerksamkeitsgrad zukommt, ist der angemeldete gelbe Farbton nämlich geeignet, als Herstellerhinweis zu dienen.

• Die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beansprucht wird, ist nunmehr sehr stark beschränkt. Der Markt, der für die Markenanmeldung maßgeblich ist, ist zudem äußerst spezifisch.

• Die wichtigsten Wettbewerber neben der Anmelderin selbst sind insbesondere „Walraven“ und „Hilti“. Jeder dieser Hersteller bietet eigenständige Produktgruppen der Waren an, welche in der vorliegenden Markenanmeldung beansprucht werden. Das abgeschlossene und spezifische Marktsegment der beanspruchten Waren weist Besonderheiten bei der Präsentation der Waren im Geschäftsverkehr auf, welche dazu fuhren, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Farben in dem betreffenden Marktsegment üblicherweise als Herkunftshinweis wahrnehmen. Das betreffende Marktsegment zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass die bekannten Wettbewerber jeweils eigene Hausfarben verwenden, nach denen der Markt aufgeteilt ist. So ist es in dem Marktsegment üblich, die betreffenden Hersteller nicht nach Herstellernamen zu bezeichnen, sondern schlicht nach der Farbe, mit welcher der jeweilige Hersteller assoziiert wird. So ist es üblich, anstelle von ”Sikla", ”Walraven" oder ”Hilti" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu sprechen von den ”Gelben", ”Grünen", oder ”Roten". Die Hausmarke der Anmelderin, der dem angemeldeten gelben Farbton unterscheidet sich sehr stark von der Farbe eine Metalls oder einer metallischen Legierung und ist daher besonders gut geeignet, eine Herkunftsfunktion zu erfüllen.

• Die Hausmarke der Anmelderin, der dem angemeldeten gelben Farbton unterscheidet sich sehr stark von der Farbe eine Metalls oder einer metallischen Legierung und ist daher besonders gut geeignet, eine Herkunftsfunktion zu erfüllen. Damit kommt dem angemeldeten Zeichen originäre Unterscheidungskraft zu. Nicht maßgeblich ist es daher, ob die angemeldete gelbe Farbe für die Anmelderin verkehrsdurchgesetzt ist. Da dem angemeldeten Zeichen bereits eine originäre Unterscheidungskraft zukommt, kann auch darauf verzichtet werden, vorliegend Unterlagen vorzulegen, welche eine besondere Bekanntheit der Anmelderin für die Farbe Gelb (wobei eine solche Bekanntheit allerdings in der Tat gegeben ist) nachzuweisen.

Entscheidung

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Nunmehr verfahrensgegenständliches Waren- und Dienstleistungsverzeichnis für die angemeldete Farbmarke

Klasse 1	chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, insbesondere Feuer- und Flammschutzmittel sowie Brandschutzkit; Kunstharze im Rohzustand; Kunststoffe im Rohzustand.
Klasse 6	Baumaterialien aus Metall, insbesondere Metallprofile, Verankerungseinheiten zu Metallprofilen, Montageteile, Konsolen, Befestigungsteile, Befestigungsanker; Baubeschläge aus Metall, Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Baubeschläge aus Metall sowie Schlosserwaren und Kleineisenwaren für den Schiffbau; Gestelle aus Metall; Befestigungsmittel aus Metall für Luft-, Gas- und/oder Flüssigkeitsleitungen, insbesondere Rohrschellen und sonstige Rohrhalterungen für den Anlagenbau; Befestigungsmittel aus Metall für elektrische Leitungen; Befestigungsmittel und Träger aus Metall für Luftkanäle, insbesondere Konsolen und Hängebefestigungen; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten, nämlich Trägersysteme für Rohrleitungen.
Klasse 17	Isoliermaterial; Fasern für Isolierzwecke; Abdichtungen aus Metall; Dichtungen aus Metall, insbesondere für die Anbringung zwischen zwei ineinander geschobenen Rohren; Rohrmuffen (nicht aus Metall); Rohrdichtungen (nicht aus Metall); Stopfbuchsen und Dichtungen (nicht aus Metall); Fittinge und Flanschen (nicht aus Metall); Wanddurchführungen aus Kunststoff; Dichtungsmaterial; Isoliermaterial, insbesondere Brandschutzelemente, Brandschutzpackungen, Brandschutzmanschetten, Brandschutzkörper, im Wesentlichen aus verformbaren Kunststoffen bestehende Brandschutzdurchführungen zum Einsetzen in Durchbrüchen von Wänden und Decken.
Klasse 19	Baumaterialien (nicht aus Metall), insbesondere Rohrbefestigungselemente für Gleitlager und/oder Kälteleitungen; Leitungen für Lüftungs- und Klimaanlagen, nicht aus Metall; Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Faserzementrohre; Rohre, Rohrformstücke, Rohrschlussstücke (nicht aus Metall); Wanddurchführungen aus Faserzement; Rohrdurchführungen (nicht aus Metall), insbesondere zum Einsetzen in Innen- und Außenwänden von Gebäuden; Faserzement für Installationsrohre.
Klasse 35	Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels betreffend Waren für die Befestigungstechnik sowie den Anlagenbau; Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels betreffend die Waren Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels betreffend die Waren Isoliermaterial, Fasern für Isolierzwecke, Abdichtungen aus Metall, Dichtungen aus Metall, insbesondere für die Anbringung zwischen zwei ineinander geschobenen Rohren, Rohrmuffen (nicht aus Metall), Rohrdichtungen (nicht aus Metall), Stopfbuchsen und Dichtungen (nicht aus Metall), Fittinge und Flanschen (nicht aus Metall), Isoliermaterial, insbesondere Brandschutzelemente, Brandschutzpackungen, Brandschutzmanschetten, Brandschutzkörper, im Wesentlichen aus verformbaren Kunststoffen bestehende Brandschutzdurchführungen zum Einsetzen in Durchbrüchen von Wänden und Decken; Dienstleistungen des Groß- und Einzelhandels betreffend die Waren Baumaterialien (nicht aus Metall), Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke, Faserzementrohre, Rohre, Rohrformstücke, Rohrschlussstücke (nicht aus Metall), Rohrdurchführungen (nicht aus Metall), insbesondere zum Einsetzen in Innen- und Außenwänden von Gebäuden, Faserzement für Installationsrohre.
Klasse 37	Bauberatung.
Klasse 42	technische Planungen und Tragfähigkeitsberechnungen im Rohrbefestigungs- und/oder Anlagenbau, sowie in der Bauwerksplanung; Dienstleistungen von Ingenieuren und/oder Planern (Ingenieurtätigkeiten).
Klasse 45	Lizenzierung von Software; Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten.

Beschreibung der Marke

Farbmarke, bestehend aus der Farbe Gelb "(PANTONE:123)".

Zulässigkeit des (abschließenden) Antrags auf Eintragung der Marke

Der Antrag auf Eintragung der Markenanmeldung ist im gegenwärtigen Verfahrensstadium unzulässig, da diese nicht ohne vorhergehende Veröffentlichung der Anmeldung gem. Artikel 39 UMV mit Gelegenheit zum Widerspruch (Artikel 41 UMV) erfolgen kann. Er wird vom Amt so interpretiert, dass die Zulassung zur Veröffentlichung der Anmeldung beantragt wird.

Angesprochene Verkehrskreise

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen sowohl um solche für die tägliche Inanspruchnahme, also für Durchschnittsverbraucher, als auch um solche, die sich an Gewerbetreibende richten und deren Aufmerksamkeitsgrad und Kenntnisse besonders hoch sind. Dementsprechend handelt es sich sowohl um verständige Verbraucher als auch um besonders versierte Fachkreise. Der Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise ist normal bis hoch.

Der Umstand, dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise hier fachlich spezialisiert sein mag und deren Aufmerksamkeitsgrad naturgemäß höher ist, kann im Übrigen keine entscheidenden Auswirkungen auf die rechtlichen Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens haben. Wie vom Gerichtshof erklärt, „folgt hieraus nicht zwangsläufig, dass eine geringere Unterscheidungskraft des Zeichens ausreicht, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise fachlich spezialisiert sind“ (Urteil vom 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 48).

Mangelnde Unterscheidungskraft

Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (Urteil vom 16.09.2004, C-329/02 P‚ „SAT.1“, Randnummer 25).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (Urteil vom 27.02.2002, T-79/00, „LITE“, Randnummer 26).

Nach ständiger Rechtsprechung kann die Unterscheidungskraft „[eines] Zeichens nur in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wurde, sowie unter Berücksichtigung dessen, wie die maßgeblichen Verkehrskreise das Zeichen wahrnehmen, beurteilt werden“ (Urteil vom 09.10.2002, T-360/00, „UltraPlus“, Randnummer 43).

Es ist zunächst festzustellen, dass Farben und Farbkombinationen als solche Gemeinschaftsmarken sein können, soweit sie geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Die generelle Eignung einer bestimmten Art von Zeichen, eine Marke zu bilden, bedeutet jedoch nicht, dass Zeichen dieser Art im Hinblick auf eine bestimmte Ware oder Dienstleistung die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV besitzen.

(vgl. Urteil vom 25.09.2002, T-316/00, „Juxtaposition de vert and de gris“, Randnummern 23 und 24.)

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Arten von Zeichen.

[e]in Zeichen, das aus einer Farbe als solcher besteht, wird jedoch von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht notwendigerweise in der gleichen Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit ihr gekennzeichneten Ware unabhängig ist. Sind die maßgeblichen Verkehrskreise auch gewohnt, Wort- oder Bildmarken unmittelbar als Zeichen aufzufassen, die auf einen bestimmten gewerblichen Ursprung der Ware hinweisen, so gilt das Gleiche nicht zwingend für Zeichen, die mit dem Erscheinungsbild der bezeichneten Ware, für die eine Eintragung als eine Marke beantragt wird, verschmelzen. Die Verbraucher sind es nicht gewohnt, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung ohne grafische oder Wortelemente auf die Herkunft der Waren zu schließen, da eine Farbe als solche nach den derzeitigen Gepflogenheiten des Handels grundsätzlich nicht als Mittel der Identifizierung verwendet wird. Eine Farbe als solche besitzt gewöhnlich nicht die Eigenschaft, die Waren eines bestimmten Unternehmens von anderen zu unterscheiden.

(Vgl. Urteil vom 06.05.2003, C-104/01, „Libertel“, Randnummer 65.)

Was die Eintragung von Farben als solchen ohne räumliche Begrenzung als Marke angeht, so hat die geringe Zahl der tatsächlich verfügbaren Farben zur Folge, dass mit wenigen Eintragungen als Marken für bestimmte Dienstleistungen oder Waren der ganze Bestand an verfügbaren Farben erschöpft werden könnte. Ein derart weites Monopol wäre mit dem System eines unverfälschten Wettbewerbs unvereinbar, insbesondere weil es einem einzelnen Wirtschaftsteilnehmer einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte. Es wäre auch für die wirtschaftliche Entwicklung und die unternehmerische Initiative nicht förderlich, wenn bereits etablierte Wirtschaftsteilnehmer alle tatsächlich verfügbaren Farben zum Nachteil neuer Wirtschaftsteilnehmer für sich eintragen lassen könnten.

Daher ist im Bereich des gemeinschaftlichen Markenrechts ein Allgemeininteresse anzuerkennen, dass die Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird.

(vgl. Urteil vom 06.05.2003, C-104/01, „Libertel“, Randnummern 54 und 55.)

„Dass einer Farbe als solcher unabhängig von ihrer Benutzung Unterscheidungskraft zukommt, ist nur unter außergewöhnlichen Umständen vorstellbar, wenn etwa die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wird, sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch sind.“ (Urteil vom 06.05.2003, C-104/01, „Libertel“, Randnummer 66).

Wie bereits in der o. g. Mitteilung über Eintragungshindernisse ausgeführt, kann die Farbe Gelb nicht als einzigartig und außergewöhnlich angesehen werden, sondern als gewöhnliche Farbe. Eine Farbe wie diese ist bei der Werbung und der Verpackung für ein breites Spektrum an Verbraucherprodukten und -dienstleistungen gebräuchlich, z.B. als Signalfarbe aus dem Straßenverkehr. Auch in Zeitschriften kommt die Farbe „Gelb" häufig vor, doch wird der Leser darin keinen Hinweis auf irgendwelche Waren oder Dienstleistungen sehen, sondern einfach eine Hervorhebung diverser Informationen. Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um eine äußerst ungewöhnliche Farbe. Die Farbe Gelb ist vielmehr nicht nur eine der vier Urfarben (Rot, Gelb, Grün, Blau; vgl. Brockhaus, Die Enzyklopädie, 20. Auflage, 22. Band, S. 658), sondern auch eine Primär- und Signalfarbe. Nicht umsonst sind zum Beispiel Ankündigungen für Baustellen und Umleitungen im Straßenverkehr auf gelben Tafeln angebracht (vgl. auch Brockhaus, Die Enzyklopädie, 20. Auflage, Achter Band, S. 263). Auch in der beantragten Form zeichnet sich die Farbe Gelb nicht durch irgendwelche Besonderheiten oder phantasievolle Elemente aus. Die Verwendung der Farbe Gelb ist auch nicht ungewöhnlich für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen. Gerade in diesem Bereich, dessen Waren und Dienstleistungen im täglichen in Anspruch genommen werden können, ist es üblich, dass Unternehmen ihre Waren und Dienstleistungen auch durch Benutzung von Primär- oder Signalfarben anpreisen; sie werden in der Werbung genutzt. Ohne zusätzliche Elemente, z.B. graphischer Art oder Wortelemente, wird der Verbraucher die Farbe per se nicht als Herkunftshinweis ansehen, sondern vielmehr als eine einfache gelbe Fläche. Deshalb vermag das Zeichen nicht als Hinweis speziell auf das Unternehmen der Anmelderin zu dienen. Zudem würde die Eintragung der Farbmarke dazu führen, dass sich die Mitbewerber unattraktiverer Farben bedienen müssten. Der Verbraucher wird in der Farbmarke keinen Herkunftshinweis sehen, sondern ein schmückendes Element, einen Werbehinweis oder einen Blickfang. Da es sich um eine im wirtschaftlichen Verkehr gebräuchliche Farbe handelt, können die maßgeblichen Verkehrskreise anhand dieser Farbe die Waren und Dienstleistungen der Anmelderin nicht unmittelbar von denen unterscheiden, die in ähnlichen Farbtönen gehalten sind, deren betriebliche Herkunft eine andere ist. Von der angemeldeten Marke kann nicht behauptet werden, dass sie über eine besondere Eigenschaft verfügt, die dem Verbraucher Anlass zu der Vermutung geben könnte, dass es sich bei ihr um etwas anderes als einen werbeanpreisendes Hinweis bzw. ein Signal für die Verbraucher auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen handelt. Die angemeldete Farbe ist eine ganz einfache Grundfarbe. Da es sich um im Handel gebräuchliche Farbe handelt, können die maßgeblichen Verkehrskreise anhand dessen die Waren und Dienstleistungen der Anmelderin nicht unmittelbar von denen unterscheiden, die in ähnlichen Farbtönen von Farbe einfügen gehalten sind, deren betriebliche Herkunft eine andere ist. Deshalb vermag die angemeldete Farbmarke nicht als Hinweis speziell auf das Unternehmen der Anmelderin zu dienen. Zudem würde die Eintragung der Farbmarke dazu führen, dass sich die Mitbewerber unattraktiverer Farben bedienen müssten. Der Verbraucher wird in der Farbmarke keinen Herkunftshinweis sehen, sondern ein schmückendes Element, einen Werbehinweis oder einen Blickfang. Da es sich um eine im Handel gebräuchliche Farbe handelt, können die maßgeblichen Verkehrskreise anhand dieser Farbe die Waren und Dienstleistungen der Anmelderin nicht unmittelbar von denen unterscheiden, die in ähnlichen Farbtönen gehalten sind, deren betriebliche Herkunft eine andere ist.

Gerade bei einer Farbmarke, die in der gesamten Europäischen Union gleich wahrgenommen wird, und sich somit auf die Verkehrskreise der gesamten Europäischen Union mit ihren 28 Mitgliedstaaten erstreckt, werden diese die angemeldete gelbe Farbe nicht von den anderen üblichen Farben unterscheiden. Es ist auch zu bedenken, dass sich den angesprochenen Verkehrskreisen selten die Gelegenheit zum unmittelbaren Vergleich des entsprechenden Waren- und Dienstleistungsangebotes bietet. Der Verkehr wird lediglich von einer weiterhin Darstellungsform, Dekoration ausgehen, eine Marke wird er jedoch vorliegend nicht erkennen.

Daraus ist zu schließen, dass aufgrund seiner Einfachheit das angemeldete Zeichen den angesprochenen Verkehrskreisen bezüglich keiner der beantragten Waren und Dienstleistungen eine eindeutige Aussage vermittelt, sondern in erster Linie als dekoratives Element oder eine ästhetischen Zwecken dienende Verzierung wahrgenommen wird (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 28). Somit entbehrt das Zeichen das notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

Die beanspruchte Farbgebung ist nicht so auffallend, dass der relevante Verkehr die Farbe als Herkunftszeichen identifizieren könnte, da Gelb zu den Urfarben (Rot, Gelb, Grün, Blau) gehört und zudem in den vorliegenden Märkten üblich sind. Darüber hinaus ist gewöhnlich der Name des Herstellers bzw. ein Logo zur Identifizierung des Herstellers auf den Waren angebracht.

Im Übrigen ist es Teil der Prüfung und Hintergrund der Regelung der absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b) bis e) UMV zu vermeiden, dass ein einzelner Wirtschaftsteilnehmer einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil durch die Entstehung eines ausschließlichen Rechts an einem Zeichen, das allen frei zur Verfügung überlassen bleiben muss, erlangt. Im vorliegenden Fall muss die Farbe auch anderen Mitbewerbern freistehen, um die o. g. Bedeutungen zu dokumentieren.

Da keine darüber hinausgehenden Angaben vorliegen, wird der Verkehr das Zeichen somit nicht als betriebliche Kennzeichnungsfunktion wahrnehmen. Die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, wird daher von dem angemeldeten Zeichen nicht erfüllt.

Ergebnis

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 17 867 021 für alle Waren und Dienstleistungen der Anmeldung zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Julia TESCH