OPPOSIZIONE N. B 3 055 832

Belvedere Angelico S.r.l., Viale G. Matteotti, 2 B/C, 50031 Barberino di Mugello - Firenze, Italia (opponente), rappresentata da Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci, Via della Scala, 4, 50123 Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Fanny S.r.l., Via Napo Torriani 35, 22100 Como, Italia (richiedente)

Il 26/06/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 055 832 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti servizi contestati:

Classe 43: Servizi di agenzie per alloggi [hotels, pensioni]; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti; strutture per eventi ed uffici temporanei, strutture per convegni; degustazione vini (fornitura di bevande); consulenza in materia di cucina; buffet per bar specializzati in cocktail; bistrot; bar specializzati in insalate; bar di tapas; agenzie per la prenotazione di ristoranti; servizi di bar-ristoranti; gastronomie [ristoranti]; prenotazione di ristoranti; ristoranti per turisti; servizi di ristoranti; ristoranti fast-food; ristoranti da asporto; servizi di ristoranti washoku; ristoranti con menu alla griglia; prenotazione di tavoli in ristoranti; servizi di ristoranti self-service; servizi di ristoranti di tempura; servizi di ristoranti fast food; prenotazione di stanze; prenotazione di alloggi temporanei tramite internet; prenotazione di alloggi per viaggiatori; prenotazione di abitazioni temporanee; organizzazione e fornitura di alloggi temporanei; organizzazione di alloggi in strutture abitative temporanee; opere di beneficenza, ovvero fornitura di alloggi temporanei; noleggio di tende; noleggio di edifici trasportabili in metallo e non; noleggio di costruzioni trasportabili; locazione di alloggi temporanei; gestione di servizi di alloggio per membri; fornitura di strutture per aree per roulotte; fornitura di informazioni in tema di servizi di alloggio temporaneo; fornitura di informazioni in tema di alloggi temporanei tramite internet; fornitura di alloggi temporanei; consulenza fornita tramite call center e hotline telefonici nel campo di alloggi temporanei; alloggi temporanei ammobiliati; agenzie per la prenotazione di alloggi temporanei; affitto temporaneo di camere; affitto di padiglioni; affitto di camera come sistemazione temporanea; asili nido, strutture per la cura diurna e degli anziani.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 868 609 è respinta per tutti i servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 868 609 per il marchio . L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio internazionale n. 1 065 645 che designa l’Unione europea per il marchio e sul marchio non registrato utilizzato in Italia per t-shirt; felpe; cinture; scarpe; foulard; pantaloni; ombrelli; orologi. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio internazionale n. 1 065 645 che designa l’Unione europea.

1. I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 14: Orologi e strumenti cronometrici.

Classe 43: Servizi di fornitura di cibo e bevande; alloggi temporanei.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 25: Abbigliamento; manicotti [abbigliamento]; top [abbigliamento]; pantaloncini [abbigliamento]; coprispalle [abbigliamento]; fazzoletti [abbigliamento]; abbigliamento premaman; cinture [abbigliamento]; polsini [abbigliamento]; mitre [abbigliamento]; abbigliamento casual; copriorecchie [abbigliamento]; paraorecchie [abbigliamento]; guanti [abbigliamento]; manopole [abbigliamento]; cappucci [abbigliamento]; scaldamani [abbigliamento]; sciarponi [abbigliamento]; visiere [abbigliamento]; abbigliamento impermeabile; scaldaginocchia [abbigliamento]; abbigliamento formale; body [abbigliamento]; abbigliamento intimo.

Classe 35: Servizi di consulenza inerenti l'amministrazione e la gestione di hotel; gestione commerciale di ristoranti; marketing; marketing di prodotto; marketing promozionale; marketing mirato; marketing affiliato; web marketing; marketing finanziario; direct marketing; marketing telefonico; ricerche di marketing; studi di marketing; pubblicità e marketing; servizi di marketing; analisi di marketing; marketing degli eventi; informazioni di marketing; marketing di referenze; servizi di marketing aziendale; servizi di marketing diretto; marketing attraverso banche dati; servizi di marketing immobiliare; marketing commerciale [non vendita]; assistenza in materia di marketing; amministrazione in materia di marketing; conduzione di studi di marketing.

Classe 43: Servizi di agenzie per alloggi [hotels, pensioni]; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti; strutture per eventi ed uffici temporanei, strutture per convegni; degustazione vini (fornitura di bevande); consulenza in materia di cucina; buffet per bar specializzati in cocktail; bistrot; bar specializzati in insalate; bar di tapas; agenzie per la prenotazione di ristoranti; servizi di bar-ristoranti; gastronomie [ristoranti]; informazioni su ristoranti; prenotazione di ristoranti; ristoranti per turisti; servizi di ristoranti; ristoranti fast-food; ristoranti da asporto; servizi di ristoranti washoku; ristoranti con menu alla griglia; prenotazione di tavoli in ristoranti; fornitura di rassegne riguardanti ristoranti; servizi di ristoranti self-service; servizi di ristoranti di tempura; servizi di ristoranti fast food; servizio fornitura informazioni relative a ristoranti; prenotazione di stanze; prenotazione di alloggi temporanei tramite internet; prenotazione di alloggi per viaggiatori; prenotazione di abitazioni temporanee; organizzazione e fornitura di alloggi temporanei; organizzazione di alloggi in strutture abitative temporanee; opere di beneficenza, ovvero fornitura di alloggi temporanei; noleggio di tende; noleggio di edifici trasportabili in metallo e non; noleggio di costruzioni trasportabili; locazione di alloggi temporanei; gestione di servizi di alloggio per membri; fornitura di strutture per aree per roulotte; fornitura di informazioni in tema di servizi di alloggio temporaneo; fornitura di informazioni in tema di alloggi temporanei tramite internet; fornitura di alloggi temporanei; consulenza fornita tramite call center e hotline telefonici nel campo di alloggi temporanei; alloggi temporanei ammobiliati; agenzie per la prenotazione di alloggi temporanei; affitto temporaneo di camere; affitto di padiglioni; affitto di camera come sistemazione temporanea; asili nido, strutture per la cura diurna e degli anziani.

Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

Il termine ‘ovvero’, utilizzato nell’elenco dei servizi del richiedente per indicare la relazione esistente tra un singolo servizio ed una categoria più ampia di servizi, ha una funzione escludente e limita la portata della protezione ai soli servizi specificamente indicati.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 25

I prodotti contestati abbigliamento; manicotti [abbigliamento]; top [abbigliamento]; pantaloncini [abbigliamento]; coprispalle [abbigliamento]; fazzoletti [abbigliamento]; abbigliamento premaman; cinture [abbigliamento]; polsini [abbigliamento]; mitre [abbigliamento]; abbigliamento casual; copriorecchie [abbigliamento]; paraorecchie [abbigliamento]; guanti [abbigliamento]; manopole [abbigliamento]; cappucci [abbigliamento]; scaldamani [abbigliamento]; sciarponi [abbigliamento]; visiere [abbigliamento]; abbigliamento impermeabile; scaldaginocchia [abbigliamento]; abbigliamento formale; body [abbigliamento]; abbigliamento intimo non sono simili ai prodotti e servizi del marchio anteriore. La loro natura e lo scopo principale sono diversi. Se la funzione principale dell’abbigliamento è quella di vestire il corpo umano, la funzione principale dei prodotti anteriori nella classe 14, orologi e strumenti cronometrici, è quella di misurare il tempo mentre quella dei servizi nella classe 43 è di fornire cibo e bevande e alloggi temporanei. I prodotti in questione non condividono i medesimi canali di distribuzione e non sono tra loro né concorrenti né complementari.

Servizi contestati in classe 35

I servizi contestati servizi di consulenza inerenti l'amministrazione e la gestione di hotel; gestione commerciale di ristoranti; marketing; marketing di prodotto; marketing promozionale; marketing mirato; marketing affiliato; web marketing; marketing finanziario; direct marketing; marketing telefonico; ricerche di marketing; studi di marketing; pubblicità e marketing; servizi di marketing; analisi di marketing; marketing degli eventi; informazioni di marketing; marketing di referenze; servizi di marketing aziendale; servizi di marketing diretto; marketing attraverso banche dati; servizi di marketing immobiliare; marketing commerciale [non vendita]; assistenza in materia di marketing; amministrazione in materia di marketing; conduzione di studi di marketing includono servizi di pubblicità che consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc. e servizi resi da persone o organizzazioni principalmente allo scopo di aiutare nella gestione di un'impresa commerciale e / o nella assistenza nella gestione degli affari o delle funzioni commerciali di un impresa industriale o commerciale. Il fatto che in questo caso si riferiscano ad alberghi e a servizi correlati non cambia la constatazione che i servizi contestati sono servizi aziendali e non si riferiscono alla fornitura di cibo e bevande o di alloggi temporanei in quanto tali. Pertanto, i servizi contestati nella classe 35 sono considerati dissimili da quelli coperti dal marchio anteriore, poiché essi differiscono in natura, scopo, modalità d'uso, canali di distribuzione e punti di vendita. Non sono né complementari né in concorrenza, e non sono diretti agli stessi consumatori. Inoltre, i servizi a confronto sono offerti da diversi tipi di aziende. I servizi contestati sono a maggior ragione dissimili dai prodotti anteriori nella classe 14 dal momento che differiscono in natura, scopo, modalità d’uso, pubblico rilevante e canali di distribuzione. Inoltre, essi non sono complementari né in concorrenza tra loro.

Servizi contestati in classe 43

I servizi contestati servizi di agenzie per alloggi [hotels, pensioni]; alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti; strutture per eventi ed uffici temporanei, strutture per convegni; degustazione vini (fornitura di bevande); buffet per bar specializzati in cocktail; bistrot; bar specializzati in insalate; bar di tapas; servizi di bar-ristoranti; gastronomie [ristoranti]; ristoranti per turisti; servizi di ristoranti; ristoranti fast-food; ristoranti da asporto; servizi di ristoranti washoku; ristoranti con menu alla griglia; servizi di ristoranti self-service; servizi di ristoranti di tempura; servizi di ristoranti fast food; organizzazione e fornitura di alloggi temporanei; organizzazione di alloggi in strutture abitative temporanee; opere di beneficenza, ovvero fornitura di alloggi temporanei; locazione di alloggi temporanei; gestione di servizi di alloggio per membri; fornitura di alloggi temporanei; alloggi temporanei ammobiliati; affitto temporaneo di camere; affitto di camera come sistemazione temporanea; asili nido, strutture per la cura diurna e degli anziani sono identici ai servizi nella classe 43 dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di servizi (inclusi i sinonimi) o perché i servizi dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i servizi contestati.

I servizi consulenza in materia di cucina; agenzie per la prenotazione di ristoranti; prenotazione di ristoranti; prenotazione di tavoli in ristoranti; sono almeno simili ai servizi di fornitura di cibo e bevande nella classe 43 dell’opponente. Tali servizi possono coincidere in canali di distribuzione, origine commerciale e pubblico rilevante. Inoltre, possono essere complementari ed avere uno scopo simile.

I servizi di consulenza fornita tramite call center e hotline telefonici nel campo di alloggi temporanei; fornitura di informazioni in tema di servizi di alloggio temporaneo; fornitura di informazioni in tema di alloggi temporanei tramite internet; prenotazione di stanze; prenotazione di alloggi temporanei tramite internet; prenotazione di alloggi per viaggiatori; prenotazione di abitazioni temporanee; agenzie per la prenotazione di alloggi temporanei sono servizi di prenotazione ed informazione resi insieme alla fornitura dei servizi di alloggi temporanei dell’opponente. Tali servizi pertanto hanno lo stesso scopo, sono complementari e possono coincidere in canali di distribuzione, origine commerciale e pubblico rilevante. Pertanto, essi sono simili.

I servizi di noleggio di tende; noleggio di edifici trasportabili in metallo e non; noleggio di costruzioni trasportabili; fornitura di strutture per aree per roulotte; affitto di padiglioni sono almeno simili ai servizi di alloggi temporanei dell’opponente. Essi possono coincidere in scopo, origine commerciale e pubblico rilevante.

I restanti servizi contestati informazioni su ristoranti; fornitura di rassegne riguardanti ristoranti; servizio fornitura informazioni relative a ristoranti sono servizi che comprendono la fornitura di informazioni sui ristoranti tra cui scegliere, come il tipo di ristorante, il contenuto e l'etica alimentare, o l'ubicazione e la fornitura di recensioni relative a stabilimenti e stabilimenti di ristorazione, che comportano un parere su ristoranti e stabilimenti come bar, discoteche, ecc. Questi servizi sono dissimili dai prodotti e servizi dell'opponente. Hanno diversa natura, scopo e modalità d'uso. Inoltre, sono forniti da diverse società e non sono in concorrenza o complementari.

2. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici o simili sono (anche) diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

3. I segni

Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Quanto precede si applica per analogia alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento comune ‘L’O’ sarà percepito per esempio dal pubblico italiano come l’articolo determinativo ‘LO’ apostrofato. Di conseguenza, la divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana.

L’elemento ‘L’O’ presente in entrambi i marchi si considera distintivo dal momento che non ha relazione con i servizi in questione. Le due linee all’interno della lettera ‘O’ del marchio anteriore potranno essere associate alle lancette di un orologio e anch’esse non hanno relazione con i servizi rilevanti.

La tipografia dei marchi ha natura decorativa e serve principalmente ad enfatizzare l’elemento verbale.

I marchi non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i marchi coincidono nel loro unico elemento verbale “L’O” e differiscono unicamente nella loro stilizzazione.

Pertanto, i segni sono molto simili dal punto di vista visivo.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “L’O”.

Pertanto, i segni sono foneticamente identici.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Dato che i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente simili in misura media.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

Ad avviso dell’opponente, il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto. L’opponente sostiene altresì di essere titolare di una famiglia di marchi. Tuttavia, per motivi di economia procedurale, nel caso presente non è necessario valutare le prove presentate dall’opponente a sostegno della sua rivendicazione (cfr. sotto “Valutazione globale”).

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e servizi sono in parte identici o simili ed in parte dissimili. Il grado di attenzione del pubblico è medio.

Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

I marchi sono visivamente molto simili, concettualmente simili in misura media e foneticamente identici per il pubblico analizzato sopra. In particolare, i marchi coincidono nell’elemento ‘L’O’ che è l’unico elemento verbale dei segni; differiscono unicamente nei loro elementi grafici.

Pertanto, si ritiene che sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad elementi che hanno un impatto minore.

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Considerato quanto precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione di marchio internazionale n. 1 065 645 che designa l’Unione europea. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.

Dal momento che l’opposizione è parzialmente accolta sulla base del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, non è necessario valutarne l’elevato carattere distintivo dovuto all’uso intensivo fattone rivendicato dall’opponente e relativo a servizi identici o simili. In effetti il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore possedesse un elevato carattere distintivo.

Allo stesso modo, non è necessario valutare il preteso carattere distintivo accresciuto del marchio su cui si fonda l’opposizione così come l'argomento dell'opponente secondo il quale è titolare di una famiglia di marchi in relazione ai prodotti e servizi dissimili, dal momento che la somiglianza dei prodotti e dei servizi è una condizione sine qua non affinché sussista un rischio di confusione. Il risultato sarebbe lo stesso anche qualora il marchio anteriore/i marchi anteriori godesse di un carattere distintivo accresciuto.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

La registrazione di marchio internazionale n. 1 067 193 che designa l’Unione europea per il marchio , per servizi nella classe 43.

La registrazione di marchio dell’Unione europea n. 16 229 841 per il marchio , per prodotti nella classe 14.

Dal momento che questi marchi coprono gli stessi servizi nella classe 43 o prodotti quali orologi da esterni; orologi da polso; orologi da tasca; orologi da tavolo; orologi preziosi; orologi sportivi; orologi in metallo prezioso o placcati; orologi sveglia da viaggio; cronografi [orologi]; scrigni per orologi; astucci per orologi; braccialetti per orologi [cinturini]; cronografi ad uso di orologi; cinturini in pelle per orologi nella classe 14 che sono chiaramente dissimili da quelli rivendicati dal marchio contestato (poiché differiscono in natura, scopo, metodo d’uso, pubblico rilevante, canali di distribuzione e non sono complementari né in competizione), il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Pertanto, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.

Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE per la registrazione internazionale di marchio n. 1 065 645 che designa l’Unione europea in relazione ai restanti prodotti e servizi in quanto risulta evidente che i marchi e i prodotti e servizi non sono identici.

MARCHIO NON REGISTRATO O UN ALTRO SEGNO USATO NELLA PRASSI COMMERCIALE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, RMUE

L’opponente ha basato l’opposizione anche sul marchio non registrato utilizzato in Italia per t-shirt; felpe; cinture; scarpe; foulard; pantaloni; ombrelli; orologi.

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

1. sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell’Unione europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio dell’Unione europea;

2. questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

I motivi del rifiuto previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE sono quindi soggetti ai seguenti requisiti:

• il segno anteriore dev’essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale e aver avuto una portata non puramente locale prima del deposito del marchio impugnato;

• conformemente alla legislazione che lo disciplina, prima del deposito del marchio impugnato l’opponente ha acquisito diritti sul segno sul quale si fonda l’opposizione, compreso il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo;

• le condizioni alle quali l’uso di un marchio successivo può essere proibito sono soddisfatte in relazione al marchio impugnato.

Poiché tali condizioni sono cumulative, qualora un segno non soddisfi una di tali condizioni, l’opposizione fondata sull’esistenza di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale, secondo il significato attribuito dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, non può essere accolta.

1. Utilizzazione anteriore nella normale prassi commerciale e portata non puramente locale

La condizione che prevede l’utilizzazione nella normale prassi commerciale è un requisito fondamentale, senza il quale il segno in questione non potrà godere di alcuna protezione dalla registrazione di un marchio dell’Unione europea, indipendentemente dai requisiti da soddisfare conformemente alla legislazione nazionale al fine di acquisire diritti esclusivi. Tale utilizzazione inoltre dovrà indicare che il segno in questione ha una portata non puramente locale.

A tal proposito, si deve ricordare che la finalità del presupposto stabilito dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, attinente all’utilizzo nel traffico commerciale di un segno di portata non puramente locale, è di limitare i conflitti tra i segni impedendo che un diritto anteriore che non è sufficientemente caratterizzato, ossia importante e significativo nel traffico commerciale, possa ostacolare la registrazione di un nuovo marchio dell’Unione europea. Tale facoltà di opposizione deve essere riservata ai segni che sono effettivamente e realmente presenti sul loro mercato pertinente. Per poter impedire la registrazione di un nuovo segno, il segno che viene invocato a sostegno dell’opposizione deve essere effettivamente utilizzato in un modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale e deve avere un’estensione geografica che non sia puramente locale, il che implica, qualora il territorio di protezione di tale segno possa essere considerato come diverso da locale, che la suddetta utilizzazione abbia luogo in una parte rilevante di tale territorio. Al fine di stabilire se ricorra tale ipotesi, occorre tener conto della durata e dell’intensità dell’utilizzo di tale segno in quanto elemento distintivo per i suoi destinatari, che sono tanto gli acquirenti e i consumatori quanto i fornitori e i concorrenti. A questo proposito appaiono pertinenti, in particolare, le utilizzazioni del segno effettuate nella pubblicità e nella corrispondenza commerciale. Inoltre, la valutazione del presupposto attinente all’uso nel traffico commerciale deve essere effettuata in modo separato per ciascuno dei territori nei quali il diritto invocato a sostegno dell’opposizione beneficia di tutela. Infine, l’uso del segno in questione nel traffico commerciale dev’essere dimostrato prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea (29/03/2011, C‑96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159‑160, 163, 166).

Quindi il fatto che un segno conferisca al proprio titolare un diritto esclusivo in tutto il territorio nazionale è di per sé insufficiente a dimostrare che ha una portata non puramente locale secondo il significato attribuito dall’articolo 8, paragrafo 4, RMUE. Il requisito della “portata non puramente locale” riguarda anche l’utilizzo che si fa del segno sulla cui base si propone l’opposizione, e non solamente l’area geografica in cui il segno può godere di tutela ai sensi della legge che disciplina il segno in questione (29/03/2011, C‑96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 156).

Nel presente caso, il marchio impugnato è stato depositato il 05/03/2018. All’opponente quindi è stato chiesto di dimostrare che il segno su cui si fondava l’opposizione era utilizzato nella normale prassi commerciale con una portata non puramente locale in Italia prima da questa data. Le prove devono inoltre dimostrare che il segno dell’opponente è stato usato nella normale prassi commerciale in relazione a t-shirt; felpe; cinture; scarpe; foulard; pantaloni; ombrelli; orologi.

Il 13/12/2018 l’opponente ha presentato le seguenti prove:

• Alcune fotografie non datate di felpe, ombrelli, magliette, jeans, cinture sulle quali appare il segno anteriore.

• Copia di ventinove fatture datate 2014-2018 da parte della società opponente alla società che gestisce gli hotel, denominata ‘Why the best hotels S.r.l.’, con sede a Firenze, relative a 87 polo, 58 pantaloni, 18 felpe, 2 gilet, 10 magliette, 24 scarpe, 36 sciarpe, 10 cinture, 2 smanicato e recanti un riferimento al marchio ‘L’O’.

• Copia di undici fatture di vendita datate dal 2014 al 2018 emesse dall’hotel L’Orologio a clienti in cui in una sola appare un riferimento a L’O per due T shirt.

• Copia di nove fatture d’acquisto datate 2010 e 2015 emesse da tre fornitori alla società opponente nelle quali non appare il segno anteriore e copia di una email di uno dei due fornitori datata 2015 nella quale si indica che vengono allegate due fatture per fornitura marchio ‘L’O’: una relativa agli impianti e campioni eseguiti e l’altra relativa alla merce in consegna.

• Catalogo ed estratti di pagine web contenenti immagini di orologi recanti marchio in questione. Tali documenti non appaiono datati.

I diritti che rientrano nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, possono essere fatti valere solo se di portata non puramente locale. Tale requisito vale per tutti i diritti rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, vale a dire sia per i marchi non registrati sia per altri segni commerciali che identificano l’origine commerciale. I titolari di diritti di portata puramente locale preservano i loro diritti esclusivi sanciti dal diritto nazionale applicabile ai sensi dell'articolo 138 RMUE.

La valutazione della portata non puramente locale di un marchio non registrato va effettuata applicando un criterio europeo uniforme (cfr. 18/04/2013, causa T-506/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).

Il Tribunale ha stabilito che la portata di un contrassegno utilizzato per identificare determinate attività commerciali deve essere definita in relazione alla funzione d’identificazione da esso svolta. Tale rilievo esige che si tenga conto, in primo luogo, della dimensione geografica della portata del contrassegno, ossia del territorio sul quale esso è utilizzato per identificare l’attività economica del suo titolare, come risulta da un’interpretazione letterale dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE. In secondo luogo, occorre tener conto della dimensione economica della portata del contrassegno, valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all’intensità del suo uso, tenendo conto della cerchia dei destinatari tra i quali il segno di cui trattasi è divenuto noto quale elemento distintivo, vale a dire i consumatori, i concorrenti nonché i fornitori, oppure della diffusione data al contrassegno, ad esempio, tramite pubblicità o in Internet (24/03/2009, cause riunite da T-318/06 a T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, causa T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

La Corte di giustizia ha chiarito che la portata di un segno non può dipendere dalla sola estensione geografica della sua protezione, in quanto, se così fosse, un segno la cui protezione si estenda a livello non puramente locale potrebbe, per ciò solo, impedire la registrazione di un marchio dell’Unione europea, e ciò malgrado esso venga utilizzato nella prassi commerciale soltanto in modo marginale. Il segno deve essere utilizzato in un modo sufficientemente significativo nella prassi commerciale e deve avere un’estensione geografica che non sia puramente locale, il che implica, qualora il territorio di protezione di tale segno possa essere considerato come diverso da locale, che il suddetto utilizzo abbia luogo in una parte rilevante di tale territorio (sentenza del 29/03/2011, causa C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).

Ne deriva che il criterio della «portata non puramente locale» è più di un esame geografico. Deve essere infatti valutato anche l’impatto economico dell’utilizzo del segno. Si deve tenere conto dei seguenti elementi, a cui devono altresì far riferimento le prove da presentare:

a) intensità dell’uso (volume di vendite realizzate utilizzando il segno);

b) durata dell’uso;

c) diffusione dei beni o servizi (ubicazione dei clienti);

d) promozione pubblicitaria effettuata utilizzando tale segno e mezzi per essa impiegati, ivi compresa la distribuzione di tale promozione pubblicitaria.

Nel presente caso, le prove non mostrano un uso che vada oltre una portata puramente locale.

Le foto, il catalogo e le pagine web non sono datate e non forniscono nessuna informazione sulla estensione dell’uso.

Delle fatture dei fornitori solo due possono essere ricollegate al marchio L’O. Le rimanenti fatture non contengono nessun riferimento al marchio anteriore e in ogni caso di per se non dimostrano con certezza che i prodotti acquistati dall’opponente sono stati effettivamente venduti sul mercato e l’estensione geografica dell’uso.

Le fatture emesse alla società che gestisce gli hotel sono per quantitativi molto esigui e non permettono inoltre di stabilire la portata geografica dell’uso dato che sono emesse ad un’unica società con sede a Firenze.

Per quanto riguarda le fatture che potrebbero essere qualificate come di uso esterno, ovvero le fatture emesse a clienti dell’hotel, solo una contiene un riferimento al marchio anteriore ed unicamente per due T shirt.

Pertanto, la divisione d’Opposizione considera che l’opponente non ha dimostrato che il segno su cui si fondava l’opposizione sia stato utilizzato nella normale prassi commerciale con una portata non puramente locale in Italia prima della data di deposito del segno impugnato per i prodotti rivendicati. Di conseguenza, l’opposizione deve essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 4),

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Francesca CANGERI

Riccardo RAPONI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.