WIDERSPRUCH Nr. B 3 049 716

Scout24 AG, Bothestraße 11-15, 81675 München, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Harmsen Utescher Rechtsanwalts- und Patentanwaltspartnerschaft mbB, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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Tim Wosnitza, Am Sooren 12, 22149 Hamburg, Deutschland (Anmelder), vertreten durch Slopek Vonau Rechtsanwälte, Zippelhaus 6, 20457 Hamburg, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 28.03.2019 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1. Dem Widerspruch Nr. B 3 049 716 wird für alle angefochtenen Dienstleistungen stattgegeben.

2. Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 17 868 911 wird in ihrer Gesamtheit zurückgewiesen.

3. Der Anmelder trägt die Kosten, die auf 620 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Dienstleistungen (der Klassen 35, 38, 41 und 45) der Unionsmarkenanmeldung Nr. 17 868 911
(Bildmarke: „ ”) ein. Der Widerspruch beruht u.a. auf der Unionsmarkeneintragung Nr. 13 654 561 (Bildmarke: „ “). Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) UMV.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

Der Widerspruch beruht auf mehr als einer älteren Marke. Aus Gründen der Verfahrensökonomie prüft die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zuerst in Bezug auf die Unionsmarkeneintragung Nr. 13 654 561 der Widersprechenden.

a) Die Dienstleistungen

Der Widerspruch basiert u.a. auf den folgenden Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 45:

Klasse 35: Werbung.

Klasse 38: Telekommunikation, einschließlich Online-, Internet- und Extranet-Diensten.

Klasse 41: Unterhaltung.

Klasse 45: Partner- und Bekanntschaftsvermittlungsdienste.

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Dienstleistungen der Klassen 35, 38, 41 und 45:

Klasse 35: Internetwerbung.

Klasse 38: Ausstrahlung von Audio-, Video- und Multimedia-Inhalten im Internet und anderen Kommunikationsnetzen.

Klasse 41: Über das Internet bereitgestellte Unterhaltung.

Klasse 45: Vermittlung von Bekanntschaften via Internet.

Eine Auslegung des Wortlautes des Dienstleistungsverzeichnisses ist erforderlich, um den genauen Umfang der Schutzbereiche dieser Dienstleistungen zu bestimmen.

Aus der Verwendung des Wortes „einschließlich“ im Dienstleistungsverzeichnis der Widersprechenden ist ersichtlich, dass die genannten Dienstleistungen lediglich beispielhaft für die in der Kategorie erfassten genannt werden und sich der Schutz nicht auf sie beschränkt. Anders ausgedrückt, dieses Wort leitet eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen ein (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

Die angefochtene Internetwerbung ist in der weiter gefassten Kategorie Werbung der Widersprechenden enthalten. Deshalb sind sie identisch.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 38

Die angefochtene Ausstrahlung von Audio-, Video- und Multimedia-Inhalten im Internet und anderen Kommunikationsnetzen ist in der weiter gefassten Kategorie Telekommunikation, einschließlich Online-, Internet- und Extranet-Diensten der Widersprechenden enthalten. Deshalb sind sie identisch.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 41

Die angefochtene Über das Internet bereitgestellte Unterhaltung ist in der weiter gefassten Kategorie Unterhaltung der Widersprechenden enthalten. Deshalb sind sie identisch.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 45

Die angefochtene Vermittlung von Bekanntschaften via Internet ist in der weiter gefassten Kategorie Bekanntschaftsvermittlungsdienste der Widersprechenden enthalten. Deshalb sind sie identisch.

b) Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art von Waren oder Dienst­leistungen unterschiedlich hoch sein kann.

Im vorliegenden Fall wenden sich die für identisch befundenen Dienstleistungen sowohl an das breite Publikum als auch an Geschäftskunden mit besonderen beruflichen Kenntnissen oder besonderem beruflichem Fachwissen. Der Aufmerksamkeitsgrad des Publikums kann je nach Preis, Komplexität/Spezifizität oder den Geschäftsbedingungen, zu denen die Dienstleistungen erworben werden, von durchschnittlich bis hoch variieren.

c) Die Zeichen

Ältere Marke	Angefochtene Marke

Das relevante Gebiet ist die Europäische Union.

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, […] wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“ (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).“

Der einheitliche Charakter der Unionsmarke bedeutet, dass der Verweis auf eine ältere Unionsmarke in Widerspruchsverfahren gegen die Anmeldung zur Eintragung einer Unionsmarke statthaft ist, die den Schutz der ersten Marke beeinträchtigen würde, wenn auch nur in Bezug auf die Wahrnehmung von Verbrauchern in Teilen der Europäischen Union (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Für die Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung ist es daher hinreichend, dass nur für einen Teil des relevanten Publikums der Europäischen Union Verwechslungsgefahr besteht.

Die gemeinsamen Bestanteile „SCOUT“ haben keine Bedeutung in bestimmten Gebieten, zum Beispiel in Ländern, in denen Englisch oder Deutsch nicht verstanden wird. Somit hält es die Widerspruchsabteilung für angemessen, den Vergleich der Zeichen auf den Teil des relevanten Publikums zu richten, der Polnisch oder Ungarisch spricht. Damit handelt es sich um das beste Szenario für die Widersprechende, weil aufgrund der Bedeutungslosigkeit dieses Wortbestandteils die Kennzeichnungskraft als normal einzustufen ist.

Beide Marken sind Bildmarken. Die ältere Marke besteht aus der Druck- und Fettschreibweise des Wortes „SCOUT“ und der Zahl „24“, die eng zusammen geschrieben sind. Im Anschluss daran befindet sich die stilisierte Darstellung eines Strichmännchens. Die Bildbestandteile der angefochtenen Marke bestehen aus einer einfachen Fettschreibweise des Wortes „SCOUT“ und der Zahl „69“ sowie einer sich darüber befindenden Darstellung einer nackten Frau, die mit angezogenen Beinen und nach oben verschränkten Armen auf dem Rücken liegt.

Die übereinstimmenden Bestandteile „SCOUT“ haben für das relevante Publikum keine Bedeutung in der ungarischen oder polnischen Sprache, weil sie nicht zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehören und somit nicht verstanden werden. Daher sind sie kennzeichnungskräftig. Ein mögliches Verständnis in der englischen Sprache kann daher dahingestellt bleiben.

Die Zahl „24“ in der älteren Marke wird beim Angebot von Dienstleistungen grundsätzlich als Hinweis dafür benutzt, dass die Dienstleistungen „rund um die Uhr“ angeboten werden und/oder in Anspruch genommen werden können. Eine Inanspruchnahme ist also jederzeit möglich, sei es, weil das Geschäft „rund um die Uhr“ mit Verkaufspersonal besetzt ist, sog. 24-shops, oder weil die Inanspruchnahme über das Internet und damit meist automatisch und ohne Einschaltung einer Verkaufsperson erfolgt. Damit ist die Zahl für alle Dienstleistungen nicht kennzeichnungskräftig.

Das Bildelement in der älteren Marke wird vom relevanten Publikum als ein Strichmännchen verstanden. Da es für die relevanten Dienstleistungen nicht beschreibend, anspielend oder anderweitig schwach ist, ist es kennzeichnungskräftig. Visuell tritt es aufgrund der reduzierten Größe hinter den Elementen „SCOUT24“ zurück.

Ebenfalls kennzeichnungskräftig in der angefochtenen Marke ist die Zahl „69“, da sie für die relevanten Dienstleistungen nicht beschreibend, anspielend oder anderweitig schwach ist. Zwar bezeichnet die Zahl 69 eine Sexvariante; diese steht jedoch in keinem Zusammenhang mit den relevanten Dienstleistungen.

Die stilisierte grafische Darstellung einer nackten Frau in der angefochtenen Marke ist für die Dienstleistungen in den Klassen 41 (Über das Internet bereitgestellte Unterhaltung) und 45 (Vermittlung von Bekanntschaften via Internet) zumindest schwach als Hinweis auf den Gegenstand bzw. Inhalt des Geschäftsbetriebs. Für die übrigen Dienstleistungen ist eine normale Kennzeichnungskraft gegeben.

Beide Marken weisen keine Bestandteile auf, die als dominanter (stärker ins Auge springend) als andere Elemente gelten könnten.

Grundsätzlich gilt: Wenn Zeichen aus Wort- und Bildbestandteilen bestehen, übt der Wortbestandteil des Zeichens in der Regel eine stärkere Wirkung auf den Verbraucher aus als der Bildbestandteil. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Publikum nicht dazu tendiert, Zeichen zu analysieren, und sich leichter durch ihr Wortelement als durch ihre Bildelemente auf die fraglichen Zeichen beziehen wird (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Wenn Verbraucher mit einer Marke konfrontiert werden, neigen sie im Allgemeinen dazu, sich auf den Anfang eines Zeichens zu konzentrieren. Der Grund dafür ist, dass das Publikum von links nach rechts lesen wird, wodurch der linke Teil des Zeichens (der Anfangsteil) derjenige ist, auf den sich die Aufmerksamkeit des Lesers zuerst richtet.

In schriftbildlicher Hinsicht stimmen die Marken in Bezug auf das Wort „SCOUT“ (wenn auch leicht unterschiedlich stilisiert) überein. Ferner sind beide Zeichen u.a. aus diesem Wort und einer Zahl zusammengesetzt, nämlich „24“ einerseits und „69“ andererseits. Dabei kann die Zahl „24“ den Zeichenvergleich nicht wesentlich beeinflussen, da sie nicht kennzeichnungskräftig ist. Zudem wird das Strichmännchen in der älteren Marke aufgrund seiner geringeren Größe im Vergleich zu den anderen Bestandteilen der Marke optisch nicht besonders wahrgenommen werden. Entsprechendes gilt für die spezielle Darstellung einer Frau, soweit sie für einige Dienstleistungen kennzeichnungsschwach ist. Daher besteht eine durchschnittliche schriftbildliche Zeichenähnlichkeit, die für diese Abbildung in Bezug auf die kennzeichnungskräftigen Dienstleistungen leicht geringer ausfällt.

In klanglicher Hinsicht werden grafische Ausgestaltungselemente nicht ausgesprochen. Die Zeichen stimmen in Bezug auf die Aussprache des Wortes „Scout“ überein und unterscheiden sich in den Zahlen „24“ sowie „69“. Dabei kann die Zahl „24“ den Zeichenvergleich nicht wesentlich beeinflussen, da sie nicht kennzeichnungskräftig ist. Daher bestehen wesentliche Übereinstimmungen im Klang, in der Betonung und im Sprechrhythmus, die mindestens zu einer überdurchschnittlichen klanglichen Zeichenähnlichkeit führen.

In begrifflicher Hinsicht sind die übereinstimmenden Bestandteile „SCOUT“ bedeutungslos in der polnischen oder ungarischen Sprache und können daher das Ergebnis nicht beeinflussen. Entsprechendes gilt für den nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteil der Zahl „24“ in der älteren Marke. Da neben der Darstellung einer Frau mindestens die Zahl „69“ in der angefochtenen Marke kennzeichnungskräftig ist, und das Strichmännchen in der älteren Marke ebenfalls als solches zu berücksichtigen ist, gehen die Bedeutungen der Marken in unterschiedliche Richtungen, so dass sie begrifflich unähnlich sind.

Da beim Vergleich der Zeichen zumindest ein ähnlicher Aspekt festgestellt wurde, wird die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt.

d) Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.

Die Widersprechende machte nicht ausdrücklich geltend, dass ihre Marke aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfügt.

Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihre Kennzeichnungskraft von Haus aus. Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Dienstleistungen. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist folglich trotz der Präsenz eines nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteils in der Marke, wie oben unter Punkt c) der Entscheidung ausgeführt, als normal anzusehen.

e) Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn der Verbraucher direkt die einander gegenüberstehenden Marken verwechselt oder wenn der Verbraucher eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zieht und annimmt, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Insgesamt besteht unter Berücksichtigung der durchschnittlichen schriftbildlichen Zeichenähnlichkeit, der mindestens überdurchschnittlichen klanglichen Zeichenähnlichkeit, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Identität der Dienstleistungen trotz erhöhter Aufmerksamkeit für einen Teil der Verbraucher sowie der begrifflichen Zeichenunähnlichkeit Verwechslungsgefahr. Diese Beurteilung gilt erst recht bei lediglich durchschnittlicher Aufmerksamkeit der Verbraucher.

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte besteht beim ungarisch-/polnischsprachigen Teil des Publikums Verwechslungsgefahr. Wie oben in Abschnitt c) dieser Entscheidung erwähnt, ist es für die Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung hinreichend, dass nur für einen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise der Europäischen Union Verwechslungsgefahr besteht.

Der Anmelder hat keine berücksichtigungsfähige Stellungnahme vorgelegt, so dass seine Argumente nicht berücksichtigt werden können, vgl. Schreiben des Amtes vom 14. Februar 2019. Soweit er mit Schreiben vom 18. Februar 2019 ausführt, diese sei einzubeziehen, wird erstens auf das zuvor genannte Schreiben des Amtes und die daran genannte Bestimmung verwiesen, nach der eine Übersendung an die andere Partei lediglich zu Informationszwecken möglich ist. Zweitens würde eine Stellungnahme einer Partei quasi zu jedem von ihm gewünschtem Zeitpunkt ein ordnungsgemäßes Verfahren unmöglich machen. Drittens hat das Amt entsprechend den Ausführungen des Anmelders selbstverständlich seine eigene Entscheidungspraxis berücksichtigt. Diese ergibt sich nämlich viertens aus der vergleichbaren rechtskräftigen Widerspruchsentscheidung B 2 839 028 vom 06. März 2018, in der zeitnah für die identische ältere Marke und der angefochtenen Wortmarke „XSCOUT“ ebenfalls eine Verwechslungsgefahr festgestellt wurde.

Der Widerspruch ist daher gem. Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) UMV begründet.

Da das ältere Recht „ “ für sämtliche Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, die Stattgabe des Widerspruchs und die Zurückweisung der angefochtenen Marke begründet, erübrigt sich eine Prüfung der weiteren älteren Marke, die die Widersprechende geltend macht (16/09/2004, T 342/02, Moser Gruppe Media, S.L., EU:T:2004:268).

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da der Anmelder die unterliegende Partei ist, trägt er die Widerspruchsgebühr sowie alle der Widersprechenden in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Artikel 109 Absätze 1 und 7 UMV und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i UMDV bestehen die der Widersprechenden zu erstattenden Kosten aus der Widerspruchsgebühr und aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

Lars HELBERT

Peter QUAY

Martin EBERL

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.