Teilweise Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 05/02/2019

COHAUSZ HANNIG BORKOWSKI WIßGOTT Patentanwaltskanzlei GbR Schumannstr. 97-99 D-40237 Düsseldorf ALEMANIA

Anmeldenummer:	017871316
Ihr Zeichen:	BOki780028EU
Marke:	VarioControl
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	LED-Linear GmbH Pascalstr. 9 D-47506 Neukirchen-Vluyn ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 09/04/2018 die Anmeldung unter Berufung auf deren beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c sowie Absatz 2 der Unionsmarkenverordnung (UMV). Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 08/06/2018 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

• Bei der Anmeldemarke „VarioControl“ handele es sich um eine lexikalisch nicht belegbare künstliche Neuschöpfung, die in ihrer Gesamtheit zu beurteilen sei und nicht aufgrund einer zergliedernden Betrachtung der Bedeutung einzelner Bestandteile.

• Die Beanstandung überzeuge nicht in Bezug auf die Waren: Leuchtdioden, optische Lampen, Beleuchtungsgeräte, Leuchtmodule: Im Fachmanns-Verständnis und im Verständnis der angesprochenen Verbraucher seien solche Waren keine Steuerungen variabler Art oder verschiedene Regler. Der Wortbestandteil „Control“ sei in Alleinstellung kein auf Kontrollierbarkeit oder Steuerbarkeit hinweisendes Adjektiv, sondern ein Substantiv, so dass die Beanstandung für die benannten „passiven Waren“ nicht gegeben sei.

• Die vom Amt dargelegten Beispiele deuten nicht auf eine beschreibende sondern markenmäßige Verwendung der Bezeichnung „VarioControl“.

• Es bestehe kein Freihaltebedürfnis für das Anmeldezeichen „VarioControl“, da ein beschreibender Gebrauch der Bezeichnung nicht nachgewiesen sei.

• Es wird auf Voreintragungen des Amtes mit dem Wortbestandteil „Vario“ verwiesen.

Entscheidung

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Beschreibender Charakter

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.

Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Es spielt dabei keine Rolle, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. Der Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV unterscheidet nicht danach, welche Merkmale die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen können. Tatsächlich muss angesichts des dieser Bestimmung zugrunde liegenden Allgemeininteresses jedes Unternehmen solche Zeichen oder Angaben frei nutzen können, um ein beliebiges Merkmal seiner eigenen Waren unabhängig von dessen wirtschaftlicher Bedeutung zu beschreiben. (12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).

Da es sich um eine Marke mit mehreren Bestandteilen (zusammengesetzte Marke) handelt, ist sie – wie auch von der Anmelderin angemerkt - für die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies ist jedoch nicht unvereinbar damit, die einzelnen Elemente, aus denen die Marke besteht, nacheinander zu prüfen (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Denn eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jedes Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung bzw. dem Wort und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht: dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung bzw. das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Dies ist bei der vorliegenden Marke nicht der Fall: Es handelt sich um eine keineswegs ungewöhnliche Zusammenfügung zweier individuell bedeutungstragender Wortbestandteile. Wie bereits in der o.g. Mitteilung erläutert, macht der Ausdruck „VarioControl“ in seiner Gesamtheit den angesprochenen Verbrauchern, bei denen es sich sowohl um Durchschnittsverbraucher als auch Experten im Bereich der Licht- und Beleuchtungstechnik handelt, unmittelbar, und ohne dass sie darüber weiter nachdenken müssen, deutlich, dass es sich bei den in Klasse 9 und 11 beanspruchten Waren um wandelbare Steuerungen und Regler handelt (Klasse 7: Schalter, Steuergeräte für Leuchten) und/oder dass sie damit versehen oder dafür bestimmt sind (Klasse 9: Leuchtdioden, optische Lampen; Klasse 11: Leuchten Lampen, Beleuchtungsgeräte, Leuchtenmodule).

Die Anmelderin wendet ein, dass es sich bei der Anmeldemarke „VarioControl“ um eine lexikalisch nicht belegbare künstliche Wortschöpfung handele. Allerdings ist ein Nachweis darüber, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung für die aufgeführten Waren und Dienstleistungen oder für ihre Merkmale bereits verwendet werden, nicht erforderlich (21/10/2004, C-64/02 P, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, § 46; 08/07/2010, T-385/08, Darstellung eines Hundes, § 34).

Zum Vorwurf der Anmelderin zu einer zergliedernden Betrachtungsweise der Anmeldemarke sei angemerkt, dass die Prüfung des Gesamteindrucks einer Unionsmarke die Prüfung der einzelnen Elemente hinsichtlich ihrer Schutzfähigkeit nicht ausschließt. In diesem Sinne wurde zunächst beschreibende Bedeutung der einzelnen Wortbestandteile festgestellt und mit entsprechenden Wörterbuchnachweisen belegt. Der Sinngehalt der Wortkombination „VarioControl“ wurde daraufhin mit Verwendungsbeispielen im maßgeblichen Markt belegt. Zwar mag es sich bei den angeführten Beispiele, wie von der Anmelderin bemängelt, nicht um generische Begriffe handeln, jedoch ist die Wortkombination offensichtlich bezeichnend für die Funktion und/oder Eigenschaften der angeführten Waren; zudem geht eine markenmäßige Verwendung der Bezeichnung „VarioControl“ nicht aus den Beispielen hervor und wurde auch nicht belegt.

Darüber hinaus wurde die beschreibende Bedeutung der Zusammensetzung „VarioControl“ auch von der Ersten Beschwerdekammer bestätigt (siehe 29/09/2008 - R 575/2008-1 – VARIOCONTROL – RN 14-18):

„(…) wird das angesprochene, zumindest deutsch- und englischsprachige Publikum „VARIOCONTROL“ ohne weiteres als einen Hinweis auf ein variables Kontroll- oder Steuerungssystem verstehen. In anderen Worten wird der Fachverbraucher, welcher dem Zeichen „VARIOCONTROL“ begegnet, unmittelbar und ohne gedankliche Zwischenschritte oder Anstrengung begreifen, dass die relevanten Waren und Dienstleistungen mit einem variablen, flexiblen, nicht statischen System für die Bedienung (…), sowie mit den Teilen dieses Systems und deren Programmierung, verbunden sind. (…)

Beide Begriffe sind zu einer allgemein verständlichen Kombination zusammengefasst, deren Sinngehalt sich dem angesprochenen Publikum, jedenfalls des deutschen und englischen Sprachkreises, auf den ersten Blick und ohne längere Überlegung erschließt. Diese Wortbildung ist grammatikalisch korrekt und daher in der Alltagssprache nicht ungewöhnlich, auffallend oder systemwidrig.“

Demzufolge vermittelt die Marke offensichtliche und direkte Informationen zu der Art und Beschaffenheit sowie Bestimmung der Waren.

Die Anmelderin lässt bei ihren Einwänden außer Acht, dass es für die Anwendung der Tatbestandsvoraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ausreichend ist, wenn das Zeichen entsprechend zur Bezeichnung von Merkmalen von Waren und Dienstleistungen verstanden werden kann. Insoweit ist die Möglichkeit ausreichend, das Zeichen entsprechend zu verstehen, um die dafür vorgesehenen Rechtsfolgen eintreten zu lassen. Zunächst ist festzustellen, dass der Terminus der sog. „beschreibenden Angabe“ nicht expressis verbis in dieser Rechtsvorschrift genannt ist. Diese unionsmarkenrechtliche Beurteilung kann jedoch auch dahingestellt bleiben, weil maßgebend ist, ob ein relevanter Teil der angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen entsprechend verstehen kann. Da dies aus den dargelegten Gründen der Fall ist, sind die erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt, die die entsprechenden rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Prüfungsgegenstand von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV die Marke aus der Sicht des relevanten Publikums in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen ist (Entscheidung der Beschwerdekammer R 0752/2008-1 vom 23/10/2008, Buch24, § 16). So ist die mögliche Bedeutung einer angemeldeten Marke nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit den relevanten Waren und Dienstleistungen zu untersuchen. Stellt man sich also vor, dass die verfahrensgegenständlichen Waren unter der Bezeichnung „VarioControl“ angeboten werden, wird der angesprochene Verkehr, sowohl die allgemeinen Verkehrskreise und erst recht das Fachpublikum, mit Sicherheit die vom Amt dargelegte Bedeutung wahrnehmen. Entgegen den Bedenken der Anmelderin gilt dies neben Schaltern und Steuergeräten, in deren Natur die Steuerung und Regelung liegt, auch für die beanspruchten Leuchtdioden, optischen Lampen, Beleuchtungsgeräte und Leuchtmodule, sind doch steuerbare Leuchtmittel, die beliebig gedimmt oder programmiert werden könne, durchaus keine Seltenheit auf dem Markt (siehe nachfolgende Beispiele aus dem Internet). Angesichts dessen liegt es fern, dass, wie von der Anmelderin angemerkt, der Verbraucher die Bedeutung des Zeichens von der Wortart seiner Bestandteile abhängig machen wird.

Im Internet abgerufen am 04/02/2019 unter:

https://www.zumtobel.com/PDB/Ressource/teaser/de/LED_Guide.pdf

Im Internet abgerufen am 04/02/2019 unter:

https://www.asetronics.com/images/pdf/presse/news_20160929_bz.pdf

Im Internet abgerufen am 04/02/2019 unter:

http://www.lighting.philips.com/main/products/lighting-controls

Daher besteht der Ausdruck „VarioControl“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ausschließlich aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art und Beschaffenheit sowie der Bestimmung der angemeldeten Waren dienen können.

Mangelnde Unterscheidungskraft

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union kann aufgrund der Tatsache, dass ein Zeichen aus Begriffen besteht, die den Verkehrskreisen Auskunft über ein Merkmal der Waren oder Dienstleistungen geben, darauf geschlossen werden, dass das Zeichen keine Unterscheidungskraft besitzt (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506 Slg. I-7561, § 21). Dies ist zweifellos auf den vorliegenden Fall anwendbar.

Da die Marke in Bezug auf die Waren, für die sie angemeldet wurde, eine eindeutig beschreibende Bedeutung besitzt, wird die Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen den Eindruck erwecken, dass sie in erster Linie beschreibenden Charakter hat, wodurch jegliche Annahme, dass die Marke eventuell eine Herkunft bezeichnet, ausgeschlossen ist.

Das Zeichen weist keinen Aspekt auf, der es der Marke ermöglichen würde, für die Waren, für die Schutz beantragt wird, die markenrechtliche Hauptfunktion zu erfüllen. Das Zeichen „VarioControl“ kann für verschiedenste Anbieter stehen, die wandelbare Steuerungen und Regler oder damit versehene bzw. dafür bestimmte Waren anbieten. Demnach entnimmt der Verbraucher dem Zeichen lediglich einen Hinweis auf das Angebot der Anmelderin, nicht aber auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen. Das Zeichen ist nicht in der Lage, auf den ersten Blick eine Markenbotschaft zu vermitteln und sich dem Verbraucher einzuprägen. Die Wortzusammensetzung, aus der das Zeichen besteht, folgt den Regeln der englischen Grammatik und verfügt über keine außerordentlichen Merkmale. Auch die verwendete Binnengroßschreibung ist weder ungewöhnlich, noch mindert sie das Verständnis des Begriffs. Dies wurde auch durch Beschlüsse der Beschwerdekammer zu weiteren Anmeldungen mit dem Wortbestandteil „Vario“ bestätigt; darunter neben der bereits erwähnten Entscheidung R 575/2008-1 –VARIOCONTROL (UM Nr. 005590062), z.B. auch R1162/2017-4 – VarioStyle (UM Nr. 016002561), R1320/2005-1 – VARIOSCAN (UM Nr. 003022431).

Hinsichtlich der Erlangung der Schutzfähigkeit durch ein Minimum an Unterscheidungskraft ist festzustellen, dass allein maßgeblich ist, ob der relevante Verbraucher die Herkunftsfunktion des angemeldeten Zeichens erkennt. So nimmt der Gerichtshof regelmäßig in Fällen wie dem vorliegenden an, dass der relevante Verbraucher ein Zeichen, das in bestimmter Weise auf die Waren und Dienstleistungen hinweist, nicht als Marke erkennen wird (Entscheidung der Beschwerdekammer R 0098/2007-1 vom 31/05/2007, 1 A Gesund). Im Übrigen muss nach der für die Unionsmarke verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse streng, umfassend und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59, sowie 21/10/2004, C-64/02 P, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, EU:C:2004:645, § 45 und 23/10/2007, T-405/04, Caipi, § 63).

Da keine darüber hinausgehenden Angaben vorliegen, wird der Verkehr das Zeichen somit nicht als ein Kennzeichen betrieblicher Herkunft wahrnehmen. Die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, wird daher von dem angemeldeten Zeichen nicht erfüllt.

Voreintragungen des Amtes

Zum Argument der Anmelderin, dass vom Amt bereits eine Reihe ähnlicher Eintragungen mit dem Wortbestandteil „Vario“ (VarioLift, VarioLine, VarioSafe, VarioLux, VarioLED) vorgenommen wurde, genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; und 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Darüber hinaus hat das Amt veerschiedenen Anmeldungen mit dem Wortbestandteil „Vario“ den Schutz versagt, neben den o.a. von der Beschwerdekammer bestätigten Zurückweisungen z.B. auch den Wortmarken Variopleat (Nr. 016984932), Variosports (Nr. 016702599), VARIOGRIP (Nr. 013822218), VarioFRAME (Nr. 012807426), VarioSOLUTIONS (Nr. 013066188), VARIO-DRIVE (Nr. 006301212), um nur einige zu nennen.

Freihaltebedürfnis

Auf ein Freihaltebedürfnis ist nicht abzustellen, weder in dem Sinne, dass der Prüfer einen Bedarf der Wettbewerber an der freien Benutzung des Zeichens darlegen müsste (4.5.1999, C-108/97, „Chiemsee“, EU:C:1999:230, § 35; 12.6.2013, T-598/11, „Lean Performance Index“, EU:T:2013:311, § 50), noch in dem Sinne, dass künftige (nicht vorhersehbare) Entwicklungen des Sprachgebrauchs zu berücksichtigen wären. Die Zurückweisung erfolgt auf der Basis, dass bereits zum jetzigen Zeitpunkt die relevanten Verkehrskreise den Bedeutungsgehalt der Bezeichnung „VarioControl“ im Zusammenhang mit den einschlägigen Waren erfassen können.

Das angemeldete Zeichen ist daher nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV nicht schutzfähig.

In Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 UMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vor, nämlich in dem Teil, in dem Englisch gesprochen und verstanden wird.

Ergebnis

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 17 871 316 für folgende Waren der Anmeldung zurückgewiesen:

DE-9	Leuchtdioden, insbesondere am Band aufgereihte elektrisch verschaltete Leuchtdioden als vorkonfiguriertes Elektronikbauteil; optische Lampen; Schalter (elektrisch); Steuergeräte für Leuchten, Lampen und Leuchtdioden.
DE-11	Leuchten, Lampen (elektrisch); Beleuchtungsgeräte aus Leuchtdioden für Beleuchtungszwecke, insbesondere am Band aufgereihte elektrisch verschaltete Leuchtdioden; Leuchtenmodule, insbesondere aneinanderreihbare Leuchtenmodule.

Die Bearbeitung der Anmeldung wird dementsprechend fortgesetzt für die verbleibenden Waren, nämlich:

DE-9	Akkumulatoren; Elektrokabel; optische Fasern; Rahmen für Diapositive und beleuchtete Plakate; elektrische Netzteile; insbesondere Niederspannungsnetzteile.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Lidija BUNTA