Zamítnutí přihlášky ochranné známky Evropské unie (Článek 7 Nařízení o ochranné známce Evropské unie („nařízení“) a Článek 42 (2 Nařízení o ochranné známce Evropské unie („nařízení“)

Alicante, 28/01/2019

Jiří Macek

Sázavská 16

CZ-120 00 Praha 2-Vinohrady

REPÚBLICA CHECA

Přihláška č. :	017878906
Vaše značka :	8197/18
Ochranná známka :	DIABETA
Druh známky :	Slovní známka
Přihlašovatel :	Pečivárne Lipt. Hrádok s.r.o. Liptovská Porúbka 347 CZ-03301 Liptovský Hrádok REPÚBLICA CHECA

Úřad vznesl dne 23/08/2018 výhradu zápisné nezpůsobilosti v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) čl. 7 odst. 2 nařízení, jelikož zjistil, že přihlášená ochranná známka popisuje určité vlastnosti prohlášených výrobků, o jejichž ochranu se žádá, a následkem toho postrádá rozlišovací způsobilost, a to z důvodů uvedených v přiloženém dopise, který tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnuti.

Přihlašovatel dne 15/10/2018 předložil své vyjádření, které je možné shrnout takto:

Skutečnost, jak by označení vnímal bulharsky či rumunsky hovořící spotřebitel je v tomto případě ne zcela rozhodující, protože přihlašovatel ochranné známky je firma ze Slovenska, kde se hovoří zejména slovensky. Jelikož se jedná o známku EU, kde požadavek užívání ochranné známky plněn již za předpokladu, že přihlašovatel prokáže její užívání na Slovensku, kde slovo DIABETA nemá žádný popisný význam.

Slovo „DIABETA“ má dle slovníku Thesaurus několik možných významů, ať již se jedná lék používaný k léčbě diabetes mellitus či obchodní značku. Tím, že přihlašovatel používá název DIABETA na svých výrobcích v určitém stylu písma, je pro potenciální zákazníky snadno rozpoznatelný. Používání označení DIABETA dokládá přihlašovatel výtisky produktů „Diabeta Pečivárne kakaové věnečky“, „Diabeta piškoty celozrnné“ a odkazem na vlastní webovou stránku.

V rejstříku ochranných známek je zapsáno několik ochranných známek pro podobné skupiny výrobků a služeb, které obsahují slova jako „diabetes, diabetic resp. diabetasol“, jako např. unijní ochranné známky „the diabetic corner“, „Dr. Diabetic“ nebo „ZERO DIABETES WORLD“.

V souladu s článkem 94 nařízení úřad přijme rozhodnutí založené na důvodech nebo důkazech, ke kterým měl přihlašovatel možnost se vyjádřit.

Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení se nezapisují „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“.

Tím, že zakazuje zápis popisných označení nebo údajů jakožto ochranných známek Evropské unie, čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení

sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby označení nebo údaje popisující vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, mohly být všemi volně užívány. Toto ustanovení tudíž brání tomu, aby takováto označení nebo údaje byly vyhrazeny pro jediný podnik z důvodu zápisu jakožto ochranná známka.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Označeními a údaji uvedenými v čl. 7 odst. 1 písm. c) [nařízení] jsou taková označení a údaje, které mohou při běžném užívání z hlediska cílové veřejnosti sloužit k označení výrobku nebo služby, pro které je zápis požadován, buď přímo, nebo tím, že uvádějí jednu z jejich podstatných vlastností“ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

K argumentu přihlašovatele, že není rozhodující, , jak by označení vnímal bulharsky či rumunsky hovořící spotřebitel, je třeba uvést následující:

Článek 7 odst. 2 EUTMR, na který úřad ve sdělení 23/08/2018 výhradu zápisné nezpůsobilosti ze dne vylučuje ze zápisu do rejstříku přihlášku, u které existuje důvod k zamítnutí jen v části Evropské unie. To znamená, že k zamítnutí zápisu stačí, aby ochranná známka byla popisná nebo postrádala rozlišovací způsobilost v některém z úředních jazyků EU (k tomuto více v rozhodnutí z 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Oproti tvrzeni přihlašovatele je tedy pro posouzení způsobilosti zápisu předmětného označení jako ochranné známky EU naprosto podstatné, jak by ho vnímali spotřebitelé ve vztahu k přihlašovaným výrobkům a službám v každém jednotlivém členském státě EU. Zde se jedná o jeden z hlavních principů, na kterém stojí posuzováni přihlášek ochranných známek EU. Přihlašovatelův argument, ze se jedná o přihlašovatele ze Slovenska, je v tomto ohledu zcela irrelevantní, protože se nejedná o národní ochrannou známku SR ale celoevropskou známkoprávní ochranu. To, ze k prokázání používání ochranné známky stačí v principu prokázat používání v jednom členském státě EU je princip, který se uplatňuje u naprosto odlišného právního důvodu, a sice při posuzováni dostatečného užívání již zapsané ochranné známky v rámci řízení o jejím zrušení- tedy v na prosto jiném kontextu.

Pokud jde o tvrzení přihlašovatele, že dané označení DIABETA již užívá na svých výrobcích v určitém stylu písma a je pro potenciální zákazníky snadno rozpoznatelným, je třeba odkázat na skutečnost, že existence předchozího užívání označení neznamená automaticky, že bude ihned vnímáno dotčenou veřejností jako označení obchodního původu dotčeného výrobku nebo služby. Neexistence předchozího užívání jinými subjekty v tomto ohledu nemusí nutně indikovat takovéto vnímání (k tomuto více v rozhodnutí z 15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Je tedy bez jakýchkoliv pochyb, že běžný spotřebitel hovořící rumunsky či bulharsky bude označení vnímat, a to z důvodů popsaných a podložených slovníkovými definicemi ve sdělení úřadu ze dne 23/08/2018 jako poskytující informace o tom, že přihlašované potraviny jak ve třídě 5 pro lékařské použití, tak ve třídě 30, jsou určeny pro lidi trpící cukrovkou – „diabeta“ znamená v těchto jazycích metabolické a endokrinní onemocnění projevující se zvýšenou hladinou cukru v krvi, tedy cukrovka. Označení dále poskytuje informace, že přihlašované maloobchodní a velkoobchodní služby s potravinami se vztahují k potravinám pro lidi trpící cukrovkou. Označení tudíž popisuje povahu, složení a předmět dotčených výrobků a služeb.

Přihlašovatel s odkazem na slovník Thesaurus nadále tvrdí, že ochranná známka má několik významů, včetně významů jako obchodní značky. K tomuto argumentu je třeba opět odkázat na základní principy evropského známkového práva, které vycházejí s judikatury Evropského soudu:

„Aby byl zápis ochranné známky zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení, není nezbytné, aby označení a údaje uvedené v tomto ustanovení, z nichž se skládá ochranná známka, byly skutečně užívány v okamžiku podání přihlášky k zápisu pro účely popisu takových výrobků nebo služeb, pro které je přihláška podána, nebo pro účely popisu vlastností těchto výrobků nebo služeb. Postačuje, jak uvádí samotné znění tohoto ustanovení, aby tato označení a údaje mohly být užity za takovým účelem. Zápis označení musí tedy být podle tohoto ustanovení zamítnut, pokud alespoň v jednom ze svých možných významů popisuje vlastnosti dotyčných výrobků nebo služeb.

se skládá ochranná známka, byly skutečně užívány v okamžiku podání přihlášky k zápisu pro účely popisu takových výrobků nebo služeb, pro které je přihláška podána, nebo pro účely popisu vlastností těchto výrobků nebo služeb. Postačuje, jak uvádí samotné znění tohoto ustanovení, aby tato označení a údaje mohly být užity za takovým účelem. Zápis označení musí tedy být podle tohoto ustanovení zamítnut, pokud alespoň v jednom ze svých možných významů popisuje vlastnosti dotyčných výrobků nebo služeb.

Pokud jde o tvrzení přihlašovatele, že EUIPO již provedl řadu podobných zápisů, ustálená judikatura uvádí, že „rozhodnutí o zápisu označení jako ochranné známky Evropské unie … jsou přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoliv v rámci diskreční pravomoci“. Způsobilost označení k zápisu jako ochranné známky Evropské unie musí být tudíž posuzována výlučně na základě nařízení tak, jak je vykládáno soudemUnie, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe úřadu (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; a 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Z judikatury Soudního dvora je zřejmé, že dodržování zásady rovného zacházení musí být uvedeno do souladu s dodržováním zásady legality, podle které se nikdo nemůže dovolávat ve svůj prospěch protiprávnosti učiněné ku prospěchu jiného“ (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Z výše uvedených důvodů a v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) a nařízení o OZEU a  čl. 7 odst. 2 nařízení o OZEU se přihlašovaná OZEU č. 017878906 tímto zamítá pro následující výrobky a služby:

Třida 5 Cukrovinářské a pečivárenské výrobky s posilujícím účinkem (pro lékařské použití); cukrovinářské a pečivárské výrobky pro diabetiky a celiatiky (pro lékařské použití); raw výrobky, paleo výrobky, proteinové výrobky, výrobky bez laktózy

Třida 30 Trvanlivé a polotrvanlivé pečivo; jemné pečivo; jemné pečivárské výrobky; oplatky; oplatky s náplní; oplatky obvodově máčené; polomáčené a celomáčené oplatky; sušenky; keksy; biskvity; perníky; cereální tyčinky; cereální tyčinky s vysokým obsahem proteinů; müsli; ovesné potraviny; arašídové cukrovinky; mandlové cukrovinky; plněné koláče; cukrářské výrobky; cukrovinky; čokoláda; bonbony; pralinky; obilné chuťovky; rýžové chuťovky; suchary; trubičky; dortíky; zákusky; koláče; moručné potraviny; čokoládové pěny; pěnové zákusky; jedlý papír; slané pečivo (krekry); jedlé ovocné polevy; čokoládové pomazánky; čokoládově - oříškové pomazánky; cukrovinky na zdobení vánočních stromků; fondán; čokoládové polevy

Třida 35 Maloobchodní a velkoobchodní služby s výrobky a to trvanlivé a polotrvanlivé pečivo, jemné pečivo, jemné pečivárské výrobky, oplatky, oplatky s náplní, oplatky obvodově máčené, polomáčené a celomáčené oplatky, sušenky, keksy, biskvity, perníky, cereální tyčinky, cereální tyčinky s vysokým obsahem proteinů, müsli, ovesné potraviny, arašídové cukrovinky, mandlové cukrovinky, plněné koláče, cukrářské výrobky, cukrovinky, čokoláda, bonbony, pralinky, obilné chuťovky, rýžové chuťovky, suchary, trubičky, dortíky, zákusky, koláče, moručné potraviny, čokoládové pěny, pěnové zákusky, jedlý papír, slané pečivo (krekry), čokoládové pomazánky, čokoládově - oříškové pomazánky, cukrovinky na zdobení vánočních stromků, fondán, čokoládové polevy; zprostředkování obchodu s výrobky a to trvanlivé a polotrvanlivé pečivo, jemné pečivo, jemné pečivárské výrobky, oplatky, oplatky s náplní, oplatky obvodově máčené, polomáčené a celomáčené oplatky, sušenky, keksy, biskvity, perníky, cereální tyčinky, cereální tyčinky s vysokým obsahem proteinů, müsli, ovesné potraviny, arašídové cukrovinky, mandlové cukrovinky, plněné koláče, cukrářské výrobky, cukrovinky, čokoláda, bonbony, pralinky, obilné chuťovky, rýžové chuťovky, suchary, trubičky, dortíky, zákusky, koláče, moručné potraviny, čokoládové pěny, pěnové zákusky, jedlý papír, slané pečivo (krekry), čokoládové pomazánky, čokoládově - oříškové pomazánky, cukrovinky na zdobení vánočních stromků, fondán, čokoládové polevy;

Podle článku 67 nařízení o ochranné známce Evropské unie („nařízení o OZEU“) máte právo odvolat se proti tomuto rozhodnutí. Podle článku 68 nařízení o OZEU musí být odvolání podáno u úřadu písemně do dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává v jazyce řízení, ve kterém bylo napadené rozhodnutí vydáno. Kromě toho musí být do čtyř měsíců od téhož dne předloženo písemné odůvodnění odvolání. Odvolání se považuje za podané až po zaplacení poplatku za odvolání ve výši 720 EUR.

Robert MULAC