Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 03/10/2018

RÖDL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH Äussere Sulzbacher Str. 100 D-90491 Nürnberg ALEMANIA

Anmeldenummer:	017880623
Ihr Zeichen:	2018-12091/Re
Marke:
Art der Marke:	Bildmarke
Anmelderin:	K&K Swiss AG Zürcherstrasse 42 CH-8103 Unterengstringen SUIZA

Das Amt beanstandete am 07/05/2018 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 19/06/2018 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

• Das angemeldete Zeichen sei nicht beschreibend und verfüge über Unterscheidungskraft.

• Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der für die Beurteilung maßgebliche durchschnittliche Verbraucher den Kenntnisstand besitze, dass es sich bei „TIRAX“ um eine Sprache auf Malakula, Vanuatu handle. Auf sprachwissenschaftliche Fachkreise komme es hingegen nicht an.

• Die Sprache Tirax werde lediglich von circa eintausend Menschen gesprochen. Der Ort, wo sie gesprochen werde gehöre nicht zur Europäischen Union und die Sprache habe daher keine Relevanz für die Anmeldung. Die Einwohner Malakulas bezeichnen ihre eigene Sprache als Resan oder Dirak. Die Schriftform der Sprache befinde sich erst in der Entwicklung.

• Das Zeichen sei prägnant, mehrdeutig und interpretationsbedürftig, zudem lasse es keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Sprache und den Dienstleistungen ohne weitere Nachforschungen erkennen.

Entscheidung

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Das Amt geht daher vorliegend nicht erneut auf bereits erörterte Argumente ein, sondern knüpft an diese an und geht in dieser Zurückweisung auf die Argumente aus der Stellungnahme der Anmelderin vom 19/06/2018 ein.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“ Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, Rdnr. 25). Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV „das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden“ (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, Rdnr. 31). „Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, Rdnr. 34). Zum Zwecke der Beurteilung des beschreibenden Charakters ist festzustellen, ob aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Ausdruck und den Waren oder Dienstleistungen besteht, deren Eintragung beantragt wird (20/07/2004, T 311/02, Limo, EU:T:2004:245, Rdnr. 30).

Angesprochene Verkehrskreise

Die Anmelderin macht geltend, dass nicht davon ausgegangen werden könne, dass der für die Beurteilung maßgebliche durchschnittliche Verbraucher den Kenntnisstand besitze, dass es sich bei „TIRAX“ um eine Sprache auf Malakula, Vanuatu handle. Auf sprachwissenschaftliche Fachkreise komme es hingegen nicht an. Die Sprache Tirax werde lediglich von circa eintausend Menschen gesprochen. Die Schriftform der Sprache befinde sich erst in der Entwicklung.

Die Anmelderin bestätigt selbst in ihren Ausführungen, dass Tirax eine eher exotische Sprache ist. Daher wird sie jedoch, abgesehen von ihren Muttersprachlern und einigen interessierten Touristen, im Übrigen eher von sprachwissenschaftlichem Interesse sein. Da sich die Sprache in der Schriftformbildung befindet, liegt es nahe, dass die Entwicklung, Aktualisierung und Pflege einer entsprechenden Sprachsoftware bei diesem Prozess behilflich ist.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den zu beanstandenden Dienstleistungen folglich sowohl um an die breite Masse gerichtete Dienstleistungen, die diese zu privaten Zwecken nutzt, als auch um Dienstleistungen, die sich an den begrenzteren Adressatenkreis sprachwissenschaftlicher Fachkreise richten. Je nach Art der betreffenden Dienstleistungen wird der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise der von Durchschnittsverbrauchern sein, die durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig sind, oder er wird hoch sein, da Fachkreise Beschaffungen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit regelmäßig besondere Aufmerksamkeit entgegen zu bringen pflegen und die angemeldeten Dienstleistungen für das Funktionieren eines Unternehmens besonders wichtig sind.

Erläuterung des Begriffs der angemeldeten Bildmarke

Die Anmelderin führt an, dass der Ort, an dem Tirax gesprochen werde nicht zur Europäischen Union gehöre und die Sprache daher keine Relevanz für die Anmeldung habe. Die Einwohner Malakulas bezeichnen ihre eigene Sprache als Resan oder Dirak.

Die Marke enthält, wie bereits dargestellt, das Wort „TIRAX“, welches von den maßgeblichen Verkehrskreisen gemäß seiner lexikalischen Bedeutung verstanden wird als Tirax. Da die Marke „TIRAX“ zudem aus englischen Wörtern besteht, sind die maßgeblichen Verkehrskreise, in Bezug auf die das absolute Eintragungshindernis geprüft werden soll, englischsprachige Verbraucher innerhalb der Union (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, Rdnr. 26; und 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, Rdnr. 30).

Für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist, ist nicht vorauszusetzen, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in diesem Artikel genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, Rdnr. 32) Wie bereits oben erläutert, besteht das Zeichen aus dem Ausdruck „Tirax“, welcher vom betreffenden Verkehr zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen als „Tirax“, eine ozeanische Sprache, die im Nordosten von Malakula, Vanuatu, gesprochen wird, verstanden wird, und somit als Merkmal der in Frage stehenden Dienstleistungen hinsichtlich deren Art beziehungsweise Bestimmung begriffen wird. Denn „Tirax“ informiert den Leser dieses Ausdrucks darüber, dass die Dienstleistungen einen entsprechenden Bezug zu dieser Sprache aufweisen. Insofern ist es vorliegend auch unerheblich, dass der Ort, an dem Tirax gesprochen wird, nicht zur Europäischen Union gehört und die Einwohner Malakulas ihre eigene Sprache anders bezeichnen. Denn maßgeblich ist in diesem Fall das Verständnis der englischsprachigen Durchschnittsverbraucher sowie sprachwissenschaftlichen Fachkreise innerhalb der Union.

Art und Beschaffenheit der Dienstleistungen

Die Anmelderin macht geltend, dass das Zeichen prägnant, mehrdeutig und interpretationsbedürftig sei, zudem lasse es keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Sprache und den Dienstleistungen ohne weitere Nachforschungen erkennen.

Wie bereits dargestellt, macht der Begriff „TIRAX” macht den Verkehrskreisen unmittelbar und ohne dass sie darüber weiter nachdenken müssen deutlich, dass es sich bei den Computersoftwaredienstleistungen der Klasse 42 etwa um solche handelt, welche sich der Sprache Tirax widmen, etwa indem diesbezügliche Sprachlernprogramme erstellt, entwickelt, aktualisiert oder gepflegt werden.

Daher würden beide Verkehrsgruppen unbeschadet bestimmter grafischer Bestandteile, nämlich unterschiedlicher Großschreibung innerhalb eines in Dunkelgrau gehaltenen Standardschriftbildes auf der in Grün gehaltenen geometrischen Grundform eines Parallelogramms, dieses als Quelle von Informationen über Art und beabsichtigten Zweck der betreffenden Dienstleistungen wahrnehmen.

Im Übrigen ist es Teil der Prüfung und Hintergrund der Regelung der absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b bis e UMV zu vermeiden, dass ein einzelner Wirtschaftsteilnehmer einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil durch die Entstehung eines ausschließlichen Rechts an einem Zeichen, das allen frei zur Verfügung überlassen bleiben muss, erlangt. Im vorliegenden Fall muss der Begriff „TIRAX“ daher auch anderen Mitbewerbern freistehen.

Daher besteht der Ausdruck „TIRAX“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV aus Zeichen oder Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit und Bestimmung der angemeldeten Dienstleistungen dienen können.

Mangelnde Unterscheidungskraft

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verkehrskreise geeignet erscheinen, die Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Wie bereits oben ausführlich dargestellt, ist der Begriff „TIRAX“ für die beanstandeten Dienstleistungen beschreibend. Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union kann aufgrund der Tatsache, dass ein Zeichen aus Begriffen besteht, die den Verkehrskreisen Auskunft über ein Merkmal der Dienstleistungen geben, darauf geschlossen werden, dass das Zeichen keine Unterscheidungskraft besitzt (19/09/2002, C 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, Rdnr. 21). Dies ist zweifellos auf den vorliegenden Fall anwendbar. Da das Zeichen in Bezug auf die Dienstleistungen, für die sie angemeldet wurde, eine eindeutig beschreibende Bedeutung besitzt, wird es bei den maßgeblichen Verkehrskreisen den Eindruck erwecken, dass es in erster Linie beschreibenden Charakter hat, wodurch jegliche Annahme, dass es eventuell eine Herkunft bezeichnet, ausgeschlossen ist.

Das Zeichen, für das Schutz beantragt wird, würde zudem in dem maßgeblichen Marktsegment lediglich als belobigende Aussage verstanden werden, dessen Funktion darin besteht, eine Kundendienstaussage oder eine inspirierende oder motivierende Aussage zu kommunizieren. Im vorliegenden Fall dürften darüber hinaus die maßgeblichen Verkehrskreise dazu neigen, in dem Zeichen keinen besonderen Hinweis auf die betriebliche Herkunft über die Werbebotschaft hinaus wahrzunehmen, die allein dazu dient, positive Aspekte der betreffenden Softwaredienstleistungen in der Klasse 42 hervorzuheben, nämlich dass es sich bei diesen um verschiedene Arten von speziell auf die Sprache Tirax abgestimmten sprachlerntechnischen oder sprachwissenschaftlichen Softwaredienstleistungen handelt, mit der sich etwa Urlauber auf ihren nächsten Urlaub auf Malakula in Vanuatu vorbereiten können.

Wie bereits erwähnt, enthält das Zeichen, für das Schutz beantragt wird, zwar gewisse grafische und Bildbestandteile, die ihm ein gewisses Maß an Stilisierung verleihen, doch ist die Art dieser Bestandteile so vernachlässigbar, dass sie der Marke in ihrer Gesamtheit keine Unterscheidungskraft verleihen. Diese Bestandteile weisen in Bezug auf die Art ihrer Kombination keinen Aspekt auf, der es der Marke ermöglichen würde, für die Dienstleistungen, für die Schutz beantragt wird, die Hauptfunktion zu erfüllen.

Hinsichtlich der Ausführungen der Anmelderin zum Verständnis des Zeichens, dass dieses prägnant, mehrdeutig und interpretationsbedürftig sei und es zudem keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Sprache und den Dienstleistungen ohne weitere Nachforschungen erkennen lasse, ist festzustellen, dass es allein maßgeblich ist, ob der relevante Verkehr die Herkunftsfunktion des angemeldeten Zeichens erkennt. So nimmt der Gerichtshof regelmäßig in Fällen wie dem vorliegenden an, dass der relevante Verkehr ein Zeichen, das in bestimmter Weise auf die Dienstleistungen hinweist, nicht als Marke erkennen wird (31/05/2007, R-0098/2007-1 1A Gesund, Rdnr. 29). Im Übrigen muss nach der für die Unionsmarke verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse streng, umfassend und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, Rdnr. 59, sowie 21/10/2004, C-64/02 P, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, Rdnr. 45 und 23/10/2007, T-405/04, Caipi, EU:T:2007:315, Rdnr. 63). Der Ausdruck „TIRAX“ enthält keine Bestandteile, die es über seine offenkundig beschreibende Bedeutung hinaus den maßgebenden Verkehrskreisen ermöglichen könnten, sich dieses Zeichen ohne Weiteres und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die betreffenden Dienstleistungen einzuprägen (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, Rdnr. 28). Denn die Tatsache, dass das fragliche Zeichen als prägnant, mehrdeutig und interpretationsbedürftig wahrgenommen werden mag oder vereinzelte Verkehrsteilnehmer einige gedankliche Zwischenschritte benötigen, um den unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Sprache und den Dienstleistungen zu erkennen, reicht nicht aus, um das Zeichen als unterscheidungskräftig anzusehen. Diese Umstände können dem Zeichen nur Unterscheidungskraft verleihen, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen der Anmelderin wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Dienstleistungen der Anmelderin ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können. (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, Rdnr. 84).

Der maßgebliche Verkehr wird das Zeichen somit nicht als betriebliche Kennzeichnungsfunktion wahrnehmen. Die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, wird daher von dem angemeldeten Zeichen nicht erfüllt.

Demzufolge besitzt die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV keine Unterscheidungskraft und ist nicht geeignet, die angemeldeten Dienstleistungen von anderen zu unterscheiden.

Ergebnis

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 17 880 623 für die folgenden Dienstleistungen zurückgewiesen:

Klasse 42 Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Pflege von Computersoftware; Aktualisierung von Computersoftware; Erstellen von Computersoftware; Entwurf und Entwicklung von Computersoftware.

Die Anmeldung kann für die verbleibenden Dienstleistungen fortgesetzt werden:

Klasse 42 Elektronische Speicherung von Daten in Computerdatenbanken, nämlich elektronische Speicherung von Daten für die Simulation von Bearbeitungsprozessen von Werkzeugen sowie von Daten zu maschinenbetätigten Werkzeugen für Werkstoffe aller Art, zu handbetätigten Werkzeugen für Werkstoffe aller Art und zu optischen Apparaten und Instrumenten, Messgeräten, -instrumenten und Handmessmitteln; Dienstleistungen eines Informatikers; Dienstleistungen eines Maschinenbauers, nämlich Forschung und Konstruktionsplanung; technologische Dienstleistungen; technische Beratung bei der Auswahl und Verwendung von Messgeräten; Dienstleistungen eines Werkzeugmachermeisters, nämlich Forschung und Konstruktionsplanung; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen, insbesondere Analyse von technischen Daten; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware; Architekturberatung, insbesondere Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Konstruktionsplanung, insbesondere Strategieplanung zur Fertigung von Werkstücken; Anfertigung von Fertigungszeichnungen; Dienstleistungen eines Messtechnikers.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Frank MANTEY