Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 21/01/2019

SONN & PARTNER PATENTANWÄLTE Riemergasse 14 A-1010 Wien AUSTRIA

Anmeldenummer:	017880808
Ihr Zeichen:	M31377
Marke:	http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000017880808
Art der Marke:	Hörmarke
Anmelderin:	EVN AG EVN Platz A-2344 Maria Enzersdorf AUSTRIA

Das Amt beanstandete am 18/05/2018 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet (Kopie der amtlichen Beanstandung).

Mit Schreiben vom 24/09/2018 nahm die Anmelderin Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

• Die angemeldete Tonfolge verfüge zumindest über einen Mindestgrad an Unterscheidungskraft und sei nicht freihaltebedürftig.

• Die angemeldete Tonfolge sei charakteristisch, prägnant und einprägsam. Sie sei schutzfähig, da sie innerhalb der beteiligten Verkehrskreise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht üblich sei. Es sei nicht nachvollziehbar, auf welcher Basis eine “Branchenüblichkeit“ für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen angenommen werde. Das Begreifen der Tonfolge durch das Gehirn sei kein Kriterium für Unterscheidungskraft; ebenso wenig ein „musikalischer Anspruch“. Ebenso wenig könne die Feststellung, es handle sich um „keine echte Melodie“ ein valides Beurteilungskriterium dafür sein, ob das Hörzeichen eintragbar sei oder nicht. Unklar sei auch, was genau mit der Aussage, das Zeichen klinge „wie ein musikalischer Hintergrund“ gemeint sei.

• Bei der angenommenen Benutzungssituation der Warenklassen handle es sich um reine Spekulationen zur spezifischen Benutzung des Zeichens. Etliche weitere Benutzungen seien vorstellbar.

• Bezüglich der Dienstleistungen werde die Frage der Unterscheidungskraft pauschal mit dem Satz abgetan, es sei nicht ersichtlich, „wie ein solcher Klang mehr als eine inspirierende oder motivierende Geräuschkulisse kommunizieren sollte.“ Der Einsatz als Jingle sei hingegen am wahrscheinlichsten.

• Die Auffassung der Anmelderin werde durch eine Entscheidung der Beschwerdekammer, 11/06/2014, R 87/2014-5, KLANG EINER NOTENSEQUENZ (HÖRMARKE), gestützt.

Entscheidung

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Das Amt geht vorliegend nicht erneut auf bereits erörterte Argumente ein, sondern knüpft an diese an und geht in dieser Zurückweisung auf die Argumente aus der Stellungnahme der Anmelderin vom 24/09/2018 ein.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren und Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, Rdnr. 25).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, Rdnr. 26).

Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, Rdnr. 65).

Ferner ist nach ständiger Rechtsprechung zu berücksichtigen, dass die Wahrnehmung einer Marke durch die betroffenen maßgeblichen Verkehrskreise durch den Grad der Aufmerksamkeit dieser Kreise beeinflusst wird, der je nach der fraglichen Waren- oder Dienstleistungskategorie variieren kann (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, Rdnr. 42; und 03/12/2003, T 305/02, Bottle, EU:T:2003:328, Rdnr. 34).

Angesprochene Verkehrskreise

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den zu beanstandenden Waren und Dienstleistungen, die von der angemeldeten Marke erfasst werden, sowohl um an die breite Masse gerichtete Waren und Dienstleistungen, die diese zu privaten Zwecken nutzt, als auch um Waren und Dienstleistungen, die sich an den begrenzteren Adressatenkreis der Fachkreise der Gas-, Wasser- und Stromversorgung richten. Je nach Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen wird der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise der von Durchschnittsverbrauchern sein, die durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig sind, oder er wird hoch sein, da Fachkreise Beschaffungen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit regelmäßig besondere Aufmerksamkeit entgegen zu bringen pflegen und die angemeldeten Waren und Dienstleistungen für das Funktionieren eines Unternehmens besonders wichtig sind.

Mangelnde Unterscheidungskraft

Die Anmelderin führt an, dass die angemeldete Tonfolge charakteristisch, prägnant und einprägsam sei. Sie sei schutzfähig, da sie innerhalb der beteiligten Verkehrskreise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht üblich sei. Es sei nicht nachvollziehbar, auf welcher Basis eine “Branchenüblichkeit“ für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen angenommen werde.

Diesbezüglich ist festzustellen, dass es allein maßgeblich ist, ob der relevante Verbraucher die Herkunftsfunktion des angemeldeten Zeichens erkennt. So nimmt der Gerichtshof regelmäßig in Fällen wie dem vorliegenden an, dass der relevante Verbraucher ein Zeichen, das in bestimmter Weise auf die Waren und Dienstleistungen hinweist, nicht als Marke erkennen wird (31/05/2007, R-0098/2007-1 1A Gesund, Rdnr. 29). Im Übrigen muss nach der für die Unionsmarke verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse streng, umfassend und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, Rdnr. 59, sowie 21/10/2004, C-64/02 P, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, Rdnr. 45 und 23/10/2007, T-405/04, Caipi, EU:T:2007:315, Rdnr. 63).

Ein aus einem Klang an sich bestehendes Zeichen wird „von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke bezeichneten Waren unabhängig ist.“ Während die Öffentlichkeit daran gewöhnt ist, Wort- oder Bildmarken unmittelbar als Zeichen wahrzunehmen, die Hinweise auf die betriebliche Herkunft der Ware darstellen, gilt dies nicht notwendigerweise, wenn das Zeichen lediglich aus einem Klang besteht (analog dazu siehe Urteil vom 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs [3D], EU:C:2007:577, Rdnr. 36). Ebenso besitzt nur ein Klang, der „erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb [seine] wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllt, […] auch Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b [UMV]“ (analog dazu siehe Urteil vom 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, Rdnr. 42).

Das Zeichen enthält keine Bestandteile, die es den maßgebenden Verkehrskreisen ermöglichen könnten, sich dieses Zeichen ohne weiteres und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die betreffenden Waren und Dienstleistungen einzuprägen (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, Rdnr. 28). Denn die Möglichkeit, dass die angemeldete Tonfolge vereinzelt als branchenunüblich, charakteristisch, prägnant oder einprägsam wahrgenommen werden mag, reicht nicht aus, um das Zeichen als unterscheidungskräftig anzusehen. Diese Umstände können dem Zeichen nur Unterscheidungskraft verleihen, wenn es unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen der Anmelderin wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen der Anmelderin ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können. (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, Rdnr. 84).

Die Anmelderin macht geltend, dass das Begreifen der Tonfolge durch das Gehirn kein Kriterium für Unterscheidungskraft sei; ebenso wenig ein „musikalischer Anspruch“. Auch könne die Feststellung, es handle sich um „keine echte Melodie“ kein valides Beurteilungskriterium dafür sein, ob das Hörzeichen eintragbar sei oder nicht. Unklar sei auch, was genau mit der Aussage, das Zeichen klinge „wie ein musikalischer Hintergrund“ gemeint sei.

Diese Argumente der Anmelderin gehen ins Leere. Denn das Amt hat bereits verschiedene Tonfolgen akzeptiert, die etwa drei Sekunden dauern. Denn dies ist oftmals lang genug für eine musikalische Aussage, jedoch nicht so lang, dass der Eindruck des Marken-Effekts verloren geht. Dennoch werden die maßgeblichen Verkehrskreise im vorliegenden Fall nicht davon ausgehen, dass es um eine merkbare oder denkwürdige musikalische Aussage handelt. Ein derartiges Begreifen oder Erkennen einer Marke wird nicht stattfinden. Denn die angemeldete Tonfolge enthält keine echte Melodie und es gibt deswegen nichts, was das Gehirn begreifen oder sich merken könnte, um es mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen als Marke sinnvoll zu verknüpfen, in dem Sinne, dass dem Klang eine markenmäßige Absicht zugeschrieben werden könnte.

Die Tonfolge besteht lediglich einer Art von Pulsation mit einem Arpeggio, das über einer einzelnen wiederholten Bassnote schwebt. Der Gesamteindruck ist daher, dass sich daraus keine Markenbotschaft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40 und 42 ergibt, es klingt vielmehr wie ein musikalischer Hintergrund und es ergibt sich keine unterscheidbare Resonanz. Derartige Geräusche sind heutzutage weit verbreitet um bei elektronisch bedienbaren Geräten der Klassen 7, 9 und 11 nach dem Drücken einer Starttaste anzuzeigen, dass das entsprechende Gerät betriebsbereit ist, wie etwa das Bedienelement von Windkraftgeneratoren, Sicherungsgeräten, oder Wasserreinigungsanlagen.

Die Anmelderin führt an, dass es sich bei der angenommenen Benutzungssituation der Warenklassen um reine Spekulationen zur spezifischen Benutzung des Zeichens handle. Etliche weitere Benutzungen seien vorstellbar.

Auch in diesem Zusammenhang können derartige Umstände der Tonfolge nur Unterscheidungskraft verleihen, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen der Anmelderin wahrgenommen werden können. Letzteres ist vorliegend jedoch nicht der Fall, da nicht ersichtlich ist, weshalb das Publikum einen solchen Schluss ziehen sollte. Die Anmelderin hat ihre diesbezügliche Argumentation weder in überzeugender Weise vertieft, noch entsprechende Nachweise erbracht. Es ist insofern unerheblich, ob auch andere Deutungsmöglichkeiten in Betracht kommen.

Die Anmelderin führt weiterhin an, dass bezüglich der Dienstleistungen die Frage der Unterscheidungskraft pauschal mit dem Satz abgetan werde, es sei nicht ersichtlich, „wie ein solcher Klang mehr als eine inspirierende oder motivierende Geräuschkulisse kommunizieren sollte.“

Grundsätzlich muss die zuständige Behörde, die die Eintragung einer Marke ablehnt, ihre Entscheidung in Bezug auf jede dieser Waren oder Dienstleistungen begründen (15/02/2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, Rdnr. 34, und 18/03/2010, CFCMCEE/HABM, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, Rdnr. 37). Soweit es sich um das letztgenannte Erfordernis handelt, hat der Gerichtshof allerdings klargestellt, dass sich die zuständige Behörde auf eine pauschale Begründung für alle betroffenen Waren und Dienstleistungen beschränken kann, wenn dasselbe Eintragungshindernis einer Kategorie oder einer Gruppe von Waren oder Dienstleistungen entgegengehalten wird (15/02/2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, Rdnr. 37, und 17/10/2013, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, ZEBEXIR, Rdnr. 26). Der Gerichtshof hat sodann präzisiert, dass dies nur für Waren und Dienstleistungen gilt, die einen so direkten und konkreten Zusammenhang untereinander aufweisen, dass sie eine hinreichend homogene Kategorie oder Gruppe von Waren oder Dienstleistungen bilden (17/10/2013, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, ZEBEXIR, Rdnr. 27).“ (17/05/2017, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, deluxe, Rdnr. 31)

Wie bereits in der oben genannten Mitteilung erläutert, macht die angemeldete Tonfolge in ihrer Gesamtheit den Verbrauchern unmittelbar und ohne dass sie darüber weiter nachdenken müssen deutlich, dass sie, und zwar gleich für welche der angemeldeten Dienstleistungen, nicht zu vermitteln vermag, wie ein solcher Klang mehr als eine inspirierende oder motivierende Geräuschkulisse kommunizieren sollte. Im vorliegenden Fall dürften daher die maßgeblichen Verkehrskreise dazu neigen, in dem Zeichen keinen besonderen Hinweis auf die betriebliche Herkunft über eine inspirierende oder motivierende Geräuschkulisse hinaus wahrzunehmen, die allein dazu dient, ein positives schwungvolles Gefühl beim Hörer zu erzeugen, jedoch als solche nicht die Merkfähigkeit eines Jingles aufweist.

Die angemeldete Tonfolge als merkfähigen Jingle zu bezeichnen liegt daher mehr als fern. Dafür bedürfte es einer intensiven Gewöhnung des Publikums.

Folglich kann die angemeldete Tonfolge nicht als unterscheidungskräftiges Zeichen wahrgenommen und wiedererkannt werden, denn eine Art von Pulsation mit einem Arpeggio, das über einer einzelnen wiederholten Bassnote schwebt, erlaubt es den betroffenen Verkehrskreisen nicht, eine bestimmte Kennzeichnung zu erkennen und in Erinnerung zu behalten, auf die sie sich unmittelbar und mit Gewissheit für weitere Käufe beziehen könnten. (25/09/2002, T 316/00, 'Viking-Umwelttechnik', Rdnr. 33, 34)

Der maßgebliche Verkehr wird das Zeichen somit nicht als betriebliche Kennzeichnungsfunktion wahrnehmen. Die Hauptfunktion einer Marke, nämlich die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, wird daher von dem angemeldeten Zeichen nicht erfüllt.

Es ist Teil der Prüfung und Hintergrund der Regelung der absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b bis e UMV zu vermeiden, dass ein einzelner Wirtschaftsteilnehmer einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil durch die Entstehung eines ausschließlichen Rechts an einem Zeichen, das allen frei zur Verfügung überlassen bleiben muss, erlangt. Im vorliegenden Fall muss das fragliche Zeichen daher auch anderen Mitbewerbern freistehen.

Demzufolge besitzt die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV keine Unterscheidungskraft und ist nicht geeignet, die angemeldeten Waren und Dienstleistungen von anderen zu unterscheiden.

Vergleichbare Verfahren sowie Voreintragungen des EUIPO

Die Anmelderin führt an, dass ihre Auffassung durch eine Entscheidung der Beschwerdekammer, 11/06/2014, R 87/2014-5, KLANG EINER NOTENSEQUENZ (HÖRMARKE), gestützt werde. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass es sich in dem genannten Fall zwar ebenfalls um eine sehr kurze Hörmarke handelt, diese jedoch in ihrer Komposition deutlich von der Anmeldung abweicht. So handelt es sich bei der Hörmarke vielmehr um eine aus zwei Takten eines Vier-Viertel-Takts bestehende Tonfolge. Im ersten Takt folgt auf eine Pause, welche drei Viertelnoten und einer Sechzehnteil Note entspricht, ein Ton der Tonhöhe a mit einer Sechzehntel-Länge, sowie ein Ton der gleichen Tonhöhe a mit einer Achtellänge. Der zweite Takt besteht aus einem Ton mit der Tonhöhe c mit der Länge eins Halbtons gefolgt von einer Pause mit der Länge eines Halbtons. Der zweite Takt besteht aus einem Ton mit der Tonhöhe c mit der Länge eines Halbtons, gefolgt von einer Pause mit der Länge eines Halbtons. In diesem Sinne sei angemerkt, dass die angeführte Eintragung nicht mit der in Frage stehenden Anmeldung identisch ist. Die Zeichen weichen zudem in ihren jeweiligen Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen voneinander ab. Die Erwägungen die zur Eintragung geführt haben, können zudem einer abweichenden Verwaltungspraxis unterfallen sein.

Ergebnis

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 17 880 808 zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Frank MANTEY