Afslag på ansøgning om EU-varemærke

(Artikel 7 og artikel 42, stk. 2, i varemærkeforordningen)

Alicante, 13/07/2018

BIRD & BIRD ADVOKATPARTNERSELSKAB

Sundkrogsgade 21

DK-2100 København Ø

DINAMARCA

Ansøgnings nr.:	017885607
Din ref.:	ADAAS.0018
Varemærke:	adapt
Mærketype:	Figurmærke
Ansøger:	ADAPT A/S Langebrogade 6 E, 2. DK-1411 København K DINAMARCA

EUIPO rejste indvending den 30/04/2018 i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 7, stk. 2, i varemærkeforordningen med den begrundelse, at varemærket er beskrivende og mangler fornødent særpræg, jf. vedlagte brev.

Ansøgeren fremsatte den 22/06/2018 sine bemærkninger, som kan sammenfattes på følgende måde:

1. Figurmærket ”adapt” er ikke beskrivende, men har særpræg.

2. EUIPO har tidligere registreret ansøgers ordmærke ”adapt” med samme varefortegnelse.

I henhold til artikel 94 i varemærkeforordningen skal Kontoret træffe en afgørelse, der støttes på grunde, som ansøgeren har haft lejlighed til at udtale sig om.

Efter at have taget behørigt hensyn til ansøgerens argumenter har Kontoret besluttet at opretholde indvendingen.

Beskrivende og manglede særpræg

I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i varemærkeforordningen er "varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse", udelukket fra registrering.

Det er fast retspraksis, at de registreringshindringer, der er opregnet i artikel 7, stk. 1, i varemærkeforordningen, er uafhængige af hinanden og kræver en særskilt efterprøvelse. Desuden skal de nævnte registreringshindringer fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver enkelt af dem. Den almene interesse, der tages i betragtning, skal afspejle forskellige overvejelser, alt efter hvilken registreringshindring der er tale om (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Ved at udelukke sådanne tegn eller angivelser fra registrering som EU-varemærke forfølger artikel 7, stk. 1, litra c), i varemærkeforordningen

det mål af almen interesse, at de tegn og angivelser, der beskriver egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit skal kunne bruges af alle. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn og angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"Under artikel 7, stk. 1, litra c), i varemærkeforordningen henhører kun sådanne tegn og angivelser, der i den normale sprogbrug fra den tilsigtede kundekreds' synsvinkel – enten direkte eller ved henvisning til en af dens væsentligste egenskaber – kan tjene til at betegne den vare eller tjenesteydelse, for hvilken der er ansøgt om registrering" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen er "varemærker, som mangler fornødent særpræg", udelukket fra registrering.

De i artikel 7, stk. 1, litra b), i varemærkeforordningen omhandlede varemærker er navnlig dem, som ikke giver mulighed for, at den relevante kundekreds "ved en senere erhvervelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser kan gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis den er negativ" (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

Ansøger argumenter at tegnet ikke er beskrivende for de varer og tjenesteydelser som indvendingen vedrører, men at det mærket har særpræg. Kontoret er ikke enigt.

Appelkammeret har tidligere konkluderet at ordet ”adapt” ikke har det fornødne særpræg som at fungere som et varemærke for software:

”Meddelelsen formidlet af det pågældende tegn vil blive forstået i daglig tale, og der er ingen antydning af kreativitet eller dybere mening. Det ansøgte tegn har en generisk betydning i forhold til de omtvistede varer, hvilket betyder, at den ikke kan angive kommerciel oprindelse. Det vil således ikke opfattes som et varemærke.”

(25/02/2015, R 1975/2014-5, adapt, § 20)

Endvidere, har Appealkammeret i sagen 22/03/2007, R 1144/2005-4, ADAPT, fastholdt at tegnet ”adapt” for vaskulær stents, ikke har særpræg, da de pågældende varer tilpasser sig de blodkar de bliver indsat i.

Det er Kontorets opfattelse at ”adapt” i relation til de varer og tjenesteydelser, som indvendingen vedrører, kan tilpasses eller hvis formål er tilpasning. For eksempel, software, undervisning og bistand ved forretningsledelse, hvis formål er at omstille brugeren til ny teknologi eller nye standarder. Udvikling, design og opdatering af hjemmesider, software og hardware som tilpasses, efter brugers ønsker, ny teknologi eller nye standarder. Tegnet tilvejebringer derfor oplysninger om funktionalitet og formål med pågældende varer og tjenesteydelser.

De stilistiske elementer, bestående af en firkant i blålige nuancer hvori ”adapt” fremgår i hvidt, er ubetydelige og tilfører ikke mærket særpræg. Måden, disse elementer er kombineret på, gør det ikke muligt for varemærket at udfylde dets vigtigste funktion for de varer og tjenesteydelser, som ønskes beskyttet.

Det fremgår det af retspraksis, at et ordmærke, som er beskrivende for egenskaberne ved varer eller tjenesteydelser i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i varemærkeforordningen, af denne grund nødvendigvis mangler det fornødne særpræg i forhold til de samme varer eller tjenesteydelser i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).

Kontoret fastholder, derfor, at det figurlige mærke, som ønskes beskyttet, selvom det indeholder visse stilistiske elementer, ikke vil blive opfattet som en indikation på handelsmæssig oprindelse af de relevante forbrugere, men derimod blot at opfattet som oplysende om at de pågældende varer og tjenesteydelser kan omstille nogen eller noget, tilpasses eller tilrettes til andre forhold, for eksempel ny teknologi eller standarder.

Tidligere registrering af samme mærke

Hvad angår ansøgerens argumentation om, at EUIPO har godkendt ansøgers tidligere registrering af ordmærket ”adapt” for samme varefortegnelse, skal det blot påpeges, at afgørelser vedrørende registrering af et tegn som EU-varemærke ifølge fast retspraksis ‘ … træffes i henhold til udøvelsen af en bunden kompetence og ikke på grundlag af en skønsmæssig beføjelse". Spørgsmålet om, hvorvidt et tegn er egnet til at kunne registreres som EU-varemærke, skal således udelukkende bedømmes på grundlag af denne forordning, således som den er fortolket af EU's retsinstanser, og ikke på grundlag af EUIPO's tidligere afgørelsespraksis (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; og 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Det fremgår nemlig af Domstolens praksis, at overholdelse af ligebehandlingsprincippet må ses i sammenhæng med overholdelsen af legalitetsprincippet, hvorefter ingen til egen fordel kan påberåbe sig en ulovlighed, der er begået til fordel for andre" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Sagens videre forløb

Af ovennævnte årsager og i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og artikel 7, stk. 2), i varemærkeforordningen gives der hermed afslag på ansøgningen om registrering af EU-varemærke nr. 17 885 607 for følgende varer og tjenesteydelser:

Klasse 9 Computerprogrammer; computersoftware.

Klasse 35 Bistand ved forretningsledelse, herunder rådgivning vedrørende strategisk anvendelse af Internettet, forretningsadministration.

Klasse 41 Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed.

Klasse 42 Udvikling, design og opdatering af hjemmesider, websider, portaler og applikationer (apps) til smartphones, tablets og andre mobile enheder; udvikling, design og opdatering af applikationsløsninger i form af computersoftware; udbydelse af online brugertests; udvikling og design af computer hardware og software, der afvikles via tingenes internet; updatering af software, der afvikles via tingenes internet; rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med alle forannævnte tjenesteydelser.

Ansøgningen kan viderebehandles for de øvrige tjenesteydelser, nemlig:

Klasse 35 Personalerekruttering; rådgivning vedrørende personaleledelse; psykologiske test ved udvælgelse af personale.

Klasse 42 Hosting af elektroniske data, filer, applikationer og information; rådgivning og konsulentbistand i forbindelse med alle forannævnte tjenesteydelser.

I overensstemmelse med artikel 67 i varemærkeforordningen, har De ret til at klage over denne afgørelse. I henhold til artikel 68 i varemærkeforordningen skal klagen indgives skriftligt til Kontoret inden for to måneder fra datoen for meddelelsen af denne afgørelse. Den indgives på det sprog, som den påklagede afgørelse blev truffet på. Og inden for fire måneder efter den samme dato skal der indgives en skriftlig begrundelse for klagen. Klagen anses for indgivet, når klagegebyret på 720 EUR er betalt.

Anja Pernille LIGUNA