OPPOSIZIONE N. B 3 067 847

Venus Capital S.r.l., viale Europa 62, 00144, Roma, Italia (opponente), rappresentata da Studio Legale Improda, Via dei Due Macelli, 47, 00187, Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Nancy Di Giovambattista, via Montello n. 4, 67051, Avezzano (AQ), Italia (richiedente).

Il 16/12/2019, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 067 847 è accolta per tutti i servizi contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 895 524 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 895 524 per il marchio denominativo “LaCLINIC Cosmetic Surgery MILANO”. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 668 253 per il marchio figurativo . L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 668 253.

Nelle proprie osservazioni del 15/07/2019 la richiedente sostiene che vi sia carenza di legittimazione ad agire in forma diretta da parte dell’opponente in quanto quest’ultima non è titolare dei diritti anteriori nella loro totalità, in particolare della summenzionata registrazione di marchio italiano, la quale come proprietà sarebbe riconducibile a tre differenti compagini societarie, ognuna delle quali rappresenterebbe titolo al 33%.

La Divisione d’Opposizione rileva come al di là di una serie di interlocuzioni tra le parti (doc.2), la richiedente non abbia fornito alcuna documentazione che permetta di mettere in dubbio la legittimazione dell’opponente nel presente procedimento. Peraltro, salvo indicazione contraria, si suppone che qualora lo sostenga l’opponente pure sia il titolare del diritto anteriore. Solamente nel caso in cui l’opponente agisca per conto di un licenziatario autorizzato o di una persona autorizzata ai sensi del diritto nazionale è tenuto a rilasciare una dichiarazione in tal senso, in cui deve precisare la base su cui si fonda il suo diritto o autorizzazione.

Nel presente caso le informazioni fornite dalla banca dati ufficiale online, accessibile tramite TMVIEW, utilizzate come prova, indicano che titolare della registrazione di marchio italiano n. 1 668 253 è Venus Capital S.r.l., ovvero l’opponente nel presente procedimento. Alla luce di ciò, la contestazione circa la legittimità ad agire dell’opponente presentata dalla richiedente è da ritenersi infondata e deve quindi essere rigettata.

1. I servizi

I servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 44: Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.

I servizi contestati sono i seguenti:

Classe 44: Cure di igiene e di bellezza; servizi medici per umani.

I servizi medici per umani del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dei servizi medici del marchio anteriore. Pertanto, essi sono identici.

I servizi cure di igiene e di bellezza del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i servizi di cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali del marchio anteriore. Dal momento che la Divisione d'Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di servizi contestati, essi sono considerati identici ai servizi del marchio anteriore.

2. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i servizi che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio per quanto riguarda i servizi di cure di igiene e di bellezza e relativamente alto per quanto riguarda i servizi medici per umani, in considerazione della particolare rilevanza di quanto essi concernono, ossia lo stato di salute dei consumatori.

3. I segni

	LaCLINIC Cosmetic Surgery MILANO
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalle lettere ‘LACLINIC’ riprodotte in caratteri neri maiuscoli. Le lettere ‘CLINIC’ sono leggermente più grandi rispetto alle prime due lettere “LA”. Al di sotto di esse si trova un rettangolo orizzontale arancione al cui interno è riprodotta, in lettere maiuscole bianche di dimensioni ridotte, la dicitura “MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA”.

Il marchio anteriore include poi il simbolo del marchio registrato, ®. Si tratta di un’indicazione informativa del fatto che il segno è asseritamente registrato e non forma parte del marchio in quanto tale. Di conseguenza, non verrà presa in considerazione ai fini della comparazione.

Il marchio impugnato è un marchio denominativo. Esso è formato dai termini “LaCLINIC Cosmetic Surgery MILANO”.

L’elemento verbale “LACLINIC”, comune a entrambi i marchi, sarà inteso come formato da due elementi, l’articolo “la” e il sostantivo “clinic”, che nonostante sia privo dell’ultima lettera sarà evidentemente associato al concetto di clinica, inteso come luogo destinato allo studio delle scienze mediche e alla cura degli infermi; in senso lato è sinonimo di ospedale, mentre in senso stretto indica le case di cura private e specialmente gli istituti universitari che hanno anche il compito di addestrare gli studenti di medicina e sono pertanto attrezzati con laboratori, aule, sale di dimostrazione, ecc. Questo elemento è da considerarsi debole in relazione ai servizi della Classe 44. Per quanto riguarda la dicitura “MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA”, essa è non-distintiva poiché descrive, in lingua italiana, l’oggetto dei servizi della Classe 44.

L’elemento figurativo del marchio anteriore costituito dal rettangolo arancione è pure da considerarsi meno distintivo essendo di una natura puramente decorativa.

Per quanto riguarda i restanti elementi del marchio impugnato, il termine “MILANO” è da considerarsi non-distintivo, dato che indica in lingua italiana il nome di una città, e quindi del luogo dove, potenzialmente, i servizi sono resi, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, che contro ogni evidenza sostiene che “la dizione geografica riportante il nome di MILANO è assolutamente una novità e non si registra altro marchio anteriore, sia nazionale che MUE recante tale composizione denominativa sia in forma singola che nel suo complesso”. Inoltre, i termini in lingua inglese “Cosmetic Surgery” sono da considerarsi quantomeno deboli, dato che è lecito attendersi che anche il pubblico di lingua italiana attribuirà ad essi il significato che possiedono per l’appunto in inglese, ossia di “Chirurgia cosmetica”. Ciò è dovuto in parte alla quasi identità del termine “Cosmetic” con “cosmetico/a” e in parte all’esistenza di espressioni approdate di recente nella lingua italiana che contengono il vocabolo inglese “surgery”, si pensi ad esempio a “day surgery”, che il Vocabolario Treccani definisce, nella propria versione on-line, “struttura sanitaria nella quale si effettuano interventi chirurgici con degenza soltanto diurna; per estensione, piccolo intervento chirurgico effettuato in tale struttura”.

L’elemento “LACLINIC” nel segno anteriore è l’elemento dominante in quanto dotato di maggiore impatto visivo.

Per quanto riguarda la raffigurazione del marchio anteriore, si deve pure tenere conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Inoltre, i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l’attenzione del lettore. Pertanto, le differenze poste alla fine dei segni hanno un impatto limitato, in quanto non saranno facilmente percepite dal pubblico.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere che formano l’elemento “LaCLINIC”, che insieme danno luogo ad elementi riconoscibili e al contempo deboli.

Tuttavia, essi differiscono nei loro restanti elementi, i quali sono ad ogni modo secondari e non-distintivi, come nel caso degli elementi grafici e dei termini “MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA” del marchio anteriore e nei termini deboli o non-distintivi “Cosmetic Surgery MILANO” del marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “LaCLINIC”, presenti in modo identico in entrambi i segni, per quanto in veste di elementi deboli. La pronuncia differisce nel suono delle lettere “MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA”, elementi deboli e secondari del marchio anteriore e degli elementi del marchio impugnato “Cosmetic Surgery MILANO”, i quali sono quantomeno deboli o non-distintivi.

Per tutto ciò, i segni sono foneticamente simili in media misura.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Siccome i segni saranno associati a un significato simile, i segni sono concettualmente simili in media misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato inferiore alla media data la presenza in esso di elementi non distintivi o di modesta capacità distintiva, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

5. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel caso in oggetto, i servizi nella classe 44 del marchio impugnato sono stati riscontrati essere identici ai servizi del marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione possa variare da medio a quantomeno relativamente alto in relazione, in particolare, con i servizi medici.

Per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere visivamente, foneticamente e concettualmente simili in media misura.

Pur trattandosi di marchi non particolarmente distintivi in quanto tali, essendo formati da elementi che sono in se deboli o non-distintivi, è comunque evidente, anche, in ipotesi, per il consumatore che presterà maggiore attenzione, come la loro struttura sia pressoché la medesima. Il tratto di originalità che contraddistingue i due termini “LaCLINIC” del marchio anteriore, che deriva dall’ordine articolo-sostantivo e dalla mancanza dell’ultima lettera, è parimenti riprodotto nei primi elementi del marchio impugnato “LaCLINIC Cosmetic Surgery MILANO”, che attireranno principalmente l’attenzione dei consumatori. Per le ragioni esplicitate nella sezione c) della presente decisione nessuno degli elementi aggiuntivi dei marchi può in qualche modo fare ombra agli elementi pressoché identici “LaCLINIC”. Si tratta, infatti, di elementi che svolgono un ruolo secondario per la loro dimensione, posizione e significato, è il caso di “MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA”, per la loro natura, come nel caso dell’elemento figurativo del marchio anteriore o ancora per il loro significato che li rende elementi deboli e non-distintivi, ciò che vale per la dicitura “Cosmetic Surgery MILANO” del marchio impugnato.

Alla luce di tutto quanto sopra, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussiste un rischio di confusione in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate, in special modo, ad elementi ed aspetti non distintivi o secondari.

Si deve invero tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Valutato quindi che sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 1 668 253 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i servizi contestati.

Poiché la registrazione di marchio italiano n. 1 668 253 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i servizi contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Andrea VALISA

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.