Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 23/10/2018

ICT LEGAL CONSULTING Via Cappuccini, 19 I-20122 Milan ITALIA

Fascicolo nº:	017901319
Vostro riferimento:
Marchio:	ict cyber security
Tipo de marchio:	Marchio figurativo
Nome del richiedente:	Paolo Balboni via delle Lame 24 I-40122 Bologna ITALIA

In data 07.06.2018 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata

In data 03.10.2018 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il richiedente afferma che un marchio descrittivo e non distintivo acquisisce distintività attraverso l´elemento figurativo.

2. Per il caso in oggetto il richiedente afferma che il lettering del logo, sostanzialmente il pallino della “i” potrebbe indurre il consumatore a percepire il segno come “i- CT” o “CT” e non il termine per intero, nel suo significato letterale “ICT”.

3. Nell´insieme del segno, gli elementi “CYBER“ e “SECURITY” prevalgono per dimensione e colori.

4. Il colore nero è predominante e non è in alcun modo descrittivo dei prodotti o servizi per i quali si richiede la protezione.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dalla richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE

persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno

rappresenti, nella mente del consumatore interessato di lingua inglese una descrizione delle caratteristiche dei prodotti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/03/2004, C-363/99, POSTKANTOOR).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di individuare la sua caratteristica distintiva esso va considerato nel suo complesso, il che non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono.

L’Ufficio ha innanzitutto provveduto ad un esame dettagliato della parte verbale del segno.

1, 2 – Come già indicato nella precedente comunicazione la parte denominativa del marchio in questione contiene termini che hanno un significato ben preciso rintracciabile in dizionari generici. In base alla definizione data (v. lettera allegata) è evidente che si tratti termini comunemente usati.

L’Ufficio si è limitato a riportare il significato dei termini che compongono il marchio così come appaiono nei dizionari e ad attribuire alla dicitura nel suo insieme ed associata ai prodotti e servizi, l’unica interpretazione che, di primo acchito e spontaneamente, le verrebbe con tutta probabilità attribuita dal pubblico di riferimento.

La dicitura “ICT CYBER SECURITY” all´interno del segno, è chiaramente leggibile, senza che il consumatore debba compiere complicati sforzi mentali per capirne il significato.

L´Ufficio ritiene che il puntino della “i” rappresentato da un piccolo triangolo invece che da un cerchio, non concede al segno un grado di distintività da farlo imprimere nella mente del consumatore. Contrariamente alle affermazioni del richiedente, tale triangolino non crea una separazione dalle altre lettere tale da far percepire il segno come diviso. Inoltre la forma geometrica triangolare è una forma semplice e banale che difficilmente rappresenterà l´elemento dominante della lettera “i”.

Allo stesso modo non si può affermare che il triangolino della lettera “i” causi un impatto sulla percezione del consumatore a tal punto da fargli notare una prevalenza delle lettere “CT” o che addirittura nell´insieme non noti la lettera “i.

In generale e secondo la comune esperienza è più facile che il consumatore si riferisca alla parte denominativa del marchio piuttosto che alla figurativa in quanto è la parte che ha la funzione distintiva. In questo caso la parte denominativa sarà letta dal consumatore come “ICT CYBER SECURITY” .(R 687/2017-INOX).

3, 4 - Quindi la dicitura “ICT CYBER SECURITY” cosi come scritta nel segno, non comporta nessuno sforzo interpretativo né induce il consumatore a intraprendere complicati processi mentali.

L´Ufficio non concorda con il richiedente riguardo la prevalenza dei termini “CYBER” e “SECURITY” . I due termini sono posti al di sotto della scritta “ICT” la quale occupa più della metà del logo ed è in colore arancione. Quindi è impossibile affermare che “CYBER SECURITY” abbiano un impatto maggiore nella mente del consumatore.

Per quanto riguarda l´utilizzo del colore nero sebbene l´ufficio concordi con il richiedente nel ritenere che non sia descrittivo dei prodotti e servizi offerti, si fa notare che il nero è il colore del sottofondo del segno, del background della dicitura. Si tratta quindi di una etichetta con lo sfondo di un colore molto comune, il nero, e la scritta in colori bianco e arancione a contrasto con lo sfondo.

Ammesso e non concesso che il colore nero, arancione e bianco non siano utilizzati in commercio per indicare i prodotti e servizi obbiettati si fa presente ciò, di per sé, non rende il marchio distintivo.

In definitiva, il marchio richiesto è semplicemente un segno descrittivo al quale è stato aggiunto del colore. Nessuno degli elementi costitutivi del marchio possiede autonoma carica distintiva, e lo stesso giudizio è estensibile all’insieme.

L’Ufficio è pertanto dell’opinione che la dicitura “ict cyber security” non comporta nessun particolare sforzo interpretativo, né induce il consumatore ad intraprendere complicati processi mentali in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda. Considerando i prodotti e servizi per i quali si chiede la registrazione, i consumatori potranno attribuire solamente un unico significato alla dicitura e cioè che i prodotti sono contengono informazioni sulla sicurezza cibernetica informatica e che i servizi sono , hanno come oggetto , o sono destinati alla sicurezza cibernetica informatica.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n.

17 901 319 è respinta per tutti i prodotti e servizi oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Stefania NUTI