Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE: Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell'Unione europea

(Articolo 7 RMUE)

Alicante, 22/01/2019

RUFFINI PONCHIROLI E ASSOCIATI S.R.L. Via Caprera, 6 I-37126 Verona ITALIA

Fascicolo nº:	017903810
Vostro riferimento:	H208-22EM1
Marchio:	BRENZONE
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	Hotel Brenzone S.r.l. Via XX Settembre 26 I-37010 Brenzone Sul Garda (VR) ITALIA

In data 23/07/2018 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 15/10/2018 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. La richiedente sostiene che l’Ufficio, per rifiutare la registrazione del segno, avrebbe dovuto dimostrare che il consumatore medio riconosce nel segno stesso un toponimo e che il medesimo segno è “latore” di uno specifico nesso con i servizi rivendicati nella domanda.

A questo riguardo, la richiedente osserva che il termine BRENZONE non corrisponde a nessun toponimo ufficiale poiché il comune stesso “è stato ribattezzato “Brenzone sul Garda”" nel 2013. Si tratterebbe, quindi, di un villaggio sconosciuto al pubblico medio di riferimento.

2. D’altra parte, la stessa richiedente adduce un acquisito carattere distintivo producendo una serie di documenti tra cui:

• quattro listini prezzi rispettivamente del 1941, 1979, 1980 e 1981;

• un dépliant promozionale dell’anno 1988 e due cartoline postali del 1978;

• Un campione di 206 ricevute fiscali (periodo 2008-2017) per prestazioni date a clienti da tutta Europa;

• Estratti del sito internet dell’hotel Brenzone;

• fotocopia d’un articolo pubblicato in occasione del centenario dell’apertura dell’hotel pubblicato sul quotidiano “L’Arena” il16/04/2011 dove, peraltro, si fa riferimento alla “radicata tradizione turistica di Brenzone”.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione contro tutti i servizi della domanda, e cioè:

Classe 43: Alberghi, ostelli e pensioni, alloggi per vacanze e per turisti; alloggi temporanei; servizi di ristorazione (alimentazione); somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar.

Va ricordato che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, la registrazione dei marchi è rifiutata se consistono esclusivamente di segni o indicazioni che possono essere utilizzati in commercio per designare la natura, la qualità, la quantità, la quantità, la destinazione, il valore, l'origine geografica o l'ora di produzione del prodotto o di prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche dello stesso".

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

Va da sé che, un segno che si ritiene essere esclusivamente descrittivo della specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio è anche privo di capacità distintiva a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 RMUE.

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di prodotti di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Secondo una giurisprudenza costante, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 persegue uno scopo di interesse generale, che impone che le indicazioni o i segni descrittivi delle caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Questa disposizione impedisce pertanto che tali segni o indicazioni siano riservati ad una singola impresa sulla base della loro registrazione come marchio [cfr. sentenza del 6 ottobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T-878/16, non pubblicata, EU:T:2017:702, punto 14 e la giurisprudenza citata.

In particolare, per quanto riguarda i segni o le indicazioni che possono essere utilizzati per designare l'origine geografica delle categorie di prodotti per i quali è richiesta la registrazione del marchio, in particolare i nomi geografici, vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, in particolare a causa della loro capacità non solo di rivelare la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti interessati, ma anche di influenzare le preferenze dei consumatori in vari modi, ad esempio collegando i prodotti ad un luogo che può suscitare sentimenti positivi (cfr. sentenza del 6 ottobre 2017, KARELIA, T-878/16, non pubblicata, EU:T:2017:702, paragrafo 15 e giurisprudenza citata).

Ciò esclude, da un lato, la registrazione di nomi geografici come marchi quando designano luoghi geografici specifici che sono già rinomati o noti per la categoria di prodotti o servizi in questione e che, pertanto, sono ad essa collegati agli occhi delle parti interessate e, d'altro canto, la registrazione dei nomi geografici che possono essere utilizzati dalle imprese, che devono anche essere lasciati a loro disposizione come indicazioni geografiche di origine della categoria di prodotti o servizi interessati (cfr. sentenza del 6 ottobre 2017, KARELIA, T-878/16, non pubblicata, UE:T:2017:702, paragrafo 16 e giurisprudenza citata).

Va tuttavia osservato che, in linea di principio, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 non osta alla registrazione di denominazioni geografiche sconosciute negli ambienti interessati o, quanto meno, sconosciute come denominazione di un luogo geografico o di denominazioni per le quali, a causa delle caratteristiche del luogo designato, è improbabile che le parti interessate possano ritenere che la categoria di prodotti o servizi interessati provenga da tale luogo (cfr. sentenza del 6 ottobre 2017, KARELIA, T-878/16, non pubblicata, EU:T:2017:702, paragrafo 17 e giurisprudenza citata).

In questa valutazione, l'EUIPO è tenuta a stabilire che il nome geografico è noto agli ambienti interessati come denominazione di un luogo. Inoltre, la denominazione in questione deve attualmente avere, agli occhi delle parti interessate, un legame con la categoria di prodotti o servizi interessati, oppure deve essere ragionevole prevedere che tale denominazione possa, agli occhi di tale pubblico, designare l'origine geografica di tale categoria di prodotti o servizi. Nell'ambito di tale esame, occorre tener conto in particolare della maggiore o minore conoscenza della denominazione geografica in questione negli ambienti interessati, nonché delle caratteristiche del luogo da essa designato e della categoria di prodotti o servizi interessati (cfr. sentenza del 6 ottobre 2017, KARELIA, T-878/16, non pubblicata, EU:T:2017:702, punto 19 e giurisprudenza citata).

• Con riferimento al punto 1 si rileva quanto segue:

In primo luogo, occorre rilevare che il pubblico di riferimento, tenuto conto dei servizi coperti dal marchio richiesto, è composto da consumatori medi e professionali, sebbene l'espressione "BRENZONE” non contenga il riferimento geografico al lago o alla zona costiera del lago di Garda, è chiaramente riferibile a questa zona soprattutto da quanto, come sostenuto dalla richiedente, il nome è stato modificato in “Brenzone del Garda”, suggellando quindi un collegamento preesistente nella mente del consumatore, con il lago di Garda e, quindi, con quell’insieme di connotazioni, specificità qualità che fanno del lago stesso un luogo rinomatissimo a livello internazionale. L’agganciamento al lago di Garda è peraltro confermato dall’articolo del giornale l’Arena citato.

Pertanto, grazie a quest’associazione mentale che esiste, almeno per una parte non trascurabile del pubblico di riferimento italiano (ed europeo) si può ragionevolmente concludere che vi sia un collegamento chiaro e diretto tra il nome precedente del comune di Brenzone con il nuovo nome e quindi con il lago di Garda. Pertanto, anche il segno di cui alla domanda produrrà nella mente del pubblico di riferimento, lo stesso collegamento, in particolare, se i servizi offerti sono servizi alberghieri o comunque legati al turismo. In questo caso il collegamento è difficilmente contestabile.

In altri termini, il marchio richiesto, associato ai servizi in questione, sarebbe ragionevolmente percepito dal pubblico di riferimento, e in particolare dai professionisti del turismo, come un'indicazione chiara e inequivocabile della loro origine geografica. Ne consegue che il marchio richiesto ha un nesso sufficientemente diretto e concreto con i servizi in questione per rientrare nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009.

In effetti, da un lato, va ricordato che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, la registrazione di nomi geografici come marchi commerciali è esclusa se essi designano specifiche località geografiche già note o note per la categoria di prodotti o servizi interessati e che sono pertanto escluse, sono ad essa collegate agli occhi delle parti interessate e, d'altro canto, la registrazione di nomi geografici che possono essere utilizzati dalle imprese, che devono anche essere lasciati a loro disposizione come indicazioni geografiche di origine per la categoria di prodotti o servizi interessati (cfr. sentenza del 6 ottobre 2017, KARELIA, T-878/16, non pubblicata, EU:T:2017:702, paragrafo 16 e giurisprudenza citata).

La seconda fase consiste nel determinare se il termine geografico applicato per indicare un luogo sia associato ai beni o servizi rivendicati nella mente del pubblico di riferimento o se è ragionevole supporre che sarà associato a tali beni o servizi in futuro (sentenza del 04/05/1999, C-108/97 e C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, paragrafo 31), o che tale nome può, secondo il pubblico di riferimento, designare l'origine geografica di tale categoria di prodotti o servizi (15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, paragrafo 51; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, paragrafo 38).

Nel determinare se tale associazione esiste, la Corte ha chiarito che occorre tener conto dei seguenti fattori (sentenza del 04/05/1999, C-108/97 e C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, punti 32 e 37; T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, punto 38 in fine):

il grado di familiarità del pubblico di riferimento con il termine geografico;

le caratteristiche del luogo designato dal termine; e

la categoria di beni o servizi.

Infatti, dalla giurisprudenza risulta che, nell'esaminare se siano soddisfatte le condizioni di applicazione del motivo di rifiuto della registrazione di cui trattasi, occorre tener conto di tutte le circostanze pertinenti, quali la natura dei prodotti o servizi designati, la maggiore o minore notorietà, in particolare nel settore economico interessato, del luogo geografico in questione e la conoscenza maggiore o minore del pubblico interessato, le abitudini dell'industria interessata e la questione della misura in cui l'origine geografica dei prodotti o servizi in questione può essere rilevante, agli occhi delle parti interessate, per la valutazione della qualità o di altre caratteristiche dei prodotti o servizi in questione (cfr. sentenza del 6 ottobre 2017, KARELIA, T-878/16, non pubblicata, EU:T:2017:702, punto 30 e giurisprudenza citata).

Effettivamente, come si è detto, tutti i servizi in questione sono direttamente connessi al turismo, e quindi al settore specifico per il quale la regione del Garda è rinomata.

Ne consegue che il segno "BRENZONE" può essere naturalmente associato, agli occhi del pubblico di riferimento e certamente per quanto riguarda i professionisti del turismo, ai servizi coperti dal marchio richiesto e rientranti nella classe 41 ed è idoneo, agli occhi di tale pubblico, che identifica BRENZONE con BRENZONE DEL GARDA, ad indicare l'origine geografica di tali servizi.

A questo proposito, occorre ricordare nuovamente che l'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009 persegue uno scopo di interesse generale, il quale prevede che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per le quali è richiesta la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Questa disposizione impedisce quindi che tali segni o indicazioni siano riservati ad una singola impresa sulla base della loro registrazione come marchio (cfr. sentenza del 6 ottobre 2017, KARELIA, T-878/16, non pubblicata, EU:T:2017:702, punto 14 e la giurisprudenza citata).

Tale norma non si limita a vietare la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi nei soli casi in cui essi indichino i luoghi che presentano attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, bensì si applica anche ai nomi geografici utilizzabili in futuro dalle imprese interessate in quanto indicazione di provenienza geografica della categoria di prodotti di cui si tratta.

Nei casi in cui il nome geografico non presenti attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, alcun nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, l'autorità competente deve valutare se sia ragionevole presumere che un tale nome, agli occhi degli ambienti interessati, possa essere atto a designare la provenienza geografica di tale categoria di prodotti.

Nell'effettuare tale valutazione occorre prendere in considerazione, in particolare, la conoscenza più o meno ampia che gli ambienti interessati hanno del nome geografico nonché le caratteristiche del luogo designato da quest'ultimo e della categoria di prodotti di cui si tratta (Vedi Decisione Chiemsee);

La registrazione di nomi geografici come marchi non è possibile se è ragionevole supporre che il termine possa, in considerazione del pubblico di riferimento, designare la provenienza geografica della categoria di prodotti e/o servizi interessati (sentenze del 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, paragrafo 51; 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, UE:T:2005:373, paragrafo 38).

Nel caso di specie, è ragionevole concludere che questa probabilità deve essere considerata alta, anzi, una certezza, data la rinomanza che può derivare dall'espressione "BRENZONE" in quanto indirettamente evocativa della regione del Garda. Infatti, come s’è detto, l’anteriore toponimo BRENZONE è identificato al nuovo BRENZONE SUL GARDA. È sufficiente uno sguardo superficiale alla voce Brenzone in internet per verificare come i due nomi vengano utilizzati indifferentemente per indicare lo stesso luogo geografico.

Pertanto, data la descrittività del segno per i prodotti accennati, si deve concludere necessariamente che il segno sia privo anche di carattere distintivo a norma della lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 7 RMUE.

• Con riferimento al punto 2 si rileva quanto segue:

La richiedente, in risposta alle osservazioni già esposte nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato), sostiene che, in seguito all'uso che ne è stato fatto, il segno sarebbe diventato distintivo per i servizi per i quali si chiede la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR.

In effetti, un elemento di per sé assolutamente privo di carattere distintivo come quello che, secondo l’Ufficio, è oggetto della domanda, può godere dei diritti derivanti dalla sua registrazione a titolo di marchio se, benché sprovvisto ab-initio di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i servizi rivendicati, a causa dell'uso fatto di esso sul mercato, almeno una parte significativa del pubblico interessato possa identificare i servizi rivendicati nella domanda come provenienti da un'impresa determinata, cioè quella del titolare del segno registrato distinguendoli, in questo modo, da quelli, identici o simili, provenienti da terzi.

A questo proposito è bene sottolineare il fatto che i requisiti per dimostrare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR non sono gli stessi che servono a dimostrare l’uso effettivo del marchio a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, EUTMR. Infatti, sotto l'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR è necessario dimostrare l'uso qualificato, tale cioè che il pubblico pertinente percepisca come distintivo un segno che di per sé è privo di carattere distintivo.

Inoltre, la ricorrente EUTM deve presentare prove che consentano all'Ufficio di concludere che almeno una parte significativa della sezione pertinente del pubblico identifica i servizi di cui trattasi come provenienti dalla richiedente stessa (sentenza del 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata).

Queste prove devono essere chiare e convincenti sia con riferimento alla natura dell’uso del segno come elemento distintivo sia con riferimento alla sua estensione a una porzione rilevante del pubblico interessato.

Inoltre, la prova del carattere distintivo acquisito deve essere esaminata nel suo complesso, tenendo conto, in particolare, della quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, la frequenza e la durata dell'uso del marchio. Le prove devono essere tali da poter concludere con ragionevole certezza che una parte significativa del pubblico interessato è in grado, in virtù di tale marchio, di identificare i prodotti di cui trattasi come provenienti da un particolare impresa.

Né gli argomenti né il materiale allegato come prove dell’acquisita distintività contengono elementi sufficientemente convincenti che possano adeguatamente controbilanciare la natura intrinsecamente descrittiva del segno. Infatti, affinché si possa dire con ragionevole certezza che un segno geografico, per di più collegato alla regione del lago di Garda, sia diventato distintivo, è necessario provare che la sua notorietà sia tale da eclissare il riferimento geografico che potrebbe altrimenti formarsi nella mente del pubblico dim riferimento per servizi generalmente turistici. Invece, quello che dalla documentazione appare chiaramente è una certa “reputazione” dell’hotel Brenzone proprio in quanto specifico hotel, fra i tanti, della zona del Garda e questa circoscritta geograficamente alla regione circostante a Brenzone del Garda. Non vi è possibilità di rintracciare una più estesa reputazione con riferimento all’intero pubblico italiano di riferimento. Le fatture o ricevute fiscali non sono in grado di dire nulla in merito in quanto danno testimonianza unicamente dell’uso del segno ma non della sua estensione e della sua reputazione. Lo stesso vale per i dépliant e le cartoline.

Al massimo si può evincere con una ragionevole certezza una reputazione geograficamente molto limitata ad una zona geografica circoscritta del segno HOTEL BRENZONE. Nulla che possa permettere di desumere che il toponimo BRENZONE sia divenuto “sinonimo”, se così si può dire, dell’Hotel Brenzone, cioè sia divenuto unicamente segno distintivo dell’impresa del titolare della domanda.

Ammesso che quanto sopra possa essere dimostrato, sarebbe comunque necessario addurre tutt’altro tipo di prove che facciano riferimento a fattori come la quota di mercato detenuta dal marchio per quanto riguarda i servizi della domanda; l’intensività dell’uso e l’epoca del suo inizio; l'importo investito dalla richiedente per promuoverlo; la proporzione del pubblico che, grazie al marchio, identifica i servizi come provenienti dalla richiedente; indagini di mercato eccetera.

Pertanto, è necessario concludere che, oltre al suo significato descrittivo di un comune della regione del Garda, esso non contiene alcun elemento che consenta al pubblico interessato di percepirlo come un'indicazione dell'origine commerciale dei servizi in questione.

La Corte sostiene peraltro che un segno che sia passibile di molteplici interpretazioni debba pur sempre essere percepiti dal pubblico di riferimento immediatamente anche nella sua funzione d’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale" (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

L’accento va posto quindi, sulla percezione del pubblico di riferimento che dev’essere in grado di riconoscere contemporaneamente nel segno (e non in seguito ad un processo cognitivo che richieda uno sforzo interpretativo) anche una volontà del titolare del segno stesso di distinguere i suoi servizi da quelli della concorrenza.

È tuttavia opinione dell’Ufficio che quest’argomento non si applichi al caso in esame. Infatti, è molto probabile che nella maggioranza dei casi il consumatore di riferimento, confrontato con l’espressione BRENZONE considerata nella sua relazione con quello specifico genere di servizi di cui alla classe 41, percepisca il segno stesso come mera indicazione del luogo in cui i servizi sono offerti.

Pertanto, la richiedente non ha dimostrato che almeno per una parte rilevante del pubblico di riferimento, il toponimo BRENZONE oggetto della domanda abbia acquistato un carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e 7(3), RMUE.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-c), e dell'articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 903 810 è respinta per tutti i servizi oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO