WIDERSPRUCH Nr. B 3 064 988

Land of Dogs GmbH, Kalte Weide 25, 24641 Sievershütten, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Brock, Müller, Ziegenbein, Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Schwedenkai 1, 24103 Kiel, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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Samantha Bowes, c/o 22 the Village Square, SK7 1AW, Bramhall, Vereinigtes Königreich (Anmelderin), vertreten durch Paul Gibson, 22 The Village Square Bramhall, SK7 1AW, Stockport, Vereinigtes Königreich (zugelassener Vertreter).

Am 08/08/2019 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1. Der Widerspruch Nr. B 3 064 988 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.

2. Die Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 17 915 416 „Land of Dogs“ (Wortmarke) ein, und zwar gegen alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 31 und 35. Der Widerspruch beruht auf dem Firmennamen „Land of Dogs“ geschützt in Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Italien, Polen, Vereinigtes Königreich, Spanien, Portugal, Finnland und Österreich. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 4 UMV.

NICHT EINGETRAGENE MARKE ODER IM GESCHÄFTLICHEN VERKEHR BENUTZTES ANDERES KENNZEICHENRECHT – ARTIKEL 8 ABSATZ 4 UMV

Artikel 8 Absatz 4 UMV besagt, dass auf Widerspruch der Inhaberin einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Union oder des Mitgliedstaats:

• Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Unionsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind

• dieses Kennzeichen seiner Inhaberin das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Die Eintragungshindernisse von Artikel 8 Absatz 4 UMV unterliegen somit den folgenden Anforderungen:

1. Das ältere Kennzeichen muss vor der Einreichung der angefochtenen Marke im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt worden sein.

2. Die Widersprechende muss nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht vor der Einreichung der angefochtenen Marke Rechte an dem Kennzeichen, auf das der Widerspruch gestützt wird, erworben haben, einschließlich des Rechts, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

3. Die Bedingungen, unter denen die Benutzung einer jüngeren Marke untersagt werden kann, müssen in Bezug auf die angefochtene Marke erfüllt sein.

Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Erfüllt ein Zeichen eine dieser Voraussetzungen nicht, bleibt einem Widerspruch, der auf eine ältere nicht eingetragene Marke oder andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV gestützt wird, somit der Erfolg versagt.

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 DVUM wird der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen, wenn die Widersprechende vor Ablauf der in Artikel 7 Absatz 1 DVUM genannten Frist keine Beweismittel eingereicht hat oder die eingereichten Beweismittel offensichtlich unerheblich oder unzureichend sind, um die in Artikel 7 Absatz 2 DVUM genannten Erfordernisse zu erfüllen.

• Firmenname „Land of Dogs“ geschützt in Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Italien, Polen, Vereinigtes Königreich, Spanien, Portugal, Finnland und Österreich.

Gemäß Artikel 95 Absatz 1 UMV ermittelt das Amt in Verfahren vor dem Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.

Wird der Widerspruch auf ein älteres Recht im Sinne des Artikels 8 Absatz 4 UMV gestützt, muss die Widersprechende gemäß Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM unter anderem den Erwerb, den Fortbestand und den Schutzumfang dieses Rechts nachweisen; wenn das ältere Recht nach dem Recht eines Mitgliedstaats geltend gemacht wird, ist auch eine eindeutige Angabe des Inhalts des zugrunde liegenden nationalen Rechts durch Beifügung von Veröffentlichungen der relevanten Bestimmungen oder Rechtsprechung erforderlich.

Daher obliegt es der Widersprechenden, alle erforderlichen Informationen für die Entscheidung vorzulegen, einschließlich der Angabe des anwendbaren Rechts und Vorlage aller erforderlichen Informationen für dessen ordnungsgemäße Anwendung. Nach der Rechtsprechung obliegt es der Widersprechenden „… nicht nur, vor dem HABM die Angaben vorzubringen, die beweisen, dass sie die nach den nationalen Rechtsvorschriften, deren Anwendung sie begehrt, erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, ... sondern auch, die Angaben vorzubringen, aus denen sich der Inhalt dieser Rechtsvorschriften ergibt.“ (05/07/2011, C‑263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).

Durch die Informationen zum anwendbaren Recht muss es dem Amt möglich sein, den Inhalt dieser Rechtsvorschriften sowie die Bedingungen zur Erlangung des Schutzes und den Umfang dieses Schutzes zu verstehen und anzuwenden; der Antragstellerin muss es möglich sein, das Recht auf Verteidigung ausüben zu können.

Hinsichtlich der Bestimmungen des anwendbaren Rechts muss die Widersprechende eine eindeutige Angabe des Inhalts des zugrunde liegenden nationalen Rechts durch Beifügung von Veröffentlichungen der relevanten Bestimmungen oder Rechtsprechung vorlegen (Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM). Die Widersprechende muss Angaben zu den maßgeblichen Rechtsvorschriften (Artikelnummer sowie Nummer und Titel der Rechtsvorschrift) und zu deren Inhalt (Text) machen, indem sie Veröffentlichungen der relevanten Bestimmungen oder Rechtsprechung vorlegt (z. B. Auszüge aus einem Amtsblatt, einem Gesetzeskommentar, juristischen Enzyklopädien oder einem Gerichtsurteil). Wenn die maßgebliche Bestimmung auf eine weitere rechtliche Bestimmung verweist, ist diese andere Bestimmung ebenfalls vorzulegen, damit die Antragstellerin und das Amt die Bedeutung der geltend gemachten Bestimmung vollständig erfassen und deren mögliche Relevanz ermitteln können. Sind die Nachweise bezüglich der Inhalte des einschlägigen nationalen Rechts online in einer vom Amt anerkannten Quelle verfügbar, kann die Widersprechende diese Nachweise in Form eines Verweises auf diese Quelle vorlegen (Artikel 7 Absatz 3 DVUM).

Gemäß Artikel 7 Absatz 4 DVUM sind alle Bestimmungen des anwendbaren nationalen Rechts für den Erwerb von Rechten und deren Schutzumfang, auf die in Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM Bezug genommen wird, einschließlich der in Artikel 7 Absatz 3 DVUM genannten online verfügbaren Nachweise, in der Verfahrenssprache vorzulegen oder es ist eine Übersetzung in dieser Sprache beizufügen. Die Widersprechende hat die Übersetzung aus eigenem Antrieb innerhalb der Frist für die Vorlage der Originalunterlagen einzureichen.

Außerdem muss die Widersprechende angemessene Nachweise über die Erfüllung der Voraussetzungen für den Erwerb und über den Schutzumfang des geltend gemachten Rechts erbringen und belegen, dass die Schutzbedingungen in Bezug auf die angefochtene Marke tatsächlich erfüllt sind. Insbesondere muss sie stichhaltige Beweise dafür vorlegen, dass es ihr nach geltendem Recht gelingen würde, die Benutzung der angefochtenen Marke zu untersagen.

Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende keine Informationen bezüglich des rechtlichen Schutzes für die Art des geltend gemachten gewerblichen Schutzzeichens der Widersprechenden, nämlich des Firmennamens in Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Italien, Polen, Vereinigtes Königreich, Spanien, Portugal, Finnland und Österreich vorgelegt. Die Widersprechende hat keine Informationen über den möglichen Inhalt des geltend gemachten Rechts oder die von der Widersprechenden zu erfüllenden Voraussetzungen, um die Benutzung der angefochtenen Marke in den einzelnen von der Widersprechenden angegebenen Mitgliedstaaten zu untersagen, vorgelegt.

Der Widerspruch muss daher als unbegründet zurückgewiesen werden sofern er auf diesen älteren Rechten beruht und wird weitergeführt in Bezug auf den Firmennamen „Land of Dogs“ geschützt in Deutschland.

Die Widersprechende beruft sich auf Artikel 8 Absatz 4 UMV in Verbindung mit §§ 5, 6 und 15 des Deutschen Markengesetzes.

1. Vorherige Benutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung

Die Bedingung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr ist eine konstitutive Voraussetzung, ohne die das betreffende Zeichen keinerlei Schutz gegen die Eintragung einer Unionsmarke genießt, und sie besteht unabhängig von den Voraussetzungen, die das nationale Recht für den Erwerb des ausschließlichen Rechts aufstellt. Überdies muss eine solche Benutzung darauf schließen lassen, dass das betreffende Kennzeichenrecht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist.

Hierzu ist festzustellen, dass die Voraussetzung in Bezug auf die Benutzung eines Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung im geschäftlichen Verkehr nach Artikel 8 Absatz 4 UMV den Zweck verfolgt, Konflikte zwischen den Zeichen zu begrenzen, indem sie verhindert, dass ein älteres Recht, das nicht hinreichend ausgeprägt, d. h. im geschäftlichen Verkehr wichtig und bedeutungsvoll ist, der Eintragung einer neuen Unionsmarke entgegenstehen kann. Die Möglichkeit eines Widerspruchs soll auf Zeichen beschränkt sein, die auf ihrem relevanten Markt tatsächlich und wirklich präsent sind. Um die Eintragung eines neuen Zeichens verhindern zu können, muss das für den Widerspruch geltend gemachte Zeichen tatsächlich in hinreichend bedeutsamer Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt werden und eine mehr als lediglich örtliche geografische Schutzausdehnung haben, was bedeutet, dass, wenn das Schutzgebiet dieses Zeichens als nicht örtlich angesehen werden kann, die Benutzung in einem bedeutenden Teil dieses Gebiets erfolgen muss. Bei der Feststellung, ob dies der Fall ist, sind die Dauer und die Intensität der Benutzung dieses Zeichens als unterscheidendes Element für seine Adressaten zu berücksichtigen, bei denen es sich sowohl um Käufer und Verbraucher als auch um Lieferanten und Wettbewerber handelt. In dieser Hinsicht sind insbesondere Benutzungen des Zeichens in der Werbung und in der geschäftlichen Korrespondenz erheblich. Ferner ist die Beurteilung der Voraussetzung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr für jedes Gebiet, in dem das für den Widerspruch geltend gemachte Recht geschützt ist, getrennt vorzunehmen. Schließlich muss die Benutzung des in Frage stehenden Zeichens im geschäftlichen Verkehr vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke dargetan werden (29/03/2011, C‑96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159‑160, 163, 166).

Im verfahrensgegenständlichen Verfahren wurde die angefochtene Marke am 08/06/2018 eingereicht. Obwohl die Anmelderin in ihrer Stellungnahme auf die Priorität der Anmeldung zu sprechen kommt, liegt vorliegend lediglich ein Anspruch auf Zeitrang vor. Dieser hat wiederum keinen Einfluss auf das Widerspruchsverfahren. Daher musste die Widersprechende nachweisen, dass das Kennzeichenrecht, auf das der Widerspruch gestützt wird, vor dem 08/06/2018 in Deutschland im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt wurde. Ferner muss der Nachweis erbracht werden, dass das Zeichen der Widersprechenden im geschäftlichen Verkehr benutzt wurde, und zwar in Bezug auf:

Groß- und Einzelhandel mit und die Herstellung von Produkten für Heim- und Nutztiere, den Agrarbedarf sowie Bekleidung, Sport- und Spielwaren, Garten-, Camping und Outdoorbedarf, der Betrieb einer Hundeschule, Tierpension und Hundetagesstätte, tierheilkundliche und tierpsychologische Beratung inkl. Verhaltenstherapie Mensch und Tier, Tierfotografie, Hundesalon und Pflegeberatung sowie Managementtraining und Consulting.

Am 13/02/2019 reichte die Widersprechende Benutzungsnachweise ein. Da die Widersprechende beantragte, bestimmte in den Unterlagen enthaltenen Angaben als vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen, wird die Widerspruchsabteilung die eingereichten Nachweise nur allgemein beschreiben ohne konkrete Informationen weiterzugeben. Die Benutzungsnachweise bestehen aus den folgenden Unterlagen:

• Registrierung der Domains „landofdogs.de“ und „land-of-dogs.de“; Anlegung des Facebook Accounts „Landofdogs“ (2011).

• Rechnung über Erstellung des Corporate Design, welches das Firmenlogo enthält (2012).

• Lieferantenrechnungen von Artikeln für Haustiere an die Widersprechende (2011, 2013, 2014, 2015). Der Firmenname ist klar ersichtlich.

• Rechnungen an Kunden in Deutschland (2) und im europäischen Ausland (14) für den Zeitraum 2011 bis 2018. Sie zeigen den Firmennamen und das Firmenlogo. Die aufgeführten Artikel sind Artikel für Haustiere.

• Erwerbung von Vertriebsrechten einiger Hersteller von Haustierartikeln für Deutschland (2013, 2015).

• Messeauftritte in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2018 auf folgenden Messen: Hundemesse Norderstadt, Fachmesse Interzoo, Fachmesse Garten- und Zooevent.

• Werbung in Fachzeitschriften („Zoofachtrend“, „Special for groomer“ und/oder in den sozialen Netzen (2013, 2014, 2016, 2017). Der Firmenname ist jeweils klar zu erkennen.

• Nachweis über die Gründung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts „Land of dogs GbR“ (2013) und über die Umformierung zur GmbH (2018)

• Screenshots der Internetseite der Widersprechenden www.landofdogs.de für die Jahre 2012 bis 2018 über das Internetarchiv (archive.org/web) als Nachweis des Onlineshops.

• Formloses Schreiben des Steuerberaters der Widersprechenden, welches bestätigt, dass die Firma Land of Dogs GmbH, vormals Land of Dogs GbR, vormals Land of Dogs seit 01/07/2011 unter dem Namen „Land of Dogs“ Ausgangsrechungen erstellt, sowie die Angabe der im Zeitraum 01/07/2011 bis 31/12/2018 erzielten Umsätze.

• Firmeninterne Tabellen über die Zahl der Aufträge und die Nettoerträge pro Jahr (2011 bis 2018), sowohl für Deutschland als auch für das europäische Ausland. Die Kundendetails sind nicht ersichtlich.

Insgesamt stellt die Widerspruchsabteilung fest, dass die von der Widersprechenden vorgelegten Beweismittel zwar darauf schließen lassen, dass eine gewisse Benutzung des Zeichens im relevanten Gebiet (Deutschland) stattgefunden hat, diese Benutzung erreicht aber nicht den Schwellenwert einer „mehr als örtlichen Benutzung“ nach Artikel 8 Absatz4 UMV. Insbesondere mangelt es am Nachweis über einen ausreichenden Umfang der Benutzung.

Ein gewerbliches Schutzrecht ist in dem maßgeblichen Gebiet von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung, wenn sich seine Wirkung nicht auf einen geringen Teil dieses Gebiets wie z. B. im Allgemeinen eine Stadt oder eine Provinz beschränkt (24/03/2009, T‑318/06 - T‑321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 41). Das Zeichen muss in einem bedeutenden Teil des Schutzgebiets benutzt werden (29/03/2011, C‑96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).

Ob einem gewerblichen Schutzrecht eine mehr als lediglich örtliche Bedeutung zukommt, lässt sich durch ein Netz von Filialen, die im gesamten betroffenen Gebiet wirtschaftlich tätig sind, aber auch einfacher durch beispielsweise Rechnungen, die außerhalb der Region erstellt worden sind, in der die Wiedersprechende ihren Sitz hat, durch Presseberichte, die deutlich machen, in welchem Grad das geltend gemachte Zeichen dem Publikum bekannt ist, oder durch Hinweise in Reiseführern auf die Niederlassung belegen (24/03/2009, T‑318/06 - T‑321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 43).

Im vorliegenden Fall wurden lediglich zwei Rechnungen über eher niedrige Beträge an in Deutschland ansässige Kunden eingereicht. In Bezug auf die Teilnahme an verschiedenen Messeveranstaltungen, fehlen konkrete Angaben zu den Besucherzahlen des Stands der Widersprechenden. Ähnliches trifft auf die Veröffentlichungen und die Werbung zu. Auch hier fehlen Angaben über die Verbreitung bzw. Verteilung der jeweiligen Zeitschriften/Broschüren.

Die verschiedenen Rechnungen von Lieferanten bzw. Vereinbarungen mit Heimtierartikelherstellern über eine zukünftige Zusammenarbeit stellen keinen Nachweis über eine tatsächlich stattgefundene Geschäftstätigkeit unter dem Firmennamen in Deutschland dar, da nicht ersichtlich wird, in welchem Umfang diese Waren dann in Deutschland verkauft werden und auch eine tatsächliche Präsenz des Firmennamens auf dem Markt, bzw. die Konfrontation des Verkehrs mit demselbigen wird dadurch nicht nachgewiesen.

Auch die bezüglich des Onlinehandels eingereichten Nachweise können keine zuverlässigen Daten zum Umfang der Benutzung liefern. Wie bereits weiter oben dargelegt, kann lediglich die Existenz eines Onlineshops nachgewiesen werden.

Die anonymisierte Tabelle mit der Anzahl der Bestellungen aus Deutschland und den in Deutschland erzielten Nettoerträgen stammen von der Widersprechenden selber und wird durch keinerlei Nachweise von unabhängigen Quellen gestützt. Gleiches trifft für die vom Steuerberater der Widersprechenden in einem formlosen Schreiben (nicht in der Form einer eidesstattlichen Versicherung) gemachten Angaben zu den Umsatzzahlen pro Jahr in Deutschland zu, denn auch diese werden nicht durch unabhängige Nachweise gestützt.

Auch die Tatsache, dass der Firmenname ins Handelsregister eingetragen wurde, kann nicht automatisch auf eine mehr als lokale Benutzung und Bedeutung hinweisen. Es handelt sich hierbei lediglich um einen Verwaltungsschritt, der keine Geschäftstätigkeit voraussetzt.

Die von der Widersprechenden eingereichten Rechnungen für das europäische Ausland lassen zwar auf eine gewisse Geschäftstätigkeit in diesem Gebiet unter dem Firmennamen „Land of Dogs“ schließen, vorliegend hätte die Widersprechende jedoch Nachweise über eine Benutzung des Firmennamens von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung im geschäftlichen Verkehr in Deutschland erbringen müssen. Dies ist die Mindestvoraussetzung zur Akzeptanz des Firmennamens als gültiges älteres Recht. Es handelt sich um ein älteres Recht welches aufgrund von Benutzung in einem bestimmten Gebiet erlangt wird und der Nachweis für diese Benutzung ist vorliegend nicht gegeben.

Das anwendbare Recht verleiht dem Zeichen nämlich nur in dem Schutzgebiet des Zeichens, insgesamt oder nur in einem Teil dieses Gebiets, ausschließliche Rechte, die mit der Gemeinschaftsmarke in Konflikt treten können. Ferner ist die Beurteilung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr für jedes Gebiet, in dem das für den Widerspruch geltend gemachte Recht geschützt ist, getrennt vorzunehmen. (29/03/2011, C 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, §§162-163)

Unter Abwägung aller obigen Ausführungen gelangt die Widerspruchsabteilung zu der Schlussfolgerung, dass die von der Widersprechenden vorgelegten Beweismittel nicht ausreichen, um den Nachweis dafür zu erbringen, dass das ältere Zeichen in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, auf die der Widerspruch gestützt wurde, vor dem relevanten Datum und im betreffenden Gebiet im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt wurde.

In Anbetracht der Tatsache, dass eine der notwendigen Anforderungen von Artikel 8 Absätze 4 UMV nicht erfüllt ist, ist der Widerspruch als unbegründet zurückzuweisen.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Anmelderin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Artikel 109 Absatz 7 UMV und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i UMDV bestehen die der Anmelderin zu erstattenden Kosten aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

Ewelina SLIWINSKA [

Dorothée SCHLIEPHAKE

Volker MENSING

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.