OPPOSIZIONE N. B 3 069 762

Pellegrini S.p.A., Via Lorenteggio 255, 20152, Milano, Italia (opponente), rappresentata da Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., Via Borgonuovo, 10, 20121, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Planhotel S.A., Via Cantonale 3, 6900, Lugano, Svizzera (richiedente), rappresentata da Marco Zardi, Via Cappellini 11, 20124, Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 20/05/2021, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 069 762 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 17 916 716, vale a dire contro tutti i servizi compresi nelle classi 35 e 43, per il marchio figurativo . L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 302 618 per il marchio figurativo che copre servizi nelle classi 35 e 43. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I segni

Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio puramente figurativo. Esso è composto da un quadrato nero all’interno del quale si trovano due elementi di colore bianco, speculari, che consistono in un elemento circolare che nella parte inferiore si allunga in forma di linea verticale che giunge fino a toccare l’esterno del quadrato che funge da sfondo.

Il marchio impugnato è un marchio figurativo. Esso è formato dalla dicitura “DINING WITH THE STARS” posta su tre linee diverse. I caratteri che formano la parola “DINING” sono maiuscoli, i restanti minuscoli, ed hanno dimensioni diverse. Al di sopra di questo elemento verbale si trova un elemento formato da due lettere “P”, essendo la prima speculare e quindi riprodotta al contrario, la cui particolarità risiede pure nell’essere unite da un tratto che si prolunga nella parte inferiore della sezione circolare delle lettere stesse.

Contrariamente a quanto affermato dall’opponente nelle proprie osservazioni del 17/04/2019 la Divisione d’Opposizione non ritiene che il marchio anteriore possa essere considerato come formato da due lettere “P”. I due elementi figurativi si allontanano significativamente da quella che è la maniera ordinaria e comune di raffigurare la lettera “P”. È evidente come per il pubblico di riferimento la percezione di una lettera “P” nel segno non sia di certo quella più ovvia e neppure pare probabile che sia verosimile una tale interpretazione anche dopo un esame più attento da parte dei consumatori. Al contrario, gli elementi bianchi del marchio anteriore richiamano piuttosto dei simboli grafici privi di qualsivoglia contenuto semantico, e pertanto da considerarsi meramente figurativi.

Non è quindi possibile far propria l’interpretazione dell’opponente a riguardo che, al contrario, deve essere respinta.

I segni in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

Visivamente, i segni non coincidono in nessuno dei loro elementi. La forma, il colore, i contorni e la raffigurazione in generale dell’elemento grafico del segno anteriore e del primo elemento posto in alto del segno impugnato sono diversi. È vero che essi presentano una assai remota analogia nella presenza di due elementi con una parte superiore arrotondata e una linea orizzontale che si prolunga al di sotto di essa. Tuttavia, la Divisione d’Opposizione ritiene che si tratti di coincidenze assai vaghe e indistinte, e pertanto possa essere concluso in tutta certezza che i segni non siano simili sotto il profilo visivo, considerato che le coincidenze esistenti sono come visto irrilevanti.

I segni meramente figurativi non sono soggetti a una valutazione fonetica. Poiché uno dei due segni è puramente figurativo, non è possibile procedere alla loro comparazione fonetica.

Sotto il profilo concettuale, mentre il pubblico del territorio di riferimento percepirà un qualche significato nel segno contestato, fosse anche solo limitato alle due lettere “P”, il marchio anteriore puramente figurativo non ha un significato nel territorio in questione. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili, indipendentemente dal significato che verrà attribuito al marchio impugnato e alla distintività che possano avere i suoi elementi verbali in relazione a taluni dei servizi nelle classi 35 e 43.

Poiché i segni coincidono meramente in aspetti irrilevanti, essi sono diversi.

b) Conclusione

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la somiglianza dei segni è una condizione necessaria per una risultanza a favore del rischio di confusione. Poiché i segni sono dissimili, una delle condizioni necessarie enunciate dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è soddisfatta. L’opposizione deve quindi essere respinta.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Andrea VALISA

Valeria ANCHINI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.