Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea

(artículo 7 y el artículo 42, apartado 2, del RMUE)]

Alicante, 28/08/2019

CYPE Ingenieros, S.A. Avda. Eusebio Sempere, 5 - Bajo E-03003 Alicante ESPAÑA

Nº de solicitud:	017917616
Referencia:
Marca:	OpenBIMSystems
Tipo de marca:	Marca denominativa
Solicitante:	CYPE Ingenieros, S.A. Avda. Eusebio Sempere, 5 - Bajo E-03003 Alicante ESPAÑA

CORRIGENDUM

La Oficina objetó el 04/07/2018 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El 05/07/2019, el solicitante solicitó una prórroga de dos meses para presentar sus observaciones en respuesta. El nuevo plazo expiraba el 04/11/2018.

El solicitante presentó sus alegaciones el 05/10/2018, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. El solicitante alega que existen numerosas marcas registradas similares al caso que nos ocupa.

2. El solicitante comunica que los dominios “OpenBIMSystems.net” y “OpenBIMSystems.com” están registrados

3. En caso de que la Oficina no considerara suficientemente justificada la petición de registro, el solicitante solicita modificar el registro añadiendo “by CYPE”, quedando la denominación “Open BIMSystems by CYPE”.

4. El solicitante hace constar que ya se está realizando un uso de la marca “Open BIMSystems” y adjunta documentación en apoyo a dicho argumento.

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE

persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

En relación con el primer argumento del solicitante de que existen numerosas marcas registradas similares al caso que nos ocupa, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

”De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Sin embargo, la Oficina ha procedido a examinar las marcas citadas por el Solicitante en su escrito de alegaciones y considera que estas marcas no son relevantes en relación con el caso en cuestión.

En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que ninguna de las marcas referenciadas contiene los tres vocablos de la marca que nos ocupa. De las marcas citadas por el solicitante, algunas han sido objeto de rechazo parcial, otras, contienen suficientes elementos figurativos y/o estilizados que les confieren un carácter distintivo, y por último, algunas se han solicitado hace casi 10 años, tiempo suficiente durante el cual, la práctica de la Oficina se haya podido someter a algún cambio.

En relación con el segundo argumento del solicitante de que los dominios “OpenBIMSystems.net” y “OpenBIMSystems.com” están registrados, la Oficina subraya que los nombres de dominio y las marcas comerciales no son comparables, ya que el registro de un nombre de dominio no depende de los motivos recogidos en el Artículo 7, apartado 1, del RMUE. Por otra parte, cabe señalar que la terminación “.com” o “.net” no añade ningún carácter distintivo a una marca descriptiva conforme al Artículo 7.1.(c) EUTMR.

En relación al tercer argumento del solicitante en el que, en caso de que la Oficina no considerara suficientemente justificada la petición de registro, solicita modificar dicho registro añadiendo “by CYPE” quedando la denominación “OpenBIMSystems by CYPE”, la Oficina hace constar que conforme a las Directrices de examen (sección 1 Procedimientos) sobre marcas, las modificaciones a una solicitud de marca de la UE contemplan los apartados siguientes:

• Retirada de una solicitud de marca de la UE

• Limitación de la lista de productos y servicios en una solicitud de marca de la UE

• Otras modificaciones (nombre y dirección del solicitante o representante, registro y publicación de modificaciones)

• División de una solicitud de marca de la UE

Por consiguiente, la Oficina informa que la petición por parte del solicitante de modificar la marca “Open BIMSystems” añadiendo “by CYPE” no es aceptable.

En consecuencia, la marca solicitada carece prima facie de carácter distintivo para distinguir los productos y servicios para los que se solicita el registro conforme al Artículo 7, apartado 1, letra b) y c), del RMUE.

El solicitante argumentó que la marca en cuestión ha adquirido carácter distintivo por el uso que se le dio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del RMUE, e indicó, asimismo, que esta reivindicación constituía una reivindicación principal. Por lo tanto, es necesario establecer si, en este caso, es aplicable el Artículo 7, apartado 3, del Reglamento sobre la marca en la Unión Europea.

A este respecto, la Oficina señala que en virtud del artículo 7, apartado 3 [RMUE], los motivos de denegación absolutos recogidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d) de dicho Reglamento no se oponen al registro de una marca si ésta hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. En efecto, en el supuesto contemplado en el artículo 7, apartado 3, del RMUE, el hecho de que el público pertinente perciba efectivamente el signo que constituye la marca de que se trata como una indicación del origen comercial de un producto o de un servicio es el resultado del esfuerzo económico del [solicitante][titular] de la marca. Esta circunstancia justifica que se excluyan las consideraciones de interés general subyacentes al apartado 1, letras b) a d) [RMUE], del mismo artículo, las cuales exigen que las marcas a que se refieren dichas disposiciones puedan ser libremente utilizadas por todos, para evitar la creación de una ventaja competitiva ilegítima a favor de un único operador económico... .

En primer lugar, de la jurisprudencia se desprende que la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público interesado identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo, las circunstancias en las que tal condición debe considerarse satisfecha no pueden establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados … .

En segundo lugar, para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3, del RMUE, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte de la Unión Europea en la que la marca carecía de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), de dicho Reglamento ... .

En tercer lugar, para apreciar la adquisición, en un caso concreto, del carácter distintivo de la marca deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. Si, en vista de tales elementos, los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe llegarse a la conclusión de que se cumple el requisito establecido para el registro de la marca por el artículo 7, apartado 3, del RMUE ... .

En cuarto lugar, según la jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse también en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, tomando en consideración la percepción, de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ... .

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; y 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

En apoyo de su reivindicación, el solicitante presentó pruebas del uso el 02/04/2019.

Las pruebas que deben tenerse en cuenta son, en particular, las siguientes:

• Extractos de la página WEB http://openbimsystems.com/es/

• Fotografías del uso de la marca en ferias profesionales del sector de la construcción.

La Oficina hace constar que ninguno de los extractos muestra la marca tal y como se ha solicitado, es decir “Open BIMSystems”. La Oficina no discute que el logotipo “CYPE” añada carácter distintivo a la marca solicitada, pero recalca que no es aplicable en el caso que nos ocupa, ya que la marca solicitada es la marca denominativa “Open BIMSystems”.

Por lo tanto, la Oficina concluye que la documentación proporcionada no es suficiente para poder determinar que la marca “Open BIMSystems” ha adquirido carácter distintivo con respecto a los productos y servicios solicitados, por el uso que se ha hecho de ellos, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del RMUE en el territorio de la UE de lengua inglesa en el momento de presentar la solicitud, en la medida en que permitiría al público pertinente identificar el origen comercial de los bienes y servicios en cuestión.

Por lo tanto, la Oficina considera que el solicitante no ha demostrado que una parte significativa del público en cuestión pueda reconocer la marca en cuestión como una insignia del origen comercial de los productos y servicios solicitados con respecto a los de otro origen comercial.

En consecuencia, la Oficina opina que las pruebas de uso presentadas claramente no son suficientes para demostrar que la marca en cuestión ha adquirido carácter distintivo a través del uso que se ha hecho, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del RMUE.

Conclusión

Por los motivos anteriores, se deniega su reivindicación de que la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo por el uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del RMUE.

Por las razones citadas anteriormente en la presente resolución, y con arreglo al artículo 7, apartado 1,  b), c), del RMUE y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega por la presente la solicitud de MUE n.º 017917616 que designa a la Unión Europea para todos los productos y servicios]reivindicados.

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Soledad PALACIO MONTILLA

PD : Esta notificación anula y sustituye la enviada el 27/08/2019.