Beslut om en ansökans ursprungliga särskiljningsförmåga för ett EU-varumärke

(artikel 7 EU-varumärkesförordningen)

Alicante, 18/03/2019

Ramberg Advokater KB P.O. Box 3137 Jakobsbergsgatan 13, 6 tr SE-103 62 Stockholm SUECIA

Ansökningsnummer:	017924505
Er ref:	810626.3
Varumärke:
Typ av märke:	Figurmärke
Sökande:	Dahl Sverige AB BOX 67 SE-177 22 Järfälla SUECIA

1. EUIPO gjorde en invändning den 18 juli 2018 i enlighet med artikel 7.1 b och artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen då detta varumärke ansågs sakna särskiljningsförmåga enligt bifogat brev.

2. Sökanden lämnade in sina synpunkter den 18 september 2018 och dessa kan sammanfattas enligt följande:

• Märket anger varornas kommersiella ursprung. Oavsett märkets nivå av inneboende särskiljningsförmåga har märket erhållit särskiljningsförmåga genom användning inom EU. (Sökanden klargjorde den 19 november 2018 att anspråket om förvärvad särskiljningsförmåga är underordnat).

• EUIPOs kortfattade motivering behandlar huvudsakligen märkets betydelse och hänför sig inte till artikel 7.1.b EUTMR utan snarare till artikel 7.1.c EUTMR. I en ytterligare pågående ansökan nr 017911455 ”Neurorestore” har i stort sett identiska grunder för avslag meddelats. Det framstår därför som att EUIPO inte genomfört en sådan erforderlig prövning som krävs enligt gällande rätt.

• Märket i dess helhet, bestående av ord och figurativa element, är ett originellt och iögonfallande figurmärke som inte direkt anger några av varornas egenskaper. På sin höjd kan det anses suggestivt då det på ett fantasifullt sätt alluderar till varorna.

• Orden ”Flexibelt” och ”Kontor” tillsammans har inte någon verdetagen betydelse i det svenska språkbruket utan det är en ovanlig kombination. ”Flexibel” används inte för att beskriva en plats eller ett område utan för att beskriva en mänsklig egenskap. Exempel på användning av ordet inkluderas.

• Sökanden instämmer i bedömningen av märkets potentiella betydelse. I samband med varorna i klass 9 är dock märket särskiljande; att benämna appar och programvaror som ett ”flexibelt kontor” är ovanligt och nyskapande.

• De figurativa elementen i form av ljusblåa ord som strömmar ut ur ”Flexibla Kontoret” i olika position, lutning och storlek, ska tillmätas vikt vid helhetsbedömningen.

• En skärmdump från Google inkluderas för att visa att de första två sökresultaten avser varumärket och den produkt den särskiljer.

• Exempel på tidigare varumärkesregistreringar innehållandes orden ”Flexible” och ”Office” ges, bl.a. FLEXIBLE COLLECTION CENTRE, Flexible Power, SMART GLOBAL OFFICE och MySmartOffice.

• Sökanden hänvisar till EU-varumärkesförordningen och rättspraxis som stöd för sina argument.

3. I enlighet med artikel 75 i EU-varumärkesförordningen är det kontorets uppgift att fatta ett beslut som grundar sig på omständigheter som sökanden har haft möjlighet att yttra sig över. Efter noggrant övervägande av sökandens synpunkter har kontoret beslutat att invändningen kvarstår.

Enligt artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen får ”varumärken som saknar särskiljningsförmåga” inte registreras.

Det är fast rättspraxis att vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i EU-varumärkesförordningen ska tillämpas oberoende av de andra och prövas separat. Dessa registreringshinder ska dessutom tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som beaktas ska spegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det gäller (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

De varumärken som avses i artikel 7.1 b i EU-varumärkesförordningen är i synnerhet sådana som inte möjliggör för den relevanta målgruppen att träffa samma val vid ett senare köp av de berörda varorna eller tjänsterna, om erfarenheten varit god, eller att göra ett annat val, om den varit dålig (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Detta är fallet bland annat, i fråga om kännetecken som är vanligt förekommande i samband med saluföring av de berörda varorna eller tjänsterna (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

Kontoret kan inte finna något särskiljande med det sökta figurmärket i samband med varor som på något sätt kan avse flexibla/rörliga/anpassbara kontor eller kontorslösningar för sådana kontor.

De sökta varorna avser bl.a. mjukvara, datorprogramvara och programvarutillämpningar i allmänhet (vilket kan inkludera mjukvara för flexibla kontorslösningar och applikationsprogram för flexibla kontor).

Vad gäller övrig programvara och data kan de mycket väl avse eller användas i samband med flexibla kontor.

Märket sett i sin helhet, kommer i sammanhanget i första hand att uppfattats som ren information om att varorna ifråga avser/erbjuder flexibla kontorslösningar, t.ex. att de gör det möjligt att utföra olika typer av kontorsuppgifter på distans utan att behöva tillgång till ett fysiskt kontor, samt tillhörande information/data.

Då märket inte avser kontorstjänster anses det inte direkt beskriva varornas egenskaper. Däremot anses det att märkte saknar erforderlig särskiljningsförmåga; av denna anledning hänförde kontoret inte till artikel 7.1.c i EU-varumärkesförordningen.

Kontoret kan inte upptäcka någon grad av särskiljningsförmåga med att sätta samma orden ”Flexibla Kontoret” i samband med varor som kan användas i samband med flexibla kontor.

”Flexibla kontor” förekommer i svenskan och är inte en ovanlig ordkombination, se några exempel nedan:

Flexibla kontor passar den målinriktade bäst

Att hitta den perfekta mixen mellan att kunna jobba enskilt och vara tillgänglig är en utmaning i ett aktivitetsbaserat kontor. Aram Seddigh visar i sin forskning att det finns ett negativt samband mellan kontorets storlek och prestationsförmåga

https://www.naturvetarna.se/vi-erbjuder/tidning-och-nyheter/2019/flexibla-kontor-passar-den-malinriktade-bast/

Flexibla kontor – mest populärt bland chefer

https://www.arbetsmiljoforum.se/nyheter/flexibla-kontor-mest-populaert-bland-chefer/

Flexibla kontor ökar med 30 procent

https://fastighetsnytt.se/2018/11/flexibla-kontor-okar-med-30-procent/

Som vistats ovan kan ordet ”Flexibel” visst används för att beskriva en plats, såsom ett kontor.

Vad gäller orden i ljusblått som omger orden ”Flexibla Kontoret” ger de enbart information om t.ex. fördelarna med ett flexibelt kontor (smidigt, enkelt, effektivt), vad man kan utföra med hjälp av apparna/mjukvarorna (planering, administration, fakturering), hur de fungerar (molnet, läsplatta, dator) etc.

Sett i sin helhet finns inte ett enda element i märket som kan uppfattas som ett varumärke i samband med varorna ifråga. I avsaknad av något ytterligare särskiljande element, finns inte någonting i märket som på ett enkelt sätt kan komma att uppfattas som en angivelse av varornas kommersiella ursprung.

Vad gäller pågående ansökan ”Neurorestore” har inte identiska grunder för avslag meddelats förutom vad avser hänvisningarna till artikel 7.1.b i EU-varumärkesförordningen.

En Google-sökning visar att orden ”Flexibelt/flexibla kontor” är existerande och vanliga uttryck. Det sökta märket kan knappast anses vara en ovanlig sammansättning som är originell och iögonfallande på något vis. Att sökanden använder märket bevisar inte på något vis att det otvivelaktigt fungerar som en ursprungsangivelse.

När det gäller sökandens argument att ett antal liknande registreringar har godtagits av EUIPO är det tillräckligt att påpeka att enligt fast rättspraxis omfattas beslut om registrering av ett kännetecken som EU-varumärke av en begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan om huruvida ett kännetecken kan registreras som EU-varumärke ska därför bedömas enbart på grundval av varumärkesförordningen, som denna tolkats av unionsdomstolen, och inte på grundval av EUIPO:s tidigare praxis (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; och 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Det följer av domstolens rättspraxis att likabehandlingsprincipen ska tillämpas mot bakgrund av rättssäkerhetsprincipen, enligt vilken ingen till sin egen förmån kan åberopa en olaglig åtgärd som gynnat någon annan (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Kontoret har avslagit ett antal liknande märken, bl.a. följande ansökningar:

003729225 - FLEXIBLE NETWORK FOR FLEXIBLE NEEDS

008155897 - FLEXIBLE LEARNING +

011971199 – OFFICECONNECT

4. Av ovan nämnda skäl och enligt artikel 7.1 b och artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen, slås det fast att ansökan om EU-varumärke nr 017924505 saknar särskiljningsförmåga i de svensktalande länderna Sverige och Finland, för följande varor:

Klass 9 Appbaserad mjukvara; appbaserad mjukvara i form av ett virtuellt försäljningsställe; Mjukvaror; Interaktiv datorprogramvara; Programvara nedladdad eller nedladdningsbar; Data registrerade elektroniskt från Internet; Programvarutillämpningar; Webbplatstillämpningar; Optiskt inspelade data för datorer; Programvara och apparater för nedladdning, överföring, mottagning, tillhandahållande, publicering, utdrag, kodning, avkodning, läsning, lagring och organisering av audiovisuella, videografiska och skrivna data; Programvara för insamling, bearbetning, övervakning, analys, hantering och/eller rapportering av information; Programvara för insamling, bearbetning, övervakning, analys, hantering och/eller rapportering av information rörande användning och funktion av programvara, tillämpningar, webbplatser, virtuella världar och audiovisuellt innehåll; Information lagrad i eller på elektroniska, magnetiska och/eller optiska medier; Elektroniska anslagstavlor; Online-databas; Ljud-, video- och datainspelningar.

Enligt artikel 66.2 i EU-varumärkesförordningen har du rätt till överklagande av detta beslut, vilket inte avslutar granskningsförfarandet. Enligt artikel 68 i EU‑varumärkesförordningen ska överklagandet lämnas skriftligen till EUIPO inom två månader från dagen för meddelandet av detta beslut. Det ska inges på handläggningsspråket för det förfarande under vilket det beslut som ska överklagas fattades. Dessutom ska grunderna för överklagandet inges skriftligen inom fyra månader från samma dag. Överklagandet kommer inte att anses vara ingivet förrän överklagandeavgiften på 720 EUR har betalats.

När detta beslut blivit slutligt återupptas förfarandet för granskning av det underordnade anspråket, i enlighet med artikel 7.3 i EU-varumärkesförordningen och artikel 2.2 i tillämpningsföreskrifterna för EU-varumärken.

Cecilia ÅLIN