Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea

(artículo 7 y el artículo 42, apartado 2, del RMUE)

Alicante, 17/04/2019

ARCADE & ASOCIADOS C/ Isabel Colbrand, 6 - 5ª planta E-28050 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	017964308
Referencia:	11295
Marca:	EAST MALLORCA
Tipo de marca:	Marca figurativa
Solicitante:	CONSORCI DE TURISME DE SON SERVERA I SANT LLORENÇ DES CARDASSAR C/ Son Galta, 4 E-07560 CALA MILLOR/ILLES BALEARS ESPAÑA

La Oficina objetó el 06/12/2018 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 04/02/2019, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. La marca en cuestión no está compuesta exclusivamente por signos o indicaciones descriptivas, sino que además cuenta con un gráfico característico.

2. El impacto auditivo de la marca le otorga suficiente distintividad.

3. Debe distinguirse entre marcas meramente sugestivas o alusivas y marcas descriptivas, con la consecuencia de que sólo pueda prohibirse el registro de las marcas descriptivas, pero no de las marcas sugestivas o alusivas.

4. Una marca no está sujeta a especiales criterios de imaginación o creatividad, basta que la marca permita al público pertinente identificar el origen de los productos y/o servicios protegidos por ella y distinguirlos de los de otras empresas.

5. El consumidor de habla inglesa representa una minoría frente al número total de consumidores de la Unión Europea (UE), por lo tanto, la gran mayoría del público no tendrá acceso o no percibirá la relación ideológica entre la marca y los servicios. La relación ideológica con los servicios objetados sólo puede considerarse en relación a una parte mínima del público relevante de la UE, pero no en relación a la gran mayoría de ésta.

6. El uso del término ‘EAST MALLORCA’ no es común en el mercado a la hora de describir las características de los servicios en cuestión, por lo tanto, el término es capaz de cumplir la función de indicar el origen empresarial de los servicios.

7. Mallorca, no es reputada especialmente por la prestación de los servicios a los que se ha aplicado la objeción. Los servicios objetados no se identifican con un origen o emplazamiento concreto.

8. Hay que atender a otras circunstancias que pueden incidir en el examen, en este caso, circunstancias especiales como la naturaleza del solicitante y su legitimidad para registrar la marca. El solicitante es un organismo público destinado a la promoción y fomento del turismo en los dos citados municipios sitos en la parte este de la isla de Mallorca, por lo que necesita prestar los servicios solicitados en las clases 35, 41 y 43.

9. Las prohibiciones absolutas contenidas en la Ley deben interpretarse de forma muy restrictiva, aplicándose únicamente en aquellos casos en los que exista una concurrencia total del supuesto de hecho de la norma.

10. Resulta contradictorio que la Oficina haya aceptado otras marcas compuestas por términos que incluyen una indicación de origen o procedencia, e incluso, la indicación ‘Mallorca’; además de otras marcas más descriptivas que la que ahora nos ocupa.

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

En lo que respecta al análisis de distintividad de la marca:

1. En primer lugar, el signo en cuestión tiene carácter descriptivo, dado que está compuesto por dos palabras que identifican un lugar concreto de la isla de Mallorca. En segundo lugar, la fuente y el color azul de las letras no dotan al signo de la distintividad suficiente para ejercer la función principal de una marca; a saber, identificar el origen empresarial de los servicios y distinguir a los mismos de los servicios ofertados por otras empresas.

2. El impacto auditivo del signo se limita a la pronunciación de las palabras ‘EAST’ y ‘MALLORCA’; por consiguiente, no aporta distintivitad al mismo.

3. En el presente caso, el signo no hace alusiones o sugerencias que puedan hacer entender al consumidor que se trate de la zona este de Mallorca, sino que indica explícitamente que se trata de ésta (‘east Mallorca’).

En lo que ello respecta, el solicitante expresa textualmente que ‘podría admitirse que la marca contiene una clara indicación de origen o procedencia’ en la página 9, párrafo 2, de su respuesta.

4. En efecto, tal y como dicta la jurisprudencia citada en su respuesta, una marca no está sujeta a especiales criterios de imaginación o creatividad; basta que la marca permita al público pertinente identificar el origen de los productos y/o servicios protegidos por ella y distinguirlos de los de otras empresas.

Sin embargo, este precepto no puede aplicarse al caso que nos concierne, puesto que el signo no permite al público pertinente identificar el origen empresarial de los servicios debido a su carácter descriptivo y su falta de distintividad.

En cuanto al consumidor pertinente:

5. En relación al argumento del solicitante de que el consumidor de habla inglesa representa una minoría frente al número total de consumidores de la UE, el artículo 7 RMUE apartado 2 establece que las prohibiciones comprendidas en el artículo 7 RMUE apartado 1 se aplicarán incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Unión.

En cuanto al carácter descriptivo de la marca:

6. En relación con el argumento del solicitante de que sus competidores no utilizan el signo controvertido para designar los servicios a que se refiere la solicitud, procede señalar que, conforme la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, que corresponde al artículo 7, apartado 1, letra c) RMUE, no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad concreto, actual y serio. (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).

Asimismo, el carácter distintivo de una marca se aprecia sobre la base del hecho de que dicha marca pueda ser percibida de manera inmediata por el público pertinente como una designación del origen comercial del producto o del servicio de que se trata. A este respecto, la falta de uso previo no indica necesariamente que se tenga tal percepción.” (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

7. En relación con el argumento del solicitante de que la zona este de Mallorca no sea reputada especialmente por la prestación de los servicios a los que se ha aplicado la objeción, cabe matizar que dichos servicios hacen continuas alusiones al sector turístico y la isla de Mallorca es uno de los destinos turísticos más afamados del mundo.

En base a ello, la presente objeción persigue un objetivo de interés general que exige que la indicación descriptiva ‘east Mallorca’ para la cual se solicita el registro pueda ser libremente utilizada por todos; impidiendo así que tal indicación descriptiva se reserve a una sola empresa debido a su registro como marca.

8. En lo que respecta a la necesidad del solicitante de prestar los servicios solicitados en las clases 35, 41 y 43; la oficina no impide que el solicitante registre una marca para la prestación de dichos servicios, pero deberá hacerlo de conformidad con lo establecido en el artículo 7, apartado 1, del RMUE.

9. En base a los argumentos descritos anteriormente, la oficina considera que en el presente caso existe una concurrencia total del supuesto de hecho descrito en artículo 7.1. b) y c) del RMUE.

11. En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas similares, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

“De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 17 964 308 para los siguientes servicios:

Clase 35: Servicios promocionales, de marketing y publicidad; organización de eventos, exhibiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios; servicios publicitarios relacionados con el sector turístico; organización y realización de eventos promocionales; publicidad en el ámbito de los viajes y del turismo.

Clase 41: Actividades deportivas y culturales; organización de eventos culturales y artísticos; publicación de directorios relacionados con el turismo; servicios de guías turísticos.

Clase 43: Servicios de restauración [alimentos y bebidas]; alojamiento temporal; servicios de reserva de alojamiento; servicios de hoteles, hostales y casas de huéspedes, alojamiento turístico y vacacional; provisión de instalaciones para eventos, reuniones y oficinas temporales.

Por el contrario, la solicitud puede proseguir para los restantes servicios.

Clase 35: Estudio de mercados y análisis de estudios de mercados; asesoramiento comercial sobre marketing; búsqueda de mercados; búsqueda de patrocinadores; diseño de sondeos de opinión pública; elaboración de estadísticas; encuestas de opinión pública; Servicios de posicionamiento de marcas; servicios de comercio electrónico, en concreto, suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas.

Clase 41: Servicios de entretenimiento; producción de presentaciones audiovisuales; servicios de publicaciones y reportajes; reportajes fotográficos; producción de audio, vídeo y multimedia y servicios de fotografía; producción de programas de radio y televisión; servicios de organización de concursos y entrega de premios; organización de ceremonias de entrega de premios; organización y celebración de conferencias, congresos y simposios; facilitación de publicaciones electrónicas; servicios para la publicación de revistas; servicios de escritura de blogs; servicios de formación; fiestas y recepciones (organización de -).

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Alfonso CID GONZÁLEZ