DÉCISION

de la Cinquième chambre de recours

du 13 novembre 2019

Dans l’affaire R 1304/2019-5

NORAKER (Société par Actions Simplifiée)
avenue Albert Einstein 11/13 69100 Villeurbanne France	Demanderesse / Demanderesse au recours

RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 18 014 103

LA Cinquième chambre de recours

composée de G. Humphreys (Président), V. Melgar (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)

Greffier : H. Dijkema

rend la présente

Décision

Résumé des faits

1. Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 janvier 2019, NORAKER (Société par Actions Simplifiée) (ci-après, « la demanderesse »), revendiquant la priorité de la marque nº 4 471 787 dont la date de dépôt est le 25 juillet 2018 a sollicité l’enregistrement de la marque verbale

Bioglass

pour les produits suivants :

Classe 5 - Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; Pansements, protections et applicateurs médicaux; Produits et matériaux de diagnostic ;

Classe 10 - Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Matériel orthopédique et de mobilité; Prothèses et implants artificiels.

2. Par décision rendue le 23 avril 2019 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, RMUE, pour les produits suivants :

Classe 5 - Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; Pansements, protections et applicateurs médicaux ;

Classe 10 - Matériel orthopédique et de mobilité; Prothèses et implants artificiels.

3. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :

• Le signe n’a pas été jugé admissible à l´enregistrement dans la mesure où il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée. En effet, le consommateur de l’Union européenne, à savoir un professionnel du secteur médical, percevra le signe « Bioglass » comme indiquant que les produits offerts sont composés de « bioglass », un type de matériau aux applications médicales. Ainsi, le signe décrit des caractéristiques des produits fournis à savoir le signe décrit la composition et la destination des produits en cause.

• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que les produits ainsi marqués sont composés avec du « bioglass ». Dès lors, le signe décrit la composition et la destination des produits en cause.

• La marque a une signification descriptive évidente, est également dépourvue de tout caractère distinctif et ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d´une entreprise concurrente.

• Considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et article 7, paragraphe 2, du RMUE.

• La marque est acceptée pour les produits suivants :

Classe 5 - Produits et matériaux de diagnostic ;

Classe 10 - Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.

4. Le 14 juin 2019, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité et a aussi envoyé le mémoire exposant les motifs dudit recours.

5. Le 7 octobre 2019, le Rapporteur a envoyé une communication à la demanderesse. Dans cette communication, la Chambre a expliqué son souhait de compléter les arguments de l’examinateur et a ajouté des éléments de preuve du caractère descriptif du signe.

6. Par lettre du 8 novembre 2019, la demanderesse a envoyé ses commentaires en réponse à ladite communication.

Moyens du recours

7. La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :

• L’examinateur cite un certain nombre de publications selon lesquelles le terme « Bioglass » désignerait de manière courante un matériau aux applications médicales. L’analyse de ces publications est erronée et son approche est incorrecte.

• La demanderesse ne conteste pas que le consommateur pertinent, à savoir le professionnel du secteur médical, pourrait consulter le site Wikipédia pour obtenir des informations sur les matériaux utilisés à des fins médicales. Il serait alors immédiatement informé du fait que « Bioglass », loin de désigner communément un matériau, est la désignation commerciale d’un type spécifique de verre bioactif.

• Les verres bioactifs ont été inventés à la fin des années 60, et sont des matériaux dont les propriétés sont retenues par la chirurgie pour leur emploi comme substitut osseux. Il existe plusieurs sortes de verres bioactifs, qui sont définis suivant leur composition chimique.

• La première ligne de la page Wikipédia consacrée au terme « BIOGLASS » indique qu’il s’agit d’une marque ; l’examinateur a commis une erreur d’appréciation en indiquant que « bioglass » serait la désignation usuelle d’un type de matériau.

• Les autres publications mentionnées par l’examinateur ne permettent pas non plus d’étayer le fait que « Bioglass » serait la désignation usuelle d’un type de matériau. Au contraire, elles renforcent le fait que « Bioglass » est bien perçu comme un nom commercial.

• L’article tiré de « Engineers Journal » cité par l’examinateur mentionne le « bio-glass » comme matériau destiné à des applications médicales. Il s’agit là d’un article écrit par un journaliste, qui ne fait pas partie du corps médical, et donc ne relève pas du public pertinent. En revanche, cet article cite le Professeur Julian Jones, un des experts mondiaux des verres bioactifs, qui lui fait partie du public pertinent.

• Ainsi qu’en témoigne la publication intitulée « Bioglass and bioactive glasses and their impact on healthcare » (Annexe 2), disponible à l’adresse :

https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/41893/2/glass%20age%20bioglass%20submitted%2 0endnote%20version%20spiral%20version.pdf et dont l’auteur principal est le professeur Julian Jones, il est clair que le terme « Bioglass » ne sert pas à désigner du verre bioactif, puisque le titre de cette publication s’intitule « Bioglass and bioactive glasses […] ». Il ressort clairement de cette publication que le terme Bioglass est perçu comme un nom commercial, désignant l’origine d’un type particulier de verre bioactif.

• De la même façon, l’article intitulé « Fluoride-containing bioactive glasses and Bioglass (R) 45S5 form apatite in low pH cell culture medium » (Annexe 3), disponible à l’adresse : https://www.elsenz.in/pdf/fluoride-containing-bioactive-glasses-and-Bioglasss-45S5-form-apatite-in- low-ph-cell-culture-medium.pdf mentionne le « Bioglass » comme étant une marque (« Bioglass ® »). Or l’un des auteurs de cet article est le professeur Robert G Hill, cité dans la référence mentionnée par le département Opérations (« The birth of Biomin remineralising toothpastes »), et qui fait à l’évidence partie du public pertinent. Même si la référence citée et écrite par un journaliste, mentionne le terme « bioglass », le public pertinent, mentionné dans cette référence, est bien conscient qu’il s’agit d’une indication d’origine.

• L’usage de la majuscule est fréquent pour désigner une marque, sans qu’il soit indiqué par ailleurs qu’il s’agit d’une marque. Par exemple, le site Wikipédia en français consacré au terme « NUTELLA » (Annexe 4) commence par indiquer : « Nutella est une marque déposée de pâte à tartiner composée […] ». Puis, à la dernière ligne du paragraphe d’introduction : « Cette usine (employant plus de 380 salariés) est le premier site mondial de fabrication de Nutella ». On notera la grande similitude avec la page Wikipédia consacrée au terme « BIOGLASS ». Il ne peut pourtant pas être remis en cause que le consommateur pertinent de ce type de produits alimentaires perçoit le terme « NUTELLA » comme une marque.

• A titre de comparaison, sur la première page de résultats d’une recherche sur le moteur de recherche Google effectuée depuis la France le 12 juin 2019, concernant le terme « BIOGLASS », cinq des dix liens proposés mentionnent « Bioglass » spécifiquement comme étant une marque, les cinq autres mentionnant pour la plupart « Bioglass » avec une majuscule.

• La comparaison entre « BIOGLASS » et « NUTELLA » n’a pas pour but de faire un parallèle entre ces deux marques, mais de montrer que l’analyse des références Internet faite par l’examinateur est manifestement erronée, car l’approche, comme l’a montré cette comparaison, est biaisée.

• Le consommateur pertinent, à savoir le professionnel du secteur médical, perçoit le terme « Bioglass » comme l’indication d’origine d’un type particulier de verre bioactif. En plus, le consommateur percevra le terme « Bioglass » comme l’indication d’origine du matériau composant un tout ou la partie des produits visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les préparations et articles dentaires, dentifrices médicinaux, pansements, protections et applicateurs médicaux, matériel orthopédique et de mobilité et prothèses et implants artificiels.

• Le terme « BIOGLASS » ne peut donc pas être considéré comme descriptif des produits visés dans la demande d’enregistrement.

• Le caractère distinctif du terme « BIOGLASS » pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement ne saurait être remis en cause. De manière générale, les produits visés sont des dispositifs à usage médical. Tout au plus, le consommateur pertinent, à savoir le professionnel du secteur médical, pourrait tenter de voir dans le terme « BIOGLASS » une caractéristique du dispositif à usage médical, à savoir notamment sa composition. Toutefois, le terme « BIOGLASS » n’étant pas la dénomination usuelle d’un matériau, le consommateur pertinent n’aurait aucune raison de penser que « BIOGLASS » sert à désigner le matériau avec lequel sont fabriqués les produits visés dans la demande d’enregistrement.

• Le terme « BIO » peut en effet désigner ce qui est issu de l’agriculture biologique, ou encore une biographie, ou ce qui a trait au monde du vivant. En aucun cas le terme « BIO » n’est utilisé pour désigner ce qui est bioactif, et l’association du terme « BIO » avec le terme « GLASS » est donc purement fantaisiste, de sorte que le consommateur pertinent percevra le terme « BIOGLASS » comme une indication d’origine pour les produits visés dans la demande d’enregistrement, et non comme une caractéristique desdits produits.

• Le terme « BIOGLASS » est donc parfaitement distinctif pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement. Il est donc demandé que la décision attaquée soit annulée pour les produits rejetés et que la demande de marque de l'Union européenne nº 18 014 103 (« Bioglass ») soit enregistrée pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement.

• En réponse à la communication du Rapporteur, la demanderesse ajoute qu’elle ne partage pas le point de vue de la Chambre selon lequel le public identifierait le terme « bioglass » comme l’appellation générique d’un produit. Le public pertinent sait que « Bioglass » est une marque désignant un type particulier de verre bioactif. Dès lors, et puisque le public en question possède un niveau d’attention élevé, ce public identifiera le terme « Bioglass » comme une indication d’origine, et non comme une appellation générique.

• En ce qui concerne la page Internet : https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/bioglass le terme « Bioglass » apparaît associé au symbole « ™ », indiquant bien la perception du public pertinent qu’il s’agit d’une marque. La demanderesse n’ignore pas que le symbole « ™ » n’a pas de valeur juridique, et ce n’est pas le propos développé. Ce qui importe, c’est la perception du public pertinent, et comme indiqué, le public pertinent perçoit déjà le terme « Bioglass » comme une marque, de sorte qu’il est juridiquement incorrect de juger que le public pertinent pourrait voir dans le terme « Bioglass » la simple appellation générique d’un produit.

• Les autres publications mentionnées dans la communication ne changent pas l’argument développé ci-dessus. A titre d’exemple, la page Internet https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/bioglass indique « Bioglass® ».

• Il est dit dans la communication que la demanderesse aurait argumenté « qu’étant le seul utilisateur du « bioglass 45S5 », le terme « bioglass » se réfère toujours à notre marque ». Nul argument de cette nature n’a été fait dans notre mémoire de recours. Encore une fois, ce qui compte c’est la perception qu’à le public du terme enregistré, et la demanderesse s’est uniquement attachée à montrer que le public pertinent perçevait le terme « Bioglass » comme une indication d’origine.

• L’affaire « Kaatsu » (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937) n’est pas applicable au cas d’espèce. La demanderesse dans cette affaire n’a jamais été en mesure de montrer que le terme « Kaatsu » était perçu comme une marque et pas seulement comme l’appellation générique d’une méthode d’entraînement. Cette affaire est donc différente du cas faisant l’objet du présent recours, et les arguments de la demanderesse dans cette affaire, selon lesquels le terme ayant été créé par la demanderesse devrait pouvoir être enregistré en tant que marque, ne sont pas du tout ceux avancés par la demanderesse.

Motifs de la décision

8. Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE (UE) nº 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) nº 207/2009 tel que modifié.

9. Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.

Portée du recours

10. Le recours à l’encontre de la décision attaquée est total en ce qui concerne le refus de la demande de marque (mentionné au paragraphe 2).

11. Les produits mentionnés ci-dessus font l’objet du présent recours. Pour les autres produits revendiqués par la demande de marque (classe 5 - Produits et matériaux de diagnostic et classe 10 - Appareils et instruments médicaux et vétérinaires), la décision attaquée est devenue définitive.

Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE

12. Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2 du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.

13. L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est limitée aux cas où le signe dont l’enregistrement est demandé peut désigner une « caractéristique », à savoir une propriété, facilement reconnaissable par le public pertinent, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Un signe ne peut être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable de penser qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).

14. Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il y ait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

15. L’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999 C-108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).

16. Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE ne doit pas être apprécié dans l’abstrait, mais, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés et, d’autre part, par rapport à la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 35-31, et la jurisprudence citée; 29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 25).

Public pertinent et degré d’attention

17. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé, et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 ; 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29-30).

18. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

19. Les produits en cause sont des produits assez spécialisés du secteur médical en général, dès lors le public auquel ces produits sont destinés est un public assez spécialisé qui déploiera un niveau d’attention assez élevé.

20. La Chambre constate que la demanderesse ne conteste pas cette conclusion.

21. Le terme « bioglass » est un mot de la langue anglaise composé de deux éléments « BIO » et « GLASS ». Dès lors le public anglophone de l‘Union est ici le public pertinent.

Caractère descriptif du terme « bioglass »

22. Une recherche sur Internet montre que le terme « bioglass » est défini comme : bioglass [bī'ō-glas], ‘A fused silica-containing aluminium oxide that has a surface-reactive glass film compatible with tissues; used as a surface coating in some types of medical and dental implants’ (voir https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/bioglass consulté le 03/10/2019).

23. La traduction en français est la suivante « Un oxyde d'aluminium fondu contenant du silice qui a un film de verre réactif en surface compatible avec les tissus; utilisé comme revêtement de surface dans certains types d'implants médicaux et dentaires ».

24. Le terme apparaît ainsi utilisé dans des articles d’investigation comme par exemple dans : Biology and Engineering of Stem Cell Niches, 2017 (voir https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/bioglass consulté le 03/10/2019).

25. Il s’agit donc d’un matériel bioactif qui a la capacité de s’unir aux os et de ce fait présente de nombreuses applications dans le domaine de l’orthopédie, du dentaire, de la traumatologie, etc.

26. Le terme a été développé dans les années 60 par la Professeur Larry Hench précurseur d’une série de découvertes sur des matériaux biocompatibles (voir https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3696226/ consulté le 03/10/2019).

27. La traduction de ce terme est « verres bioactifs » et dans cette version française le terme est utilisé dans le même sens que dans son acception anglaise (voir https://www.newsmedical.net/health/Bioactive-Glass-Implants-and-Wound-Care-(French).aspx consulté le 03/10/2019).

28. La Chambre constate que les différents articles référencés ci-dessus montrent qu’en fait le « bioglass 45S5 » ,utilisé par la demanderesse, n’est qu’un type de « bioglass » et puisque la marque est composée seulement de ce mot, elle ne peut pas être enregistrée car d’autres fabricants de ce matériel ne pourraient pas librement l’utiliser sans encourir une violation de la marque.

29. La demanderesse ne partage pas cette analyse et soutient que les articles mentionnés et en général les recherches sur Internet montrent qu’il est fait référence à sa marque, et qu’un indice de ce fait est l’utilisation du signe ®.

30. La Chambre ne peut pas adhéré à cet argument.

31. Il faut d’abord rappeler que la marque demandée n’est pas « bioglass 45S5 » mais le terme « bioglass » seul.

32. Deuxièmement, si la demanderesse est convaincue de la reconnaissance par le public pertinent de son signe comme un indicateur d’origine, dès la première lettre d’objection elle aurait pu présenter des preuves de distinctivité acquise par l’usage.

33. Cependant il doit être constaté que la demanderesse n’a présenté aucun élément ou document de preuve tendant à convaincre l’examinateur d’abord et la Chambre ensuite que tel est bien le cas.

34. Lorsque le public pertinent sera confronté aux « Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; Pansements, protections et applicateurs médicaux, au matériel orthopédique et de mobilité et aux prothèses et implants artificiels », il ne percevra dans le terme « bioglass » que la référence à un matériel bioactif qui a des propriétés d’assemblage et d’union avec les os et dès lors comme une référence à la composition des produits en cause.

35. Dès lors la marque demandée est descriptive de la composition des produits en cause.

36. L’argument sur l’utilisation de la majuscule pour le terme « BIOGLASS » n’est pas non plus pertinent. En effet, la demanderesse a sollicité une marque verbale et pas une marque figurative avec des éléments de stylisation que la rendrait plus reconnaissable ou distinctive.

37. Le parallèle effectué avec la marque « NUTELLA » n’apporte pas non plus un argument car il s’agit aussi d’une marque verbale.

Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE

38. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif » et cela même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne (article 7, paragraphe 2 du RMUE).

39. Par caractère distinctif, l’on entend la capacité de la marque de permettre au public concerné de distinguer, grâce à celle-ci, l’origine commerciale ou industrielle des produits de celle des produits concurrents.

40. C’est pourquoi le caractère distinctif doit s’apprécier en fonction, d’une part, des produits couverts par la marque et, d’autre part, du public visé par lesdits produits.

41. Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 34).

42. Partant, les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).

43. Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), RMUE est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

44. La Chambre estime que le public pertinent n'aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la composition des produits en cause.

45. Par conséquent, le signe faisant l'objet de la demande n'est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d'une marque, qui est de désigner l'origine du commerce.

46. Par conséquent, le recours est rejeté dans son intégralité.

Dispositif

Par ces motifs,

La CHAMBRE

déclare et décide :

Le recours est rejeté.

Signé G. Humphreys

Signé V. Melgar

Signé A. Pohlmann

Greffier: Signé H.Dijkema