Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne

(Article 7 du RMUE)

Alicante, 16/08/2019

IPSILON

Le Centralis, 63, avenue du Général Leclerc

F-92340 Bourg-la-Reine

FRANCIA

Demande Nº:	018016603
Vos références:	TP005646/AGU/ADP
Marque:	INSTITUT DES BIOTHERAPIES
Type de marque:	Marque verbale
Demanderesse:	ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES c/o Institut de Myologie 47/83, Boulevard de l'Hôpital F-75651 Paris Cédex 13 FRANCIA

En date du 22/02/2019, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.

En date du 19/04/2019, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:

1. Le signe déposé ne fait pas simplement référence aux produits et services de manière abstraite mais produit l’impression globale d’une entité distincte, identifiable, à l’image des dénomination « royal society for the prevention of cruelty to animals » ou «  international trade mark association ».

2. La demanderesse ne souhaite pas une protection sur chacun des termes mais uniquement sur l’ensemble ainsi formé.

3. Le fait que la marque en cause soit distinctive et non descriptive pour certains services et pas pour d’autres pose question.

4. La marque fait directement référence à un groupement du même nom créé par la demanderesse.

5. L’Office a déjà enregistré les marques de la demanderesse « Institut de myologie », « Institut du muscle », « Fondation de Myologie » et « Fondation du muscle ».

L’Office a également enregistré de nombreuses marques composées du terme « institut ».

6. A titre subsidiaire, Le signe a également acquis le caractère distinctif par l’usage.

Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.

Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.

Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point c du RMUE

Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE

poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Remarques sur les arguments du déposant

Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple : 22/06/2006, C 24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23)

Par conséquent, la séquence de l'examen est

- Premièrement, définir le public pertinent ;

- Deuxièmement, déterminer la signification du signe pour ce public pertinent ;

- Et ensuite, déterminer si cette signification est ou non pertinente au regard de chacun des produits et services revendiqués.

• Public pertinent

La marque « INSTITUT DES BIOTHERAPIES » étant constituée de mots français, le public pertinent est le consommateur francophone de l'Union.

En outre, Les services faisant l’objet du refus s’adressent tant à un public professionnel qu’au grand public, le public concerné est alors le public moyen, normalement informé et raisonnablement attentif (14/06/2007, T 207/06, Europig, EU:T:2007:179, §32).

Néanmoins, étant donné la nature des services en cause, le degré d’attention du public pertinent sera élevé, ces services touchant en partie à la santé humaine, les engagements pris par les consommateurs étant relativement importants tant en argent qu’en temps passé et ces services pouvant se révéler technique (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73).

Le consommateur pertinent est donc un consommateur moyen de l’Union Européen, de langue française et d’attention elevé.

Il convient pour autant de préciser qu’il est de jurisprudence constante que le fait que le public pertinent soit spécialisé et que son degré d’attention soit plus élevé que celui du consommateur moyen ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Comme l’a déclaré la Cour, «il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Ce raisonnement s’applique de façon analogue quant à l’appréciation du caractère descriptif.

Il convient donc de déterminer si pour ce type de public le signe « INSTITUT DES BIOTHERAPIES » a un sens qui lui permet de faire un lien suffisamment direct et concret avec les produits revendiqués.

• Signification du signe

Étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments (marque complexe), pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Le signe est composé du terme « institut », c’est à dire un organisme de recherche scientifique, et d’enseignement.

Le terme biothérapie désigne une méthode de traitement particulière qui fait l’objet de recherche et d’enseignement.

Le construction du signe est conforme aux règles de la langue française et ne présente aucun élément surprenant ou inhabituel.

Dès lors, le signe sera compris directement et sans difficulté comme désignant un établissement de recherche et d'enseignement au sujet des biothérapies.

• Lien avec les produits et services

Un institut propose habituellement des services de formation, de recherche et d’application de ces recherches dans le domaine qui est le sien, en l’espèce des services de biothérapies, c’est-à-dire des services médicaux. En outre, un institut va chercher des financements pour ces recherches ou va financer des recherches. Il va en outre informer sur les recherches qui sont mené dans son domaine.

Ainsi, face au signe déposé, le consommateur fera un lien direct, concret, clair et non ambigu avec les services faisant l’objet du refus, des services de formations en classe 41, des services de recherche et d’essai en classe 42, des services relatifs à de la recherche dans les classes 39, 40 et 42, des services de soins en classe 44 et des services de collecte de fonds et financement en classe 36, et des services d’information en classe 38.

Le signe informe le consommateur que ces services sont rendus par un institut, et sont relatifs aux biothérapies, spécialité de cet institut.

Par conséquent, utilisable par tout institut spécialisé en biothérapie qui décide d’y avoir recours pour commercialiser ses propres services, cette expression n’est pas apte à garantir la fonction d’identité d’origine des services par rapport à ceux d’une autre entreprise.

A cet égard, le signe ne fait pas simplement référence aux produits et services de manière abstraite mais décrit bien la qualité (services rendus par un institut spécialisé) et le contenu (les biothérapies) des services en cause. Il ne permet pas d’identifier un institut distinct d’un autre institut des biothérapies.

Aucun élément dans la marque ne permet de se référer spécifiquement à un groupement de la demanderesse ou d’identifier un institut spécifique distinct d’un autre institut spécialisé dans les biothérapies.

En l’espèce, le signe a une signification précise et non contestée qui permet d’identifier une caractéristique, des services pour lesquels la protection est demandée. Il est donc descriptif de ces services.

Par conséquent, le signe est également dépourvu de caractère distinctif. Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).

Le public pertinent n'aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la qualité et au contenu des services en cause.

Ainsi, le signe faisant l'objet de la demande n'est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d'une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services.

Concernant les questionnements de la demanderesse sur le fait que le juge ait été considéré descriptif que pour certains services, il doit être rappelé que le caractère distinctif s'apprécie produit par produit, service par service.

Il s'ensuit que, lorsque l'enregistrement d'une marque est demandé pour divers produits ou services, l'autorité compétente doit vérifier que la marque ne relève d'aucun des motifs de refus d'enregistrement énoncés à l'article 3, paragraphe 1, de la directive à l'égard de chacun de ces produits ou services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou services considérés.

(12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 73).

Ainsi, une marque peut être distinctive pour caractériser certains services et dénuée de caractère distinctif pour en caractériser d'autres (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 73).

En l’espèce, la marque a été demandée pour des services qui ne sont ni des services d’éducation, ni de recherche, ni n’ont de lien étroit avec la recherche en matière de biothérapie. Il s’agit de service commerciaux, de divertissement et de sport, et des services techniques en matière informatique et de télécommunication. Le signe est donc distinctif pour ces services.

S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).

Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.

Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.

Or, les marques citées par la demanderesse sont pour certaines particulièrement anciennes.

En particulier, les marques figuratives N°000965848 et No 00936946 citée par la demanderesse illustre ce principe. En effet, il s’agit d’une marque composée non seulement composé d’éléments verbaux mais aussi d’éléments figuratifs. Or l’appréciation de ce type de marque par l’Office a évolué suite à la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, le 2 octobre 2015, reprise dans les directives de l’Office.

Ainsi le déposant ne saurait augurer des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ces signes.

En outre, certaines de ces marques ont été enregistrées sur la base de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage (EUTM No 000161083).

Pour certaines, les combinaisons de mots sont plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices, ainsi le terme « association » qui désigne une forme juridique et le terme « institut » qui désigne un établissement de recherche et/ou d’enseignement ne sont pas comparable.

Enfin, deux de ces marques ont été retirées avant même leur enregistrement (EUTM No 011568251, et EUTM 012158812).

Au demeurant, «Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18 016 603 est est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Belgique, en France et au Luxembourg pour les servicesm suivants:

Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques et de banques de données cliniques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques; recherche de parraineurs; recueil de données dans un fichier central et gestion de fichiers informatiques en matière médicale.

Classe 36 Affaires immobilières; gérance de biens immobiliers; location de bureaux (immobilier); assurances.

Classe 38 Emissions télévisées, émissions radiophoniques, diffusion de programmes de télévision et de programmes radiophoniques; Télécommunications; messagerie électronique; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur; communication d'informations par ordinateur; fourniture d'accès utilisateur à des informations sur Internet; transmission de données et d'informations par le biais d'ordinateurs et de moyens de communication électronique; fourniture d'accès à des plateformes électroniques de transaction, de communication et d'information sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile; transfert, diffusion et transmission de données et d'informations par le biais de réseaux informatiques et d'Internet; services de téléconférences; services d'affichages électroniques (télécommunications).

Classe 41 Divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ; publication de livres; organisation de concours (divertissement); organisation d'expositions à buts culturels; divertissement télévisé et radiophonique, montage de programmes radiophoniques et de télévision; organisation de compétitions sportives; planification de réceptions (divertissement).

Classe 42 Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; Consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique); reconstitution de bases de données; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique; programmation de logiciels pour des plateformes Internet; hébergement de plateformes sur Internet; établissement de plans pour la construction.

Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.

Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.

Brice LAUGIER