Vollständige Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke gemäß Artikeln 7 und 42 der Unionsmarkenverordnung Nr. 2017/1001 (UMV)

Alicante, 26/11/2019

Osborne Clarke (Hamburg) Reeperbahn 1 20359 Hamburg Deutschland

Anmeldenummer	18022608
Ihr Zeiche	MAGNETEC-05/19
Marke
Art der Marke	Farbe an sich
Anmelderin	Magnetec - Gesellschaft für Magnettechnologie mbH Industriestraße 7 63505 Langenselbold Deutschland

• Sachverhalt

Das Amt beanstandete am 19. März 2019 die Anmeldung unter Berufung auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 (1)(b) der Unionsmarkenverordnung Nr. 2017/1001 (UMV). Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet, das ein integraler Teil dieser Entscheidung ist.

Die Anmelderin nahm nach zwei gewährten Fristverlängerungen um insgesamt vier Monate mit Schreiben vom 29. Juli 2019 zu der Beanstandung Stellung. Sie trug im Wesentlichen vor:

1. Es sei bei der Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse ein großzügiger Maßstab anzulegen.

2. Der Markt sei sehr spezifisch und das Warengebiet eng umgrenzt.

3. Die Farbe beschreibe nichts und erfülle auch keine technische Funktion.

4. Die Waren seien „passive“ Instrumente, die nicht von Personen betätigt würden.

5. Es gebe keinen engen Verwendungszusammenhang zwischen Farbe und Waren.

6. Eine Eintragung raube der Konkurrenz nicht die Möglichkeit, die Farbe für andere Produkte zu benutzen.

• Entscheidung

Gemäß Artikel 94(1) UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung auf Grund von Artikel 7(1)(b) UMV aufrechtzuerhalten und die Anmeldung nach Artikel 42 UMV für alle Waren zurückzuweisen:

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Metallische Legierungen; Legierungen aus Nichteisenmetallen; Metallische Legierungen in Form von Ringen zur Ummantelung von Motorkabeln; Legierungen aus unedlen Metallen; Unedle Metalle und deren Legierungen einschließlich rostfreier Stahl; Eisenlegierungen; Kabelkanäle aus Metall für Elektrokabel; Rohe und teilweise bearbeitete unedle Metalle und deren Legierungen, insbesondere Magnetwerkstoffe mit hoher Anfangs-, Sättigungs- oder Maximalpermeabilität, einschließlich Legierungen und Magnetwerkstoffe, die durch rasche Abkühlung aus der Schmelze ein amorphes, teilweise amorphes oder polykristallines Gefüge aufweisen.

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Magnetkerne; Induktive Komponenten für das Ableiten von Wellenströmen; Induktive Komponenten zum Motorenschutz; Motorkabel und Elektroleiter; Schutzvorrichtungen für Stromleitungen; Schutzhüllen für elektronische Drähte; Kompensations-Drosselspulen; Teile von physikalischen, chemischen, optischen und elektrotechnischen Geräten, soweit in Klasse 9 enthalten.

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Isolierhüllen zur elektrischen Abschirmung von Kabeln; Isolierhüllen zur elektrischen Abschirmung von Drähten.

• Widerlegung der Gegenargumente

1. Es sei bei der Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse ein großzügiger Maßstab anzulegen.

„Eine solche Auffassung ist mit dem System der Richtlinie unvereinbar, das auf einer der Eintragung vorausgegangenen und nicht auf einer nachträglichen Kontrolle beruht. Die Richtlinie enthält keinen Anhaltspunkt, um aus ihrem Artikel 6 eine solche Folgerung zu ziehen. Im Gegenteil, die Zahl und die ausführliche Beschreibung der Eintragungshindernisse in den Artikeln 2 und 3 der Richtlinie sowie der breite Fächer an Rechtsbehelfen bei Ablehnung der Eintragung sprechen dafür, daß die Prüfung anlässlich des Antrags auf Eintragung nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden darf. Diese Prüfung muß streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden. Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, ist aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, daß Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden.“

(Urteil vom 6. Mai 2003 1998 in der Rechtssache C-104/01: Ersuchen um eine Vorabentscheidung zwischen Libertel B.V. und Benelux-Merkenbureau [Farbe ORANGE], Randnr. 59).

Eine niedrigschwellige und anmelderfreundliche Prüfung der absoluten Schutzhindernisse wäre zwar für die Anmelder und deren Vertreter interessant, aber würde auch gegen die geltende Rechtsprechung verstoßen.

2. Der Markt sei sehr spezifisch und das Warengebiet eng umgrenzt.

Das wird jedoch aus dem Warenverzeichnis nicht ersichtlich: „metallische Legierungen; Legierungen aus Nichteisenmetallen; Legierungen aus unedlen Metallen; Unedle Metalle und deren Legierungen einschließlich rostfreien Stahls; Schutzhüllen für elektronische Drähte“ klingen ziemlich allgemein. Die Anmelderin hat auch nicht versucht, das Verzeichnis freiwillig einzuschränken.

3. Die Farbe beschreibe nichts und erfülle keine technische Funktion.

Die Beanstandung wurde auch nicht auf der Basis von Artikel 7(1)(c) UMV oder Artikel 7(1)(e) UMV erhoben.

4. Die Waren seien „passive“ Instrumente, die nicht von Personen betätigt würden.

Warum das zur Unterscheidungskraft der Farbe Blau beitragen sollte, wird von der Anmelderin nicht erklärt. Bevor diese „passiven Instrumente“ eingebaut/montiert werden, müssen sie doch erst irgendwo gekauft werden, wo man sie sehen und berühren kann.

Gerade der Moment, in dem man die Waren kauft und der Abnehmer sozusagen mit der Marke auf den Waren angebracht konfrontiert wird, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke ausschlaggebend.

5. Es gebe keinen engen Verwendungszusammenhang zwischen Farbe und Waren.

Das Amt nimmt an, daß die Anmelderin so etwas meint, wie „Rot“ für Feuerlöschgeräte oder „Blau/Weiß“ für Zahnpasta.

Auch sagt die Anmelderin mehrmals, daß die Farbe nicht mit der Ware verschmelze.

Zum ersten Punkt der engen Verwendungszusammenhang zwischen Farbe und Waren

Eine willkürliche Farbe ist nicht schon dadurch schutzfähig für bestimmte Waren, nur weil diese Waren in den meisten Fällen eine bestimmte, andere Farbe aufweisen. Bezogen auf das erste obengenannte Beispiel: Gelb für Feuerlöschgeräte ist nicht ohne Weiteres eine Marke, weil Feuerlöschgeräte fast immer rot lackiert sind.

Auch wenn man einräumt, daß Hellblau vielleicht nicht die üblichste Farbe für Metalllegierungen oder Schutzhüllen für elektrische Kabel ist, heißt das nicht, daß die angesprochenen Verkehrskreise deshalb ohne Gewöhnung Hellblau als betrieblichen Hinweis auf die Anmelderin wahrnehmen.

Weiter kann man sich die berechtigte Frage stellen, welche Farbe wohl die üblichste für Schutzhüllen für elektrische Kabel wäre. Schutzhüllen gibt es in allen möglichen Farben, so wie aus einer Recherche mit Google-Image ersichtlich wird.

Zum zweiten Punkt, daß die Farbe nicht mit der Ware verschmelze

Da die Anmelderin nicht einmal ansatzweise versucht hat klarzustellen, wie die Farbe Blau auf den Waren oder auf der Verpackung der Waren aussehen würde, läßt sich zum Thema der Verschmelzung der Farbe mit den Waren nichts Schlüssiges sagen.

6. Eine Eintragung raube der Konkurrenz nicht die Möglichkeit, die Farbe für andere Produkte zu benutzen.

Dieses Argument geht fehl, weil die Schutzfähigkeit der Farbe Hellblau für die hier beanspruchten Waren der Klassen 6, 9 und 17 geprüft werden muß. Ob die gleiche Farbe vielleicht schutzfähig wäre für andersartige Waren, die von anderen Unternehmen auf den Markt gebracht werden, ist im Rahmen dieser Prüfung irrelevant.

Zusammenfassung

1. Das angemeldete Zeichen ist eine einzelne Farbe, der die Unterscheidungskraft für egal welche Waren oder Dienstleistungen fehlt, so wie das aus der Rechtsprechung in Bezug auf einzelne Farben klar hervorgeht:

2. „Dass einer Farbe als solcher unabhängig von ihrer Benutzung Unterscheidungskraft zukommt, ist nur unter außergewöhnlichen Umständen vorstellbar, wenn etwa die Zahl der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wird, sehr beschränkt und der maßgebliche Markt sehr spezifisch sind.“ (Libertel, Rn. 66)

3. In diesem Fall sind die beanspruchten Waren zwar keine Massenkonsumartikel, aber zu gleicher Zeit sind sie auch nicht besonders außergewöhnlich.

4. Einzelnen Farben kann für diese Waren kein Exklusivitätsrecht eingeräumt werden.

5. Das Amt hat festgestellt, daß die Anmelderin, obwohl sie dazu im Schreiben vom 19. März 2019 ausdrücklich aufgefordert wurde, keine Verkehrsdurchsetzungsnachweise eingereicht hat.

6. Das Zeichen fällt hiermit unter das Verbot des Artikels 7(1)(b) UMV und ist für alle Waren zurückzuweisen.

• Beschwerdebelehrung

Gemäß Artikel 66-68 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von EUR 720,00 als eingelegt.

Robert KLIJN BRINKEMA