Afslag på ansøgning om EU-varemærke

(Artikel 7 og artikel 42, stk. 2, i EU-varemærkeforordningen

Alicante, 13/01/2020

NEMADVOKAT

Stationsparken 26, 2.

DK-2600 Glostrup

DINAMARCA

Ansøgnings nr.:	18 037 501
Din ref.:	A19157-003
Varemærke:	Multi Paste
Mærketype:	Ordmærke
Ansøger:	Chemvet DK A/S A.C. Illums Vej 6 DK-8600 Silkeborg DINAMARCA

EUIPO rejste indvending den 12/04/2019 i medfør af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), og

artikel 7, stk. 2, i EU-varemærkeforordningen med den begrundelse, at varemærket

er beskrivende og mangler fornødent særpræg, jf. vedlagte brev.

Efter anmodning af 06/06/2019 fra ansøger, forlængede Kontoret den 06/06/2019

fristen for at fremsætte bemærkninger med to måneder frem til 12/08/2019.

Ansøgeren fremsatte den 12/08/2019 sine bemærkninger, som kan sammenfattes på

følgende måde:

1. Særpræg gennem indarbejdelse

Efter anmodning af 20/08/2019 fra Kontoret, præciserede ansøger den 17/09/2019 sin påstand i henhold til artikel 7, stk. 3, i EU-varemærkeforordningen om indarbejdet særpræg/særpræg opnået ved brug som værende en principal påstand.

I henhold til artikel 94 i EU-varemærkeforordningen skal Kontoret træffe en afgørelse,

der støttes på grunde, som ansøgeren har haft lejlighed til at udtale sig om.

Efter at have taget behørigt hensyn til ansøgerens argumenter har Kontoret besluttet

at opretholde indvendingen.

Generelle bemærkninger til artikel 7, stk. 1, litra c)

I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EU-varemærkeforordningen er "varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse", udelukket fra registrering.

Det er fast retspraksis, at de registreringshindringer, der er opregnet i artikel 7, stk. 1, i EU-varemærkeforordningen, er uafhængige af hinanden og kræver en særskilt efterprøvelse. Desuden skal de nævnte registreringshindringer fortolkes i lyset af den almene interesse, der ligger til grund for hver enkelt af dem. Den almene interesse, der tages i betragtning, skal afspejle forskellige overvejelser, alt efter hvilken registreringshindring der er tale om (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Ved at udelukke sådanne tegn eller angivelser fra registrering som EU-varemærke forfølger artikel 7, stk. 1, litra c), i EU-varemærkeforordningen det mål af almen interesse, at de tegn og angivelser, der beskriver egenskaber ved de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit skal kunne bruges af alle. Denne bestemmelse er derfor til hinder for, at sådanne tegn og angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

"Under artikel 7, stk. 1, litra c), i EU-varemærkeforordningen henhører kun sådanne tegn og angivelser, der i den normale sprogbrug fra den tilsigtede kundekreds' synsvinkel – enten direkte eller ved henvisning til en af dens væsentligste egenskaber – kan tjene til at betegne den vare eller tjenesteydelse, for hvilken der er ansøgt om registrering" (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Generelle bemærkninger til artikel 7, stk. 1, litra b)

I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EU-varemærkeforordningen er "varemærker, som mangler fornødent særpræg", udelukket fra registrering.

De i artikel 7, stk. 1, litra b), i EU-varemærkeforordningen omhandlede varemærker er navnlig dem, som ikke giver mulighed for, at den relevante kundekreds "ved en senere erhvervelse af de pågældende varer eller tjenesteydelser kan gentage oplevelsen, hvis den er positiv, eller undgå den, hvis den er negativ" (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dette er navnlig tilfældet med hensyn til tegn, der er almindeligt anvendt i markedsføringen af de pågældende varer og tjenesteydelser (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

1. Særpræg gennem indarbejdelse

I Deres bemærkninger af 12/08/2019 til kontorets indsigelsesskrivelse af 12/04/2018 inkluderede De endvidere en påstand om, at det tegn, der er blevet ansøgt om, har erhvervet særpræg gennem anvendelse i henhold til betydningen af artikel 7, stk. 3, i EU-varemærkeforordningen.

Efter anmodning af 20/08/2019 fra Kontoret om præcisering af nævnte påstand, bekræftede De efterfølgende den 17/09/2019, at denne påstand var tiltænkt som en primær påstand. I Deres påstand angiver De, at det ansøgte varemærke har erhvervet særpræg gennem anvendelse relateret til de varer, over for hvilke der er rejst indsigelse, nemlig:

Klasse 5 Veterinærmedicinske præparater, nemlig probiotiske præparater til exclusion af patogener og støtte af den naturlige flora i mave-tarmkanalen hos dyr.

Som understøttelse af Deres påstand har De indsendt dokumentation sammen med Deres bemærkninger af 12/08/2019.

Ansøger anfører at have solgt de ansøgte produkter under mærket ‘Multipaste’ indenfor det sidste år.

Henset til at mærket har været intensivt brugt for produktet i minimum én medlemsstat, nedlægges påstand om indarbejdet særpræg.

Dokumentationen, der skal tages i betragtning, er følgende:

• Ansøgers baggrund

• Bilag A og bilag B

Ansøgers registerudskrifter for sine relevante driftsselskaber i Chemvet-koncernen

• Bilag C

Selskabsdiagram for ansøger/Chemvet Holding ApS

• Dokumentation for mærkets kendskab

• Bilag D

Udskrift fra Google-søgning på ‘multipaste’ med ansøger som eneste hit både for så vidt angår annoncer og organiske resultater

• Bilag E

Kopi af diverse fakturaer som dokumentation for reelt salg fra de sidste par år¹

• Bilag F og bilag G

Markedsføringsmateriale [for ZooLac® MULTI PASTE®]

Generelle overvejelser

Ifølge artikel 7, stk. 3, [EU-varemærkeforordningen] er de absolutte

registreringshindringer i samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b) - d)

ikke til hinder for registrering af et varemærke, hvis dette varemærke som

følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de

varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret. Hvad angår de

tilfælde, der er omfattet af artikel 7, stk. 3, i EU-varemærkeforordningen,

er det forhold, at tegnet, der udgør den omhandlede varemærke, af den

relevante kundekreds faktisk opfattes som en oprindelsesangivelse af

varen eller tjenesteydelsen, nemlig et resultat af varemærkeansøgerens

økonomiske indsats. Denne omstændighed gør det berettiget at se bort

fra de almene interesser, der ligger til grund for artikel 7, stk. 1, litra b) - d)

[EU-varemærkeforordningen], hvorefter det kræves, at de af disse

bestemmelser omhandlede varemærker frit skal kunne anvendes af alle,

således at det undgås, at der skabes en uberettiget konkurrencefordel for

én erhvervsdrivende.

For det første fremgår det af retspraksis, at det, for at varemærket har

fået fornødent særpræg ved brug, kræves, at i det mindste en betydelig

andel af den relevante kundekreds identificerer varen som hidrørende fra

en bestemt virksomhed. De omstændigheder, der skal være til stede for,

at betingelsen om, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug,

kan anses for opfyldt, kan dog ikke udelukkende godtgøres på grundlag

af almindelige og abstrakte oplysninger, såsom bestemte procentsatser.

For det andet bemærkes, at for at opnå registrering af et varemærke i

medfør af artikel 7, stk. 3, i EU-varemærkeforordningen skal det

særpræg, der er opnået som følge af brugen af dette mærke, kunne

påvises i den del af Den Europæiske Union, hvor mærket manglede

fornødent særpræg efter samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra b) - d) .

Der skal for det tredje i en sag som den foreliggende ved vurderingen af,

om varemærket har fået fornødent særpræg ved brug, tages hensyn til

faktorer som bl.a. varemærkets markedsandel, intensiteten, den

geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke,

størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at

fremme varemærket, den andel af de relevante kundekredse, der

identificerer produktet som hidrørende fra en bestemt virksomhed på

grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre

eller andre faglige sammenslutninger. Såfremt den kompetente

myndighed på grundlag af sådanne elementer er af den opfattelse, at de

relevante kundekredse eller i det mindste en betydelig andel af disse som

følge af varemærket identificerer varen som hidrørende fra en bestemt

virksomhed, skal den fastslå, at den i artikel 7, stk. 3, i EU-varemærkeforordningen fastsatte betingelse for registrering af

varemærket er opfyldt.

For det fjerde skal et varemærkes fornødne særpræg, der er opnået ved

brug heraf, i henhold til retspraksis ligeledes bedømmes i forhold til de

varer eller tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, og der

skal tages hensyn til den formodede opfattelse af den pågældende vare eller

tjenesteydelseskategori hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999,

C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006,

C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; og 18/06/2002,

C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Vurdering af dokumentationen

Da mærket består af engelske ord, er det opfattelsen af mærket for de

engelsktalende forbrugere i EU, der skal lægges til grund for evalueringen af mærket. Den indsendte dokumentation skal derfor mindst dække de EU-medlemsstater, hvor engelsk er det officielle sprog, dvs. Irland, Malta og Det Forenede Kongerige.

Vedrørende tidspunktet, fra hvilket opnået fornødent særpræg skal fastlægges, skal ansøger bevise, at fornødent særpræg er blevet opnået ved brug af varemærket inden datoen for ansøgning om registrering, i.e. inden 19/03/2019.

I forbindelse med den tidsmæssige udstrækning af brugen af varemærket

oplyser ansøger at have anvendt varemærket ’Multi Paste’ i minimum én medlemsstat indenfor det sidste år for de pågældende varer.

På baggrund af det indsendte materiale kan Kontoret konstatere, at det produkt, der går under navnet ‘ZooLac Multi Paste’, primært afsættes til det danske marked.

Et varemærkes hovedfunktion er at garantere oprindelsen af varer og

tjenesteydelser, hvorfor det opnåede fornødne særpræg skal bedømmes ud fra de pågældende varer og tjenesteydelser. Som følge heraf skal

ansøgerens beviser godtgøre, at der er sammenhæng mellem tegnet og

de varer, for hvilke tegnet er ansøgt om, idet det fastslås, at den relevante kundekreds eller i det mindste en væsentlig andel heraf identificerer varerne og tjenesteydelserne som hidrørende fra en særlig virksomhed på grund af varemærket (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

For størstedelen af den indsendte dokumentation gør sig gældende, at det geografiske dækningsområde omfatter alene Danmark eller er begrænset til dansk territorium/Danmark. Den indsendte dokumentation indeholder således ingen indikation for dækning af de relevante EU-medlemsstater, hvor engelsk er det officielle sprog, dvs. Irland, Malta og Det Forenede Kongerige.

For så vidt angår anvendelsesmåde skal et eventuelt opnået fornødent særpræg demonstreres med hensyn til det påberåbte tegn, som in casu er det ansøgte tegn, ’Multi Paste’. Beviserne skal vise eksempler på, hvordan varemærket rent faktisk anvendes (brochurer, emballage, vareprøver osv.), og kun ubetydelige variationer kan accepteres.

Selv om det varemærke, der søges registreret, har været brugt som en del af et registreret varemærke eller sammen med et sådant varemærke, skal varemærkeansøgeren — med henblik på registrering af selve varemærket — ikke desto mindre godtgøre, at dette varemærke i sig selv — i modsætning til ethvert andet varemærke, som også måtte være til stede — identificerer den virksomhed, som varerne hidrører fra.

Det af ansøger indsendte materiale omfatter uden undtagelse betegnelsen ‘Multi Paste’ som en del af varemærket ‘Zoolac Multi Paste’.

Det indsendte materiale udgør således ikke et bevis for, at kundekredsen opfatter det påberåbte tegn ‘Multi Paste’ i sig selv som et mærke, der angiver varernes kommercielle oprindelse, men snarere vil blive opfattet som brugt i en deskriptiv sammenhæng.

Derfor er det sammenfattende Kontorets opfattelse, at materialet ikke er tilstrækkeligt for påstanden om, at mærket ‘Multi Paste’ af de relevante engelsk-talende forbrugere i Irland, Malta og Storbritannien/Det Forenede Kongerige vil blive opfattet som en indikation af handelsmæssig oprindelse, idet det indsendte materiale som før nævnt udgår fra eller vedrører Danmark/det danske marked alene, hvilket dog ikke gør det muligt at ekstrapolere til de relevante lande, nemlig Irland, Malta og

Storbritannien/Det Forenede Kongerige.

Konklusion

Af førnævnte årsager afvises hermed Deres påstand om, at varemærket, der ansøges om, har erhvervet særpræg gennem anvendelse i henhold til artikel 7, stk. 3 i EU-varemærkeforordningen.

Af de førnævnte årsager for beslutningen og i henhold til artikel 7, stk. 1 litra b) og c) i EU-varemærkeforordningen og artikel 7, stk. 2 i EU-varemærkeforordningen² afvises ansøgningen om EU-varemærke nr.

18 037 501 hermed for samtlige ansøgte varer:

Klasse 5 Veterinærmedicinske præparater, nemlig probiotiske præparater til exclusion af patogener og støtte af den naturlige flora i mave-tarmkanalen hos dyr.

I overensstemmelse med artikel 67 i EU-varemærkeforordningen, har De ret til at klage over denne afgørelse. I henhold til artikel 68 i EU-varemærkeforordningen skal klagen indgives skriftligt til Kontoret inden for to måneder fra datoen for meddelelsen af denne afgørelse. Den indgives på det sprog, som den påklagede afgørelse blev truffet på. Og inden for fire måneder efter den samme dato skal der indgives en skriftlig

begrundelse for klagen. Klagen anses for indgivet, når klagegebyret på

720 EUR er betalt.

Finn PEDERSEN