Vollständige Zurückweisung der Anmeldung einer Unionsmarke gemäß Artikeln 7 und 42 der Unionsmarkenverordnung Nr. 2017/1001 (UMV)

Alicante, 28/08/2019

Herrn RA Marx Christian MÜLLER MCMB Rechtsanwälte Partnerschaft Beinlich Müller mbB Norstar. 8 24106 Kiel Deutschland

Anmeldenummer	18040515
Ihr Zeichen	047-19
Marke	PUREVIRTUAL
Anmelderin	Yannick Schulz Am Fort Konstantin 19 56075 Koblenz Deutschland

• Sachverhalt

Das Amt beanstandete am 16. April 2019 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter gemäß Artikel 7(1)(c) sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7(1)(b) und auf Artikel 7(2) UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Der Anmelder nahm mit Schreiben vom 12. Juni 2019 zu der Beanstandung Stellung. Diese Stellungnahme kann wie folgt zusammengefaßt werden:

1. Es sei bei der Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse ein großzügiger Maßstab anzulegen.

2. Das Gesamtzeichen sei unterscheidungskräftig, obwohl die Bestandteile vielleicht beschreibend seien.

3. Phantasievoll müsse ein Zeichen nicht sein.

4. Englische Muttersprachler würden nicht „pure virtual“ sagen.

5. Eine gesteigerte Zuspitzung wäre unlogisch; „virtueller als virtuell“ gehe nicht.

• Entscheidung

Gemäß Artikel 94(1) UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich der Anmelder äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente des Anmelders hat das Amt entschieden, die Beanstandung auf Grund von Artikel 7(1)(b) UMV und Artikel 7(1)(c) UMV in Kombination mit Artikel 7(2) UMV aufrechtzuerhalten und die Anmeldung nach Artikel 42 UMV für alle Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen:

9

Serversoftware; Software; Serverseitige Software; Computersoftware für mobile digitale elektronische Taschengeräte und andere Heimelektronikgeräte; Aus dem Internet herunterladbare Software; Middleware; Software für Fernsehgeräte; Herunterladbare Software; Computersoftwareplattformen; Gespeicherte oder herunterladbare Software-Plattformen; Cloud-Server; Freeware; Netzwerk-Fax-Server; Datenverarbeitungssoftware; Webanwendungen und Serversoftware; Software für digitale elektronische Handgeräte; Herunterladbare Computerprogramme; Software für Mobiltelefone; Programme für Smartphones; Künstliche Intelligenz-Software zur Erstellung von Analysen; Programme für Computer; Software für Mobilgeräte; Anwendungssoftware für Cloud-Computing-Dienste; Anwendungssoftware; Computersoftware für Cloud-Computing-Dienste; Gespeicherte Computersoftware; Software für virtuelle Server; Plugin-Software; Eingebettete Softwarepakete; Mobile Apps; Computersoftware für Mobiltelefone; Eingebettete Software; Herunterladbare Software für Cloud-Computing-Dienste; Computer-Shareware; Server für die Übernahme von Hostfunktionen für Websites; Netzwerkspeicher [NAS]; System- und Systemunterstützungssoftware sowie Firmware; In digitaler Form gespeicherte Computerprogramme; Aus dem Internet herunterladbare Computerprogramme; Software für Computertelefonie; Web-Server-Software; E-Mail-Server; Interaktive Multimedia-Computerprogramme; Kommunikations- und Netzwerksoftware; Netzwerk-Software; Internet-Server; Herunterladbare Computersoftware aus einem weltweiten Computerinformationsnetz; Software und Softwareapplikationen für mobile Geräte; Computerprogramme für Telekommunikationszwecke; Datenverarbeitungsprogramme; Gespeicherte Computerprogramme; Software für Tablet-Computer; Intranet-Server; Software für Smartphones; Computersoftware für die Verwaltung von lokalen Netzwerken; Netzwerkverbindungsstellen [elektrische Verbindungsteile] für Fernsprechvermittlungsnetze; Interaktive Computersoftware; Software für die Überwachung von Cloud-Netzwerken.

38

Kommunikationsdienste über elektronische Netzwerke; Bereitstellung eines Telekommunikationszugangs zu Serverzentren; Übertragungsdienste mittels Netzwerken für die Telekommunikation; Telekommunikationsdienste mittels Netzwerken; Übertragung von Informationen über digitale Netzwerke; Verleih von Telekommunikationsgeräten und Telekommunikationstechnik zur Ermöglichung der Anbindung an Netzwerke; Bereitstellung von virtuellen Einrichtungen für Echtzeitinteraktionen zwischen Computernutzern.

42

Wartung von Datenverarbeitungssoftware; Management von Computerprojekten; IT-Projektmanagement; Überwachung von Netzwerksystemen; Entwicklung von Computersystemen; Bereitstellung von virtuellen Computerumgebungen durch Cloud-Computing; Diagnostizieren von Computerhardware-Problemen mittels Software; Serveradministration; Hosting-Dienste, Software as a Service [SaaS] und Vermietung von Software; Vermietung von Computerhardware und -anlagen; Entwicklung von Systemen für die Datenverarbeitung; Bereitstellung von virtuellen Computersystemen durch Cloud-Computing; Bereitstellung von Anlagen für Rechenzentren; Dienstleistungen zur Computersicherheit zum Schutz vor illegalem Netzwerkzugang; Vermietung von Speicherplatz auf Servern; Verwaltung von Benutzerrechten in Computernetzen; Analysedienstleistungen in Bezug auf Rechner; Implementierung von Computerprogrammen in Netzwerken; IT-Service-Management [ITSM]; Aktualisierung von Speicherbanken [Software] von Computersystemen; Entwurf und Entwicklung von Betriebssoftware für Computernetzwerke und Server; IT-Dienstleistungen; Bereitstellung von nicht herunterladbaren Online-Softwareentwicklungstools zur zeitweiligen Nutzung; Entwicklung von Technologien zum Schutz elektronischer Netzwerke; Entwurf, Erstellung und Programmierung von Webseiten; Beratungsleistungen im Bereich Cloud-Computernetze und -Anwendungen; Programmieren von Betriebssoftware zum Zugriff und zur Benutzung von Cloud-Computing-Netzwerken; Cloud Hosting-Dienste; Cloud Hosting-Dienste für eine private Cloud; Planung, Entwurf, Entwicklung und Pflege von Online-Websites für Dritte; Gestaltung und Pflege von Webseiten für Mobiltelefone; Vermietung von Speicherplatz auf Servern für Hostfunktionen für elektronische Mailboxen; Vergleichende Analysestudien zur Effizienz von Computersystemen; Entwurf und Entwicklung von Computerperipheriegeräten; Entwurf und Entwicklung von Betriebssoftware für den Zugriff und das Benutzen von Cloud-Computing-Netzwerken; Dienstleistungen in Bezug auf Computernetzwerke; Computer-Projektmanagement im Bereich der Elektronischen Datenverarbeitung [EDV]; Entwurf und Entwicklung von Netzwerken; Konfigurierung von Computernetzen; Gestaltung und Implementierung von Internetseiten in Netzwerken für Dritte; Server-Hosting; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung nicht herunterladbarer Online-Betriebssoftware für Computernetzwerke und Server; Verwaltung von Mailservern; Übernahme von Hostfunktionen für Webseiten Dritter über einen Server für ein globales Computernetz; IT-Sicherheits-, -Schutz- und -Instandsetzungsdienste; Entwurf und Entwicklung von Systemen für die Datenspeicherung; Computerforschungsdienstleistungen; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie [IT]; Entwicklung, Programmierung und Implementierung von Software; Vermietung von Betriebssoftware für den Zugriff und die Benutzung von Cloud-Computing-Netzwerken; Entwicklung von Systemen für die Datenspeicherung; Entwurf und Entwicklung von Datenanzeigesystemen; Entwurf und Entwicklung von Dateneingabesystemen; Computersystemanalysen; Entwicklung von Software für den sicheren Netzwerkbetrieb; Durchführung von Computeranalysen; Datenmigrationsdienstleistungen; Outgesourcte Dienstleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie; Beratung auf dem Gebiet der Internetsicherheit; Entwicklung von Computerplattformen für Dritte; Beratung auf dem Gebiet der Datensicherheit; Hosting von Servern und Software für Access Control as a Service [ACaaS]; Technisches Management von Haushaltsgeräten und Computerausrüstung; Beratungs- und Informationsdienste zu Computerperipheriegeräten; Designdienstleistungen für Computersoftware; Integration von Computersystemen und Computernetzen; Computerdienstleistungen für Datenanalysen; Entwicklung von Systemen für die Datenübertragung; Vergleichende Analysestudien zur Leistung von Computersystemen; Überwachung von Computersystemen für Sicherheitszwecke; Konzeption von Computern und Programmen für Handelsanalysen und -berichte; Cloud-Computing; Bereitstellung von Informationen zu Entwurf und Entwicklung von Computersoftware, Computersystemen und Computernetzwerken; Aktualisierung von Webseiten für Dritte; Verfassen technischer Texte; Analyse großer Datenmengen hinsichtlich der Beziehungen der Daten untereinander; Vermietung von Betriebssoftware für Computernetze und Server; Fern-Serververwaltung; Entwicklung von computergestützten Netzwerken; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Online-Betriebssoftware für den Zugang zu einem Cloud-Computing-Netzwerk und dessen Nutzung; Entwurfsdienstleistungen bezüglich der Entwicklung von Netzwerken; Bereitstellung von Suchmaschinen; Computerdiagnostik; IT- Beratungs-, -Auskunfts- und -Informationsdienstleistungen; Cloud Hosting-Dienste für eine öffentliche Cloud; Entwicklung und Prüfung von Rechenmethoden, Algorithmen und Software.

• Kurze Begründung (siehe auch Beanstandungsschreiben vom 16. April 2019)

Das Amt schrieb im Beanstandungsschreiben bereits Folgendes:

„Das Zeichen macht den Verbrauchern unmittelbar und ohne daß sie darüber weiter nachdenken müssen, deutlich, daß die Waren und Dienstleistungen der virtuellen Realität gewidmet sind, d.h. geeignet sind, diese virtuelle Realität zu kreieren oder diese virtuelle Realität zum Gegenstand oder zum thematischen Inhalt haben. Das Eigenschaftswort „pure“ ist anpreisend und sagt aus, was es auch im Deutschen aussagt: „rein, unverfälscht, durch und durch, nichts anderes als“ (Duden).

Die drei Waren- und Dienstleistungsklassen, obwohl sie viele Begriffe enthalten, lassen sich einfach zusammenfassen:

9

Software

38

Telekommunikation.

42

Alles andere, was mit dem Erstellen und der Benutzung virtueller Software zu tun hat, einschließlich der Beratung und der Unterstützung dazu.

In jeder Klasse gibt es sogar direkte Hinweise auf eine virtuelle Realität/Anwendung:

9

Software für virtuelle Server.

38

Bereitstellung von virtuellen Computersystemen durch Cloud-Computing.

42

Bereitstellung von virtuellen Computerumgebungen durch Cloud-Computing; Bereitstellung von virtuellen Einrichtungen für Echtzeitinteraktionen zwischen Computernutzern.

Weil die Waren und Dienstleistungen trotz ihrer kleinen Unterschiede eine gemeinsame Eigenschaft aufweisen (nämlich: die virtuelle Realität), ist hier eine ziemlich pauschale Beanstandung erlaubt.¹“

Der Anmelder äußerte sich gar nicht zu diesen Feststellungen, so daß angenommen werden darf, daß er ihnen zustimmt.

Nach dem DELUXE-Urteil des Gerichtshofs ist das Amt in Situationen, in denen eins oder mehrere Merkmale (hoc casu: rein virtuelle Realität) auf alle Waren und Dienstleistungen zutreffen können, berechtigt, eine pauschale Prüfung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses vorzunehmen:

„Soweit es sich um das letztgenannte Erfordernis handelt, hat der Gerichtshof allerdings klargestellt, dass sich die zuständige Behörde auf eine pauschale Begründung für alle betroffenen Waren und Dienstleistungen beschränken kann, wenn dasselbe Eintragungshindernis einer Kategorie oder einer Gruppe von Waren oder Dienstleistungen entgegengehalten wird (vgl. Urteil vom 17. Mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P [DELUXE] RNC. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung).“

(Urteil des Gerichts vom 11. Juli 2019 in der Rechtssache T-349/18 Hauzenberger ./. EUIPO [TurboPerformance], Randnummer 52)

• Widerlegung der Gegenargumente

1. Es sei bei der Beurteilung der absoluten Schutzhindernisse ein großzügiger Maßstab anzulegen.

Das Leben ist leider kein Wunschkonzert. Eine großzügige und niedrigschwellige Prüfung wäre sicherlich für Anmelder interessant, aber verstieße gegen die geltende Rechtsprechung.

Die Anordnungen des Gerichtshofs weisen jedoch klar in die Gegenrichtung. Das LIBERTEL-Urteil (C-104/01 vom 6. Mai 2003) war das erste Urteil, in dem der Gerichtshof diese unter den Anmeldern und deren Vertretern populäre, jedoch unzutreffende Rechtsauffassung ins Reich der Fabeln verwiesen hat:

„Im Gegenteil, die Zahl und die ausführliche Beschreibung der Eintragungshindernisse in den Artikeln 2 und 3 der Richtlinie sowie der breite Fächer an Rechtsbehelfen bei Ablehnung der Eintragung sprechen dafür, dass die Prüfung anlässlich des Antrags auf Eintragung nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden darf. Diese Prüfung muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden. Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, ist aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (Urteil vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Randnr. 21).”

Diese Rechtsprechung des EuGHs verpflichtet die Markenämter seitdem, die ihnen gesetzlich zugewiesene Überprüfung angemeldeter Marken mit großer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit durchzuführen, wobei kein Spielraum für eine vorübergehende oder dauernde Reduzierung dieser Prüfung besteht.

Der immer noch auftretenden Forderung nach einer großzügigeren und anmelderfreundlichen Eintragungspraxis und der damit verbundenen niedrigen Eintragungsschwelle ist damit endgültig die Grundlage entzogen.“

2. Das Gesamtzeichen sei unterscheidungskräftig, obwohl die Bestandteile vielleicht beschreibend seien.

Konsumenten sind dazu geneigt, Wortkombinationen, die sie nicht kennen, in Wortbestandteile zu zerlegen, die sie wohl kennen. In diesem Fall sehen sie „pure“ und „virtual“ (andere Aufteilungen wären gekünstelt und äußerst unwahrscheinlich), beide Wörter, die in breiten Verkehrskreisen bekannt sind und verwendet werden.

Wenn die Verkehrskreise die beiden Wörter „pure“ und „virtual“ in Bezug auf Softwareprogramme, die sich mit der virtuellen Realität auseinandersetzen, und Telekommunikation und IT-Leistungen wahrnehmen, die auch der virtuellen Realität gewidmet sind, werden sie sowohl die einzelnen Bestandteile als auch die Kombination als beschreibend/lobend für diese Waren und Dienstleistungen auffassen. Ein Gesamtzeichen, das sich aus beschreibenden Bestandteilen zusammensetzt, muß etwas Zusätzliches haben, was es von der Summe der beschreibenden Wörter unterscheidet. Dieser „merkliche Unterschied“ fehlt eindeutig in diesem Markenzeichen.

„Somit hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus, dass das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, oder dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist. Im letztgenannten Fall ist noch zu prüfen, ob das Wort, das eine eigene Bedeutung erlangt hat, nicht selbst beschreibend im Sinne der genannten Bestimmung ist.“

(Urteil des Gerichtshofs vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-363/99 Ersuchen um eine Vorabentscheidung zwischen Benelux-Merkenbureau und Koninklijke KPN Nederland N.V. [POSTKANTOOR], Randnummer 100)

3. Phantasievoll müsse ein Zeichen nicht sein.

Das hängt davon ab, wie man „phantasievoll“ definiert. Ein Zeichen muß ja nicht ein einzigartiges Kunstwerk sein. Wenn sich jedoch ein Zeichen lediglich aus banalen, beschreibenden Bestandteilen zusammensetzt und keinen merklichen Unterschied zu der Alltagssprache aufweist, ist es normalerwiese nicht in der Lage, die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von denen anderer Anbieter zu unterscheiden, gerade weil die Konsumenten es wegen der Banalität und des beschreibenden Charakters nicht als Marke erkennen. Dazu braucht es etwas Phantasievolles, etwas, was die Käufer veranlasst, sich bei späteren Erwerben an das Zeichen zu erinnern und die mit ihm versehenen Waren wieder zu kaufen.

4. Englische Muttersprachler würden nicht „pure virtual“ sagen.

Dieses Argument ist aus zwei Gründen nicht stichhaltig.

Erstens sind nicht nur englische Muttersprachler angesprochen. Der deutsche Konsument versteht „pure virtual“ auch, zumal die Kombination in seiner eigenen Sprache sehr ähnlich lautet: „pur virtuell“. Auch sonstige Konsumenten aus anderen Ländern der EU werden „pure virtual“ verstehen, entweder, weil die Kombination in ihrer Sprache sehr ähnlich ist (NL: „puur virtueel“), oder weil sie über Englischkenntnisse verfügen. Das sind überwiegend Konsumenten aus den skandinavischen Ländern, Finnland, Zypern, Malta und den Niederlanden.

Zweitens geht es im Markenrecht nicht darum zu überprüfen, wie man bestimmte beschreibende Ausdrücke in einer Sprache grammatikalisch und/oder orthographisch perfektionieren könnte („We would say „purely virtual“), sondern um die einzige Frage, die relevant ist: Wird der angesprochene Verbraucher der beanspruchten Waren und Dienstleistungen die beschreibende Botschaft, die das Zeichen „PUREVIRTUAL“ vermittelt, verstehen oder nicht.

Die Unterscheidungskraft und der beschreibende Charakter einer Marke sind nämlich im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die das betreffende Zeichen eingetragen werden soll, und nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die aus den Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen bestehen, zu beurteilen.²

5. Eine gesteigerte Zuspitzung wäre unlogisch; „virtueller als virtuell“ gehe nicht.

„Rein virtuell“ oder „virtuell und nicht anderes“ sind keine Steigerungen. Das Zeichen „PUREVIRTUAL“ bringt im Englischen nämlich nicht zum Ausdruck, daß die von dem Anmelder mit Hilfe von Software und IT-Leistungen kreierte „virtual reality“ virtueller sei als bei der Konkurrenz, sondern es sagt lediglich aus, daß die „virtual reality“ pur und reinrassig ist, von absoluter Spitzenklasse. Das ist anpreisend und unter Artikel 7(1)(c) UMV nicht erlaubt.

Vergleiche folgendes Gerichtsurteil:

“Secondly, the word ‘pure’, as has been correctly stated by the examiner, the Board of Appeal in paragraph 11 of the contested decision, and OHIM in its response, may be understood as an adverb meaning ‘purely’ or ‘only’ which qualifies the intensity of the digital sound or image in the sense that the word ‘pure’ indicates that the signal is solely digital. It follows that the word ‘pure’ is descriptive in that the relevant consumer will perceive it as a qualifier describing an essential characteristic of the goods and services referred to in the trade mark application, namely that they emit or use a purely digital signal.”

(DE: Zweitens, das Wort „pure“, so wie es der Prüfer korrekt feststellte, und die Kammer in Randnummer 11 der angefochtenen Entscheidung und das Amt in seiner Erwiderung, kann als Umstandswort in der Bedeutung „purely, only“ (rein, nur) verstanden werden, was die Intensität der digitalen Töne und Bilder qualifiziert, in dem Sinne daß das Wort das Signal als rein digital beschreibt. Daraus folgt, daß das Wort „pure“ beschreibt, weil der angesprochene Verbraucher es als „qualifier“ auffassen wird, die wesentliche Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen beschreibt, in dem Sinne daß diese Waren und Dienstleistungen ein ausschließlich digitales Signal ausstrahlen oder benutzen.)

(Urteil des Gerichts vom 20. September 2007 in der Rechtssache T-461/04, Imagination Technologies Ltd. ./. EUIPO [PURE DIGITAL], Randnummern 30-31)

• Zusammenfassend urteilt das Amt:

1. „PUREVIRTUAL“ stellt ohne jeglichen Zweifel für die angesprochenen Verkehrskreise (ob nun Durchschnittsverbraucher oder Fachleute) einen deutlichen Hinweis auf die von dem Anmelder mit Hilfe der Software und den Dienstleistungen erzeugte virtuelle Realität dar. Das Eigenschaftswort „PURE“ betont dazu die hohe Qualität dieser virtuellen Realität.

2. Die Tatsachen, daß der englische Muttersprachler diesen Ausdruck nicht so benutzen würde und daß die Gesamtkombination nicht üblicherweise im Geschäftsverkehr benutzt werde, und zudem nicht lexikalisch verzeichnet sei, können nichts an dem beschreibenden Charakter der Angabe ändern.

3. Das Zeichen ist daher nach Artikel 7(1)(b) UMV und Artikel 7(1)(c) UMV zusammen mit Artikel7(2) UMV für alle Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen.

• Beschwerdebelehrung (Article 94(3) UMV)

• Gemäß Artikel 66-68 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

• Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen.

• Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen.

• Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von EUR 720,00 als eingelegt.

Robert KLIJN BRINKEMA