Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell'Unione europea

(Articolo 7 RMUE)

Alicante, 03/12/2019

La Passione S.r.l. Via Campagnola 52/G I-25080 Manerba del Garda (BS) ITALIA

Fascicolo nº:	018090617
Vostro riferimento:
Marchio:	WORTH THE EFFORT
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	La Passione S.r.l. Via Campagnola 52/G I-25080 Manerba del Garda (BS) ITALIA

In data 25/07/2019 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 31/07/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

• Il marchio «WORTH THE EFFORT» è chiaramente riconoscibile e caratterizza sia i prodotti che la società del richiedente. Per dimostrare questa affermazione, sono inclusi alcuni esempi di immagini utilizzate in azioni pubblicitarie, newsletter e azioni promozionali. Il lookbook della collezione «PSN» è disponibile al link https://lookbook.lapassione.cc/psn-ss2019/.

• «WORTH THE EFFORT» e una frase motivazionale è ormai diventata per il richiedente come, a titolo di esempio, la spunta della società Nike, un simbolo molto semplice, ma che rimanda immediatamente i consumatori al nome dell’azienda del richiedente.

Dato che nella risposta della ricorrente all’obiezione dell’Ufficio del 25/07/2019 c’erano riferimenti all’utilizzo del marchio, l’Ufficio ha chiesto al richiedente se detti riferimenti fossero una rivendicazione di carattere distintivo acquisita dall’uso in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e, in tal caso, se tale domanda fosse principale o secondaria. Il richiedente ha confermato il 31/10/2019 che la rivendicazione venga considerata come secondaria e ha allegato vari documenti. Trattandosi di una rivendicazione secondaria, tali documenti saranno analizzati dall’Ufficio solo dopo che la decisione sul carattere distintivo intrinseco del marchio sia definitiva.

Ai sensi dell’articolo 94, RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno» (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C-456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, nel caso di specie del consumatore medio, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; e 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine «è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

L’Ufficio ha proceduto all’esame dei termini inglesi che formano il segno, ovvero «WORTH», «THE», e «EFFORT». Si tratta di vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati. Il segno è composto da una frase corta, grammaticalmente corretta e pertanto non percepite come inusuali dal consumatore di riferimento. Il messaggio trasmesso è chiaro e inequivoco, ed è traducibile in italiano come «vale la pena».

In questo caso, il richiedente non ha presentato argomenti convincenti che potrebbero confutare le conclusioni dell’Ufficio, incluse nella precedente lettera del 25/07/2019.

L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico. Considerando la natura del marchio, i prodotti contestati, nonché il pubblico di riferimento (ovvero, sia il pubblico specializzato, sia il consumatore medio di lingua inglese), l’Ufficio ritiene che la dicitura «WORTH THE EFFORT» non può che essere considerata come un messaggio promozionale elogiativo, destinato ad indicare che vale la pena acquistare i prodotti del richiedente per qualsiasi motivo in particolare, che può essere correlato alla qualità, al prezzo, ecc.

L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.

Va osservato che il motivo per cui l’Ufficio ritiene che il segno sia carente di capacità distintiva non è la mancanza di originalità o di novità del medesimo, bensì la sua incapacità di fungere da indicatore dell’origine commerciale dei prodotti in questione, dal momento che il pubblico percepirà l’espressione «WORTH THE EFFORT» come un’informazione di carattere promozionale (09/01/2014, R 1475/2013-5, I’M SMART, § 21).

Il fatto che le società terze utilizzino marchi sul mercato che, presumibilmente, sono immediatamente riconosciuti dai consumatori come identificatori di una specifica origine commerciale, è totalmente irrilevante in questo caso poiché ciò che l’Ufficio cerca di determinare è se il segno contestato «WORTH THE EFFORT» gode della distinzione per accedere alla registrazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.

Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea nº 18 090 617 è dichiarata non distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in tutti i paesi di lingua inglese dell’Unione europea, ovvero, Irlanda, Malta e Regno Unito per tutti i prodotti oggetto della domanda.

A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della presente decisione. Il ricorso deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720 EUR.

Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.

Pablo AMAT RODRÍGUEZ