Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 21/04/2020

emanuela selogni Via San Benedetto n. 2 24123 Bergamo ITALIA

Fascicolo nº:	018100323
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo de marchio:	Marchio figurativo
Nome del richiedente:	STAMPERIA DI MARTINENGO S.R.L. Via A. Pinetti n. 44 I- Martinengo (Bg) ITALIA

In data 19/08/2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 16/10/2019 e 11/12/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Il marchio si compone di una parte verbale e di una parte figurativa, che devono essere valutate nella loro interezza. Non è sufficiente indicare che i termini, considerati singolarmente, facciano parte del vocabolario inglese di base.

2. Gli elementi verbali non indicano un aspetto positivo dei prodotti richiesti, ma rappresentano un concetto innovativo di stampa digitale su tessuto. Il consumatore non scinderà il segno nelle sue parti costitutive, bensì interpreterà la dicitura come un’espressione originale e fantasiosa, con una rappresentazione grafica in caratteri trapezoidali di dimensioni diverse. Il carattere tipografico riconduce alla scrittura informatica.

3. I prodotti e servizi richiesti sono destinati ai professionisti, che saranno in grado di individuare l’innovazione della stampa, privando il segno di ogni presunto carattere elogiativo.

Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta alla lettera di obiezione dell’Ufficio del 19/08/2019 Lei ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre Lei ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.

Nella Sua rivendicazione Lei afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all’uso in relazione ai prodotti richiesti nella classe 24.

A sostegno della Sua rivendicazione, Lei ha presentato prove dell’uso del segno. Le prove di cui tenere conto sono, in particolare, le seguenti:

• Campioni di fatture di vendita in Gran Bretagna negli anni 2012-2014 (all. 1 e 2).

• Etichette apposte sui rotoli stampati e buste per corrispondenza (all. 3 e 4).

• Cartoncino dei “cappellotti/tirelle” del campionario per la catalogazione dei prodotti (all. 5).

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE sono, in particolare, quelli reputati inidonei a consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente utilizzati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

La registrazione di un marchio composto da segni o indicazioni che siano peraltro utilizzati quali slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa in quanto tale in ragione di una siffatta utilizzazione (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). “Inoltre, occorre rilevare come agli slogan non si debbano applicare criteri più restrittivi di quelli applicabili agli altri tipi di segno” (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Pur essendo i criteri di valutazione del carattere distintivo gli stessi per le diverse categorie di marchi, può diventare evidente, in sede di applicazione di tali criteri che le aspettative del pubblico interessato non sono necessariamente le stesse per tutte le categorie di marchi e che, quindi, per determinate categorie di marchi l’accertamento del carattere distintivo può rivelarsi più difficile che per altre (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

È altresì giurisprudenza consolidata che la percezione del marchio da parte del pubblico interessato, è influenzata dal suo livello di attenzione, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; e 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Un segno, come ad esempio uno slogan, che svolge funzioni diverse da quella di marchio commerciale nel senso tradizionale del termine "è distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE soltanto a condizione che possa essere percepito immediatamente come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti o dei servizi in questione, in modo tale da consentire al pubblico di distinguere senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del proprietario del marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale" (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; e 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Poiché il marchio in questione è composto da più elementi (marchio composito), al fine di individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia non è incompatibile con una valutazione di ciascuno dei singoli elementi che lo compongono (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59). È per tale ragione che l’Ufficio ha valutato sia gli elementi verbali sia quelli figurativi, dapprima separatamente e poi nel loro insieme.

Per quanto concerne la parte verbale, l’Ufficio ha proceduto all’esame dei termini inglesi che formano il segno (“new”, ”concepts”, “digital”, “and” e “more”). Si tratta di vocaboli del tutto comuni, il cui significato è reperibile in dizionari generici, non specializzati. Il segno si suddivide in due sintagmi corti (“new concepts” e “digital and more”) separati graficamente da una linea, grammaticalmente corretti e pertanto non percepiti come inusuali dal consumatore di riferimento.

Il messaggio trasmesso è chiaro e inequivoco, ed è traducibile in italiano come “nuovi concetti/nuove idee” e “digitale/i e qualcos’altro/qualcosa in più”.

L’Ufficio si è limitato ad attribuire alla dicitura in esame l’unico significato che le verrebbe possibilmente conferito di primo acchito e spontaneamente dal consumatore, senza necessità di complicati sforzi mentali né di particolari interpretazioni, trattandosi di vocaboli del tutto correnti e comprensibili al grande pubblico.

Considerando la natura del marchio, i prodotti obiettati, nonché il pubblico di riferimento (sia esso il pubblico specializzato o il consumatore medio di lingua inglese), l’Ufficio ritiene che la dicitura in esame non può che essere considerata come un messaggio promozionale elogiativo.

Inoltre, in considerazione della natura di alcuni dei prodotti in questione, per quanto grande sia la capacità di percezione di una parte del pubblico dato il possibile livello tecnico elevato, il suo livello di attenzione probabilmente sarà, invece, relativamente basso verso indicazioni di carattere esclusivamente promozionale, che non sono determinanti per un pubblico avveduto (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).

"È importante constatare che il fatto che il pubblico di riferimento sia specializzato non può avere un’influenza determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di un segno. Se è certamente vero che il livello di attenzione del pubblico di riferimento specializzato è, per definizione, più elevato di quello del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che è sufficiente un carattere distintivo più debole qualora il pubblico di riferimento sia specializzato" (12/07/2012, C‑311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Se applicata a “tessuti, stoffe” ecc. la dicitura “new concepts digital and more” non farà che indicare che essi sono il frutto di nuove idee (ad esempio come conseguenza di innovazioni professionali e tecnologiche introdotte nel settore) e che hanno a che vedere con il mondo digitale (ad esempio perché sottoposti a stampa digitale anziché a procedimenti più tradizionali), ma non solo. La possibilità che i prodotti del richiedente siano classificati come il risultato di nuove idee (e pertanto teoricamente migliorati sotto l’aspetto della qualità), nonché sottoposti a tecniche digitali e altamente industrializzate senza però dimenticare la creatività, l’accuratezza ecc. sarà senza dubbio interpretata dal consumatore di riferimento come un claim commerciale, anziché come un indicatore dell’origine commerciale del prodotto.

L’Ufficio è dell’avviso che la pubblicità abbia da tempo abituato il consumatore a messaggi elogiativi/promozionali di tale tipo, senza che per tale ragione il consumatore identifichi tali diciture come un’indicazione dell’origine commerciale del prodotto o del servizio in questione.

Va osservato che il motivo per cui l’Ufficio ritiene che il segno sia carente di capacità distintiva non è la mancanza di originalità o di novità del medesimo, bensì la sua incapacità di fungere da indicatore dell’origine commerciale dei prodotti in questione, dal momento che il pubblico percepirà l’espressione in esame come un’informazione di carattere promozionale (09 gennaio 2014, R 1475/2013-5, I’M SMART, § 21).

Quanto alla veste grafica del segno, l’Ufficio ritiene che essa non sia in grado di deviare l’attenzione del consumatore dal messaggio trasmesso dagli elementi verbali. Va innanzitutto notato che, secondo comune esperienza, nel caso di segni composti sia da elementi verbali sia figurativi, il carattere distintivo è solitamente dato dalla parte denominativa, in quanto più facile in un normale contesto commerciale citare il segno con il suo “nome”, anziché descrivendone la veste grafica (15/02/2018, R 687/2017-1, INOX (fig.), § 14). Inoltre, in buona sostanza, la veste grafica del segno si riduce ai seguenti elementi: (i) caratteri perfettamente leggibili; (ii) dimensioni leggermente diverse, (iii) una linea che separa dal punto di vista concettuale i sintagmi “new concepts” e “digital and more”. Per quanto concerne in particolare il punto (i) non è ragionevole pensare che il pubblico di riferimento farà riferimento alle lettere “trapezoidali” per identificare la provenienza dei prodotti, ancor meno nel caso del consumatore medio, ragionevolmente attento ed avveduto. A differenza da quanto indicato dal richiedente, i prodotti richiesti, ed in particolare “tessuti” e “stoffe”, non sono necessariamente rivolti esclusivamente ad un pubblico di specialisti del settore, ma anche ad un pubblico medio. Il fatto che il segno sia riprodotto in lettere di dimensioni leggermente diverse risulta un espediente grafico banale che non aggiunge distintività al segno, alla stregua della linea di separazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il marchio in esame è quindi, prima facie, privo di carattere distintivo.

Valutazione delle prove

In forza dell’articolo 7, paragrafo 3 [RMUE], gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)-d) [RMUE], le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico ... .

In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso può essere considerata soddisfatta non possono essere dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate ... .

In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte della Unione in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del detto regolamento ... .

In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie, dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio è soddisfatta ... .

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto ... .

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Nel caso in esame, va rilevato che il numero di fatture presentate è alquanto esiguo: solamente quattro, di cui tre relative al Regno Unito e una all’Italia. Va ricordato che poiché l’obiezione si basa sulla lingua inglese, la portata geografica dell’obiezione si estende quantomeno ai territori di Gran Bretagna, Irlanda e Malta. Per questi due ultimi paesi non sono state trasmesse fatture, né prove documentali di alcun tipo.

Quanto ai documenti riepilogativi delle vendite, l’Ufficio rileva innanzitutto una drastica diminuzione nell’anno 2014 rispetto all’anno precedente. Molti dei prodotti richiesti sono destinati ad un bacino di utenza composto da milioni di potenziali acquirenti. A fronte di un simile pubblico di consumatori, le cifre riportate non possono che essere considerate come estremamente modeste. Inoltre, a titolo esemplificativo, nell’anno 2014 dei 13 clienti riportati, 7 hanno svolto acquisti per meno di 100 (non specificato se euro o sterline) e un unico acquirente si posiziona al di sopra dei 20.000. Ciò fa pertanto pensare che la diffusione dei prodotti del richiedente nel Regno Unito si incentri sostanzialmente in un numero molto limitato di clienti. Il richiedente ha probabilmente dei rapporti commerciali privilegiati con determinate imprese, ma non fornisce indicazioni concrete sulla diffusione del segno nell’intero territorio di lingua inglese.

Quanto ai dati del fatturato 2018, essi non sono stati suddivisi per paesi, ma per imprese destinatarie. È pertanto del tutto impossibile sapere quali tra i dati trasmessi siano attribuibili al territorio interessato dall’obiezione.

Rispetto alle etichette apposte sui rotoli stampati, le buste per corrispondenza e le tirelle per il campionario, l’Ufficio non è in grado di estrapolare dati concreti e precisi circa l’uso del segno nel mercato di riferimento.

Il richiedente non ha fornito alcun dato relativo agli investimenti pubblicitari sostenuti, la cui entità avrebbe potuto fornire un quadro più completo e preciso della situazione.

Né sono state specificate le quote di mercato detenute dal marchio o forniti risultati di indagini demoscopiche o dichiarazioni da parte di associazioni professionali e camere di commercio.

Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza comunitaria, come “direct proof” dell’acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione alla cosiddetta “secondary evidence”, costituita in buona sostanza dal volume delle vendite e dal materiale pubblicitario. Tale “secondary evidence”, se può essere utile per corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi (12 settembre 2007, T-141/06, Texture d'une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41 e 44).

Conclusione

Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la Sua rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio richiesto.

Per i motivi menzionati in precedenza nella presente decisione, e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, con la presente si respinge il MUE n.  18100323 per i seguenti prodotti:

Classe 24 Tessuti; Stoffe [tessuti]; Tessuti stampati; Tessuti per uso tessile; Tessuti per stampa digitale.

Si può procedere per i restanti servizi:

Classe 35 Amministrazione commerciale; Amministrazione aziendale in materia di trasporti e di consegne; Servizi di ufficio; Gestione commerciale; Assistenza negli affari, servizi gestionali ed amministrativi.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Annalisa GIACOMAZZI