Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 25/03/2020

WINTER, BRANDL, FÜRNISS, HÜBNER, RÖSS, KAISER, POLTE - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Str. 22 D-85354 Freising ALEMANIA

Anmeldenummer:	018109905
Ihr Zeichen:	OV0220T-EU
Marke:	Twin Grasper
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Ovesco Endoscopy AG Friedrich-Miescher-Straße 9 D-72076 Tübingen ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 09/09/2019 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 09/01/2020 hierzu Stellung und schränkte das Warenverzeichnis ein. Das Warenverzeichnis lautet nunmehr wie folgt:

Klasse 10 Apparate und Instrumente für die Endoskopie; Flexible und starre Endoskope für medizinische Zwecke; Endoskopaufsätze.

Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Das Zeichen ist nicht beschreibend. Es hat keinen hinreichend direkten oder konkreten Bezug zu den beanspruchten Waren, der es den angesprochenen Verkehrskreisen ermöglichen würde, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der Waren oder eines wesentlichen Merkmals zu erkennen.

Die beanspruchten Waren richten sich ausschließlich an den Fachverbraucher, also an ein gut informiertes, aufmerksames und verständiges Publikum mit besonderen Kenntnissen.

Das Zeichen „Twin Grasper“ hat keine lexikalische Bedeutung und keinen eigenständigen Bedeutungsgehalt; die Verbindung der Begriffe ist unüblich. Das Amt versteht unter dem Begriff „Twin Grasper“ einen „Greifer mit zwei korrespondierenden Elementen“. Die korrekte Übersetzung dieser Begriffskombination wäre jedoch „Grasper with two corresponding elements“.

Der Begriff „Grasper“ existiert im Englischen nicht. Collins Dictionary und Cambridge Dictionary zeigen zu diesem Wort keinen Treffer. Das Oxford English Dictionary kann nicht aufgerufen werden; dass der Begriff dort aufgeführt wird, wird bestritten.

Der Begriff „Twin“ hat eine Vielzahl von Bedeutungen, wie das Cambridge Dictionary zeigt.

Die beanspruchten Waren – technische Gebilde von höherer Komplexität – können mit dem Zeichen nicht assoziiert werden. Ein Endoskop ist ein Gerät, mit dem das Innere von Organismen oder von technischen Hohlräumen untersucht werden kann.

2. Das Zeichen ist unterscheidungskräftig.

Jede noch so geringe Unterscheidungskraft, ein Minimum an (konkreter) Unterscheidungskraft genügt. Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf die beanspruchten Waren und im Hinblick auf die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen.

Es genügt, „dass ein Zeichen nicht glatt beschreibend ist, um das Fehlen „jeglicher“ Unterscheidungskraft zu verneinen“.

Das Zeichen hat keinen hinreichend direkten und konkreten Bezug zu den beanspruchten Waren.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV

das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [UMV] fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erfasst insbesondere Marken, die es den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht ermöglichen, „bei einem späteren Erwerb, wenn ihre Erfahrung beim ersten Erwerb positiv war, die gleiche Wahl oder, wenn sie negativ war, eine andere Wahl zu treffen“ (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dies ist namentlich bei Zeichen der Fall, die bei der Vermarktung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen üblicherweise verwendet werden (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

1. Das Zeichen ist beschreibend.

Der englischsprachige Verbraucher, ein Fachmann in dem Bereich „Medizin(technik)“, würde das Zeichen verstehen als „Greifer mit zwei korrespondierenden Elementen“.

Es spielt – entgegen der Auffassung der Anmelderin – keine Rolle, ob der zusammengesetzte Begriff „twin grasper“ üblich ist oder für die relevanten Verkehrskreise zum üblichen Sprachgebrauch gehört. Denn eine Zurückweisung eines Zeichens wegen seines beschreibenden Charakters setzt nicht einmal voraus, dass es bereits tatsächlich für die angemeldeten Waren als beschreibend verwendet wird; es genügt, dass es zu diesem Zweck verwendet werden kann (10/03/2011, C 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 38). Daraus folgt nach der Rechtsprechung, dass eine Zurückweisung „nicht voraussetzt, dass das fragliche Zeichen der üblichen Art und Weise der Bezeichnung entspricht“ (10/03/2011, C 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 38; so ausdrücklich beispielsweise auch 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 75).

Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist es auch unerheblich, ob das Zeichen in seiner angemeldeten Form lexikalisch nachweisbar ist; Wörterbücher sind nicht so aufgebaut, dass alle möglichen Wortkombinationen aufgeführt werden (siehe aus jüngerer Zeit beispielsweise 22/11/2019, R 2486/2018-2, PRO COOL (fig.), § 37, 06/06/2019, R 344/2019-2, Polywrap (fig.), § 37; 20/02/2019, R 1887/2018-4, BIOTON, § 17). Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass beide Wörter, aus denen das Anmeldezeichen zusammengesetzt ist, in Wörterbüchern der englischen Sprache verzeichnet sind.

Soweit die Anmelderin vorträgt, das Wort ‚twin‘ habe mehrere Bedeutungen, ist dies unerheblich. Denn

„ein Wortzeichen [ist] bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet“ (12/02/2020, R 1695/2019-4, Yourbook, § 11; 24/09/2019, R 799/2019-2, eNote, § 12; siehe auch 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

„Außerdem ist ein Zeichen bereits dann als nicht eintragungsfähig zurückzuweisen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen bezüglich der angemeldeten Waren und Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft besitzt (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck, EU:T:2009:12, § 43).“ (30/08/2018, R 2487/2017-2, transparent pairing, § 27).

Soweit die Anmelderin behauptet, der Begriff „grasper“ existiere in der englischen Sprache nicht, vermag das Amt dies nicht nachzuvollziehen. Auch ohne auf das Oxford English Dictionary (welches diesen Begriff, wie im Beanstandungsbescheid dargelegt, definiert) zugreifen zu müssen, ist der Begriff in vielen frei zugänglichen Wörterbüchern der englischen Sprache verzeichnet, so beispielsweise in dem von der Anmelderin selbst konsultierten Wörterbuch Collins Dictionary (www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grasper , 25/03/2020; unter ‚derived forms‘ von ‚grasp‘), im Wörterbuch Lexiko (www.lexico.com/definition/grasper , 25/03/2020), im Wörterbuch Merriam-Webster (www.merriam-webster.com/dictionary/grasper , 25/03/2020; unter ‚other words‘).

In Verbindung mit den beanspruchten Waren (Apparate und Instrumente für die Endoskopie, flexible und starre Endoskope für medizinische Zwecke, Endoskopaufsätze) würde das Zeichen in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verbraucher – wie im Beanstandungsbescheid dargelegt – die Information vermitteln, dass die Waren mit einem Greifer mit zwei korrespondierenden Elementen ausgestattet sind (oder mit einem solchen ausgestattet werden können).

Gerade weil – wie die Anmelderin vorträgt – ein Endoskop ein Gerät ist, „mit dem das Innere von Organismen oder von technischen Hohlräumen untersucht werden kann“, erschließen sich – insbesondere einem Fachpublikum – die Zusammenhänge mit dem Anmeldezeichen unmittelbar und ohne weitere Überlegung. Ein Greifer mit zwei korrespondierenden Elementen kann mit einem Endoskop im medizinischen Bereich beispielsweise genutzt werden, um bei (minimal-invasiven) Operationen Gewebe oder medizinische Instrumente zu greifen und zu halten bzw. zu bewegen.

Somit beschreibt das Zeichen Merkmale (wie Art, Beschaffenheit bzw. Einsatzzweck) der betreffenden Waren.

Soweit die Anmelderin vorträgt, die Waren richteten sich ausschließlich an ein gut informiertes, aufmerksames und verständiges Publikum mit besonderen Kenntnissen, stellt das Amt fest, dass ein überdurchschnittlich aufmerksamer Verbraucher einen beschreibenden Informationsgehalt des Zeichens tendenziell sogar noch leichter erfassen würde als ein durchschnittlich aufmerksamer Verbraucher (siehe dazu beispielsweise 15/05/2018, T–860/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:265, § 27; 11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; im Hinblick auf Art. 7(1)(b) siehe nur 19/12/2019, R 1908/2019-5, Standard security, § 15).

2. Das Zeichen ist auch nicht unterscheidungskräftig.

Da das Zeichen eine eindeutige beschreibende Bedeutung hat, hat es keine Unterscheidungskraft und ist daher gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV zu beanstanden, da es nicht in der Lage ist, die Hauptfunktion einer Marke zu erfüllen, die darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Soweit die Anmelderin die Ansicht äußert, es genüge, „dass ein Zeichen nicht glatt beschreibend ist, um das Fehlen „jeglicher“ Unterscheidungskraft zu verneinen“, ist dies nicht zutreffend:

„Allein die Tatsache, dass ein Zeichen nicht beschreibend ist, verleiht dem Zeichen nicht automatisch Unterscheidungskraft (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).“ (08/07/2019, R 567/2019-2, Mach dein Leben bunter, § 15).

Nach der Rechtsprechung fehlt es beispielsweise an einer Unterscheidungskraft,

„wenn der semantische Gehalt des fraglichen Wortzeichens den Verbraucher auf ein Merkmal der Ware hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgebenden Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren wahrgenommen werden wird (...).“ (30.06.2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).

Dies ist hier der Fall. Das Zeichen würde von den maßgeblichen Verkehrskreisen als lediglich informativ wahrgenommen; wie oben dargelegt besteht ein klarer, konkreter und direkter Bezug des Zeichens zu den beanspruchten Waren. Die über das Zeichen vermittelte Information ist klar und insbesondere für ein Fachpublikum ohne geistige Anstrengung oder Interpretationsaufwand sofort verständlich. Das Zeichen selbst enthält keine überraschenden Elemente, weder grammatikalisch noch orthographisch. Über die rein informative Botschaft hinaus würden die maßgeblichen Verkehrskreise dem Zeichen keinen Hinweis auf die betriebliche Herkunft entnehmen können.

Soweit die Anmelderin vorträgt, ein „Mindestmaß an Unterscheidungskraft“ sei hinreichend, stellt das Amt fest, dass allein maßgeblich ist, ob der relevante Verbraucher die Herkunftsfunktion des angemeldeten Zeichens erkennt (siehe 31/05/2007, R 0098/2007-1,1A Gesund, § 29), was – wie dargelegt – nicht der Fall ist. Da dem Zeichen somit keine Unterscheidungskraft zukommt, bedarf es keiner Erörterung, ob ein geringes Maß an Unterscheidungskraft ausreichen könnte (19.9.2002, C-104/00, „Companyline“, EU:C:2002:506, § 20; 30.4.2015, T-707/13, „Be happy“, EU:T:2015:252, § 47; 11.6.2009, T-78/08, „Pinzette“, EU:T:2009:199, § 35).

Das Zeichen, für das Schutz beantragt wird, ist daher in seiner Gesamtheit beschreibend, hat keine Unterscheidungskraft und ist nicht in der Lage, die gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c und Artikel 7 Absatz 2 UMV beanstandeten Waren zu unterscheiden.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 18 109 905 für alle Waren der Anmeldung zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Thorsten Ickenroth