Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 01/04/2020

Dreiss Patentanwälte PartG mbB Friedrichstraße 6 D-70174 Stuttgart ALEMANIA

Anmeldenummer:	018113405
Ihr Zeichen:	45590008EU
Marke:	StrohimTank
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG Thura Mark 18 D-06780 Zörbig ALEMANIA

Mit Schreiben vom  03/10/2019 wurden Sie davon in Kenntnis gesetzt, dass die Eintragung Ihrer Anmeldung aufgrund des Vorliegens von absoluten Eintragungshindernissen nach Art. 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV nicht erfolgen kann.

Die Mitteilung über Eintragungshindernisse wurde im beiliegenden Schreiben begründet (Anlage).

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 27/11/2019 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

• Das Zeichen "StrohimTank" ist jedoch weder beschreibend noch fehlt ihm die erforderliche Unterscheidungskraft in Bezug auf die in Anspruch genommenen Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 42. Der Begriff "StrohimTank" hat im Ganzen keine klare und eindeutige Bedeutung, die auf eine fehlende Unterscheidungskraft hinweisen würde.

• Die Markenanmelderin ist u.a. in der Tat im Bereich der Herstellung und des Vertriebs von Biomethan tätig. Als einziges Unternehmen in der EU, wenn nicht sogar weltweit, hat die

Anmelderin eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, die Verwendung von Landwirtschaftlichen Reststoffen für die Herstellung von Biomethan nutzbar zu machen.

• Damit besteht jedoch kein hinreichend klarer Zusammenhang zwischen der Wortfolge "StrohimTank" und dem Endprodukt der Markenanmelderin, also dem Biomethan, welches an der Tanksäule in Form von Erdgas als Kraftstoff bezogen wird und schon gar nicht zu den Dienstleistungen, die die Anmelderin für ihre Marke vorliegend in Anspruch genommen hat.

• Selbst wenn die Wortfolge "StrohimTank" als Werbeslogan qualifiziert werden würde – das angemeldete Zeichen nicht unmittelbar beschreibend für die in Rede stehenden Dienstleistungen ist und auch nicht ein einer gewöhnlichen Werbemitteilung besteht, sondern vielmehr einen gewissen Denkprozess anstößt und damit einen Interpretationsaufwand erfordert (vgl. EuGH, C-398/08, 21.01.2010 – Vorsprung durch Technik, Nr. 57-59). Das Zeichen weist somit eine gewisse Originalität und Prägnanz auf, welches es zu einer leicht merkfähigen Wortfolge macht, was letztlich für die Unterscheidungskraft des Zeichens spricht.

• Unter Berücksichtigung der obigen Darlegungen wird daher um baldige Veröffentlichung der angemeldeten Marke gebeten.

Entscheidung

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Zulässigkeit des (abschließenden) Antrags auf Eintragung der Marke

Der Antrag auf Eintragung der Markenanmeldung ist im gegenwärtigen Verfahrensstadium unzulässig, da diese nicht ohne vorhergehende Veröffentlichung der Anmeldung gem. Artikel 44 UMV mit Gelegenheit zum Widerspruch (Artikel 46 UMV) erfolgen kann. Er wird vom Amt so interpretiert, dass die Zulassung zur Veröffentlichung der Anmeldung beantragt wird.

Verfahrensgegenständliche Dienstleistungen

Klasse 35: Erteilung von Auskünften [Information] und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten [Verbraucherberatung]; Verbraucherberatung und Verbraucherforschung auf dem Gebiet der Energie, der Ökologie und des Verkehrs sowie Durchführung von Analysen zum Verbraucherverhalten zu diesen Themen; Marktforschung; Erteilung von Auskünften und Beratung für Verbraucher bei der Auswahl von Produkten und Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung sowie Beratung zur Verkaufsförderung und betriebswirtschaftliche Beratung; Betriebswirtschaftliche Analyse-, Recherche- und Informationsdienstleistungen; Verteilung von Werbe-, Marketing- und verkaufsfördernden Materialien; Beratungs- und Assistenzdienste im Bereich Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Über Blogs bereitgestellte Werbe- und Marketingdienstleistungen; Blogger-Outreach-Dienste; Dienstleistungen des Einzelhandels und des Großhandels, auch über das Internet, in den Bereichen chemische Erzeugnisse, Brennstoffe und Treibstoffe, insbesondere Gase sowie Waren des Gesundheitssektors, Maschinen, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör und landwirtschaftliche Erzeugnisse.

Klasse 41: Verlags- und Berichtswesen; Veröffentlichungsdienstleistungen; Herausgabe sowie Bereitstellen von elektronischen Veröffentlichungen; Erteilen von Auskünften in Bezug auf Veröffentlichungen; Verfassen von Texten für Blogs, insbesondere auf dem Gebiet der Energie, der Ökologie und des Verkehrs; Zurverfügungstellen von Informationen mittels elektronischer Medien, insbesondere in Bezug auf Themen der Energiewirtschaft, der Ökologie und des Verkehrs; Dienstleistungen einer elektronischen Bibliothek für die Bereitstellung elektronischer Informationen [einschließlich Archivinformationen] in Form von Text-, Ton- und/oder Videoinformationen, insbesondere in Bezug auf Themen der Energiewirtschaft, der Ökologie und des Verkehrs; Durchführung von Schulungen, Weiterbildungen und Kursen, insbesondere auf dem Gebiet der Energiewirtschaft, der Ökologie und des Verkehrs; Organisation und Durchführung von Konferenzen, Ausstellungen und Wettbewerben.

Klasse 42: Bereitstellung von Informationen zu Forschung und technischer Projektplanung in Bezug auf den Gebrauch von natürlicher Energie; Ingenieurleistungen in der Energietechnologie, Beratungsdienste bezüglich des Energieeinsatzes, Forschung im Bereich Energie, Überprüfung der effizienten Nutzung von Energie, Fachliche Beratung bezüglich der Energieeinsparung; Dienstleistungen eines Architekten, Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben für die Energiewirtschaft sowie diesbezügliche Konstruktionsplanung; Dienstleistungen eines Chemikers, Durchführung chemischer Analysen, Dienstleistungen von chemischen Labors; Dienstleistungen eines Physikers, physikalische Forschungen, technische Beratung, technische Projektplanungen, Dienstleistungen eines technischen Mess- und Prüflabors, Durchführung von technischen Tests, Werkstoffprüfung, Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen im Bereich der Biokraftstoffproduktion, Biogaserzeugung, Bioethanolerzeugung, Abwasserbehandlung, Ermittlung von Emissionen und Schadstoffkonzentrationen; naturwissenschaftliche Dienstleistungen, Umweltschutzforschung, Umweltverträglichkeitsprüfungen, wissenschaftliche Forschung, Materialprüfung.

Angesprochene Verkehrskreise

Die Unterscheidungskraft einer Marke ist „zum einen im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen […], für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen“ (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18).

Die Aufmerksamkeit des angesprochenen Verbrauchers hängt von der Art der Waren oder Dienstleistungen ab und ist im Fall von professionellen Abnehmern normalerweise höher als im Fall von Durchschnittsverbrauchern. Hier richten sich die Dienstleistungen an professionelle Abnehmer. Sowohl die Aufmerksamkeit als auch die Fachkenntnisse dieser Verbraucher werden erhöht sein.

Der Umstand, dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise hier fachlich spezialisiert sein mag und deren Aufmerksamkeitsgrad naturgemäß höher ist, kann im Übrigen keine entscheidenden Auswirkungen auf die rechtlichen Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens haben. Wie vom Gerichtshof erklärt, „folgt hieraus nicht zwangsläufig, dass eine geringere Unterscheidungskraft des Zeichens ausreicht, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise fachlich spezialisiert sind“ (Urteil vom 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 48).

Gemäß Artikel 7 Absatz 2 UMV ist ein Zeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es im Hinblick auf nur einen Teil der Europäischen Union schutzunfähig ist. Da es sich bei der angemeldeten Marke um einen Ausdruck handelt, der der deutschen Sprache entstammt, ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit primär auf das deutschsprachige Publikum der Europäischen Union abzustellen.

Die Anmeldung lautet: „StrohimTank“.

Die Anmeldung wurde gem. Art. 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV beanstandet. Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH, Urteil vom 21. Oktober 2004 in der Rechtssache C-64/02 P, „Das Prinzip der Bequemlichkeit“, ECLI:EU:C:2004:645, Rdn. 33, EuGH, Urteil vom 7. Oktober 2004 in der Rechtssache C-136/02 P, „Maglite“, ECLI:EU:C:2004:592, Rdn. 29.

In der Beanstandung vom 03/10/2019 führte das Amt aus: „Das Fehlen der Unterscheidungskraft kann bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt des fraglichen Wortzeichens den Verbraucher auf ein Merkmal der Waren oder Dienstleistungen hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgebenden Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen wahrgenommen werden wird (Urteil vom 30.6.2004, T 281/02, „Mehr für Ihr Geld“, Randnummer 31). Die Anmelderin übersieht, dass das Amt in seiner Beanstandung gar nicht angeführt hat, dass das Zeichen beschreibend sei.

Die Prüferin sieht vorliegend drei Worte, welche zu einem sinnvollen Satz verknüpft worden sind. Darüber hinaus sind auch die Gegebenheiten in der Werbebranche mit zu berücksichtigen. In etwas anderen Worten hat dies die Zweite Beschwerdekammer zum Ausdruck gebracht (Übersetzung der Prüferin):

"Oft sind auf Erzeugnissen oder ihrer Verpackung aufgedruckte Werbebotschaften nicht in gewöhnlicher, grammatisch richtiger Prosa geschrieben. Der Platz ist begrenzt, so dass Botschaften notwendigerweise wortkarg sind. Kurze, ausdrucksstarke Botschaften gewinnen in jedem Fall eher die Aufmerksamkeit der Verbraucher, die nicht die Zeit oder die Neigung haben, lange Texte zu lesen. Die Übertreibung ist weit verbreitet, der Verbraucher erwartet nicht weniger. Loser Satzbau ist überall. Klangliche Fehlschreibungen sind an der Tagesordnung, zumindest in der englischsprachigen Welt“.

(R 118/2003-2 - WHITENING M ULTI-ACTION, Randnummer 14, vom 22. Juni 2004).

Auch in der deutschen Werbesprache sind diese beschriebenen Tendenzen gegeben.

Was das Vorbringen angeht, wonach sich die Bedeutung der angemeldeten Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht unmittelbar erschließe, sondern mehrerer gedanklicher Schritte erfordere, ist im Gegenteil festzustellen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Werbebedeutung der angemeldeten Marke klar und unmittelbar verstehen. Da die maßgeblichen Verkehrskreise nämlich einem Zeichen, das ihnen nicht auf Anhieb eine für ihren Erwerbswunsch relevante Herkunfts- und/oder Bestimmungsangabe, sondern ausschließlich eine Werbeaussage vermittelt, nur wenig Aufmerksamkeit entgegenbringen, werden sie sich weder damit aufhalten, den verschiedenen denkbaren Funktionen des fraglichen Zeichens nachzugehen, noch, sich dieses als Marke einzuprägen. Demnach werden die maßgeblichen Verkehrskreise das fragliche Zeichen wegen seines eigentlichen beschreibenden Aussagegehalts wahrnehmen. Daher werden sie in Anbetracht der betreffenden Dienstleistungen das Wortzeichen ohne umfangreiche Überlegungen und ohne besonderen Interpretationsaufwand als anpreisende oder werbende Aussage auffassen (vgl. in diesem Sinne Urteil Inspired by efficiency, oben in Rn. 19 angeführt, EU:T:2013:303, Rn. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Die Anmeldung ist daher weder unscharf noch ungenau, sondern für einen Teil der angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich um versierte Fachkreise mit besonderen Kenntnissen handelt, klar im vom Amt dargelegten Sinne verständlich. Ferner wird der Verkehr Zeichen nicht auf die Grammatik hin überprüfen (Urteile des Gerichts in den Rechtssachen T-112/03 vom 16. März 2005, „FLEXI AIR/FLEX“, Rdnr. 76 sowie T-0714/13 vom 08. September 2015, „MIGHTY BRIGHT“, Rdnr. 19.

Wie im Beanstandungsschreiben aufgeführt, setzt sich die angemeldete Marke „StrohimTank“ aus deutschen Wörtern zusammen, was eine feststehende Redewendung ist und in der Verfahrenssprache als „Stroh als Alternative zum Erdöl; Biomethan als saubere Alternative zum Benzin; Biomethan als Treibstoff“ verstanden werden kann.

„StrohimTank“ wird als eine verkaufsfördernde, lobende Aussage wahrgenommen, die zum Zweck hat, die positiven Eigenschaften der Dienstleistungen hervorzuheben, nämlich, dass sie umweltfreundlich sind da Methan sauberer als Benzin verbrennt. Es handelt sich um eine kostengünstige, klimaschonende und alltagstaugliche Alternative zu fossilem Benzin und Diesel.  Bei Biomethan wird nur die Menge Kohlendioxid freigesetzt, die vorher durch die Pflanze gebunden wurde, die Kohlendioxid-, Kohlenmonoxid- und Stickstoffemissionen sind dadurch geringer. Die Dienstleistungen in der Klasse 35 (im Wesentlichen Informationen und Beratung), können die Herstellung von regenerativen Flüssigbrennstoffen beratend und informierend unterstützen. Der Ausdruck in seiner Gesamtheit macht den Verbrauchern unmittelbar deutlich, dass die restlichen Dienstleistungen der Klasse 35 Werbung, Marketing und Verkaufsförderung das Zeichen öffentlichkeitswirksam machen. Im vorliegenden Fall würde das angemeldete Zeichen in Verbindung mit den Dienstleistungen in der Klasse 41 die Information vermitteln, dass diese Dienstleistungen mit der Erzeugung  von synthetische Kraftstoffe aus land- und forstwirtschaftlichen Reststoffen in Verbindung stehen, dass die Verwandlung von Stroh in regenerative flüssige Kraft- und Brennstoffe Inhalt dieser Dienstleistungen ist. So können Angebote im Bereich Ausbildung als Thema und Fachrichtung die Gasproduktion durch die Verwendung von ausschließlich Pflanzenreste – hauptsächlich Stroh –haben, die Veranstaltungen können z. Bsp. speziell zum Thema angeboten werden und Publikationen, in Druck- oder elektronischen Form können Stroh als Alternative zum Erdöl als Inhalt haben. Im Falle der Dienstleistungen in der Klasse 42 würde das angemeldete Zeichen den angesprochenen Verbraucher die Information vermitteln, dass diese Dienstleistungen mit der Förderung von alternativen, nachhaltigen Kraftstoffen in Verbindung stehen.

Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-398/08P vom 21. Januar 2010,„Vorsprung durch Technik“.

Die Anmelderin suggeriert, dass auf der Grundlage dieses Urteils die Wortfolgeschutzfähig sei. Diese Beurteilung geht bereits deswegen fehl, weil die Ausgangslage eine ganz andere ist. Der Gerichtshof hat nämlich seine Beurteilung in dem Urteil darauf gestützt, dass es sich um einen „berühmten Slogan“ handele, mit dem Audi seit Jahren den Verkauf seiner Autos fördert. Ferner führt er in Rdnr. 53 aus: „Er wurde im Jahr 2001 auf der Grundlage des Beweises, dass dieser Werbespruch im deutschen Sprachgebiet sehr bekannt ist, für Waren der Klasse 12 als Gemeinschaftsmarke eingetragen“. Die Anmelderin hat nicht vorgetragen, seit wann die Wortfolge benutzt wird und daher im deutschen Sprachgebiet sehr bekannt ist (eine Erlangung der Unterscheidungskraft durch Benutzung wurde nicht geltend gemacht). Daher können bereits die dort aufgestellten Grundsätze, unter denen das Urteil erging, vorliegend nicht herangezogen werden (vgl. auch Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-126/12 vom 06. Juni 2013, „Inspired by efficiency“. Rdnr. 43). Im Übrigen wird das Urteil auch von der Anwaltschaft eher zurückhaltend und als Einzelfallentscheidung angesehen. So heißt es in GRUR-Prax 2010, 297876, Heft 4, auf Seite 80 unter „Praxishinweis“, dass die Argumentation des EuGH „eher gegen eine ursprüngliche und für eine infolge Benutzung erlangte Kennzeichnungskraft spricht“. Es wird ferner die Frage aufgeworfen, „ob diese Argumentation auf vergleichbare Slogans übertragbar ist“. Im zu beurteilenden Fall kann eine Übertragung des Urteils aus den bereits dargelegten Gründen nicht „eins zu eins“ erfolgen; auch insoweit kann daher keine Schutzfähigkeit begründet werden.

Schließlich kann das Fehlen der Unterscheidungskraft bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt der fraglichen Marke den Verbraucher auf ein Merkmal der Dienstleistungen hinweist, „das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren wahrgenommen werden wird“ (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL / Premium L, EU:T:2013:24; 03/01/2018, R 951/2017-5, NEOliquid, § 15; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).

Es trifft zu, dass nicht unbedingt ein Phantasieüberschuss vorhanden sein muss, um ein Zeichen als markenfähig einzustufen. Bei Vorliegen eines Phantasieüberschusses wäre jedenfalls eine Marke gegeben. Die Anmeldung ist in Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen banal. Die Gesamtkombination „StrohimTank“ bleibt nämlich im Bereich des Alltäglichen und Banalen und ist daher auch nicht originell oder prägnant. Es stimmt zwar, dass die Anmeldung weniger bestimmt als andere Werbesprüche sein mag, doch dies macht sie nicht schutzfähig, da die Aussage durch ihre Alltäglichkeit auf viele Anbieter von Waren und Dienstleistungen zutreffen kann und daher ohne ständige Schulung durch die Abnehmer nicht einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werden wird.

Es sei angemerkt, dass die Aussage der Anmeldung eben sehr allgemein ist und in dieser Allgemeinheit auf jegliche angemeldete Dienstleistung zutrifft. Sie ist mit vielen anderen vom Gericht zurückgewiesenen Werbesprüchen vergleichbar wie etwa T- 281/02 „MEHR FÜR IHR GELD“ vom 30. Juni 2004 oder zum Beispiel:

Es ist nicht unbedingt leicht eine Trennlinie zu treffen, wo die Unterscheidungskraft aufhört und ein unterscheidungskräftiges Zeichen anfängt, jedenfalls aber gibt es vorliegend keine Indizien, die auf ein unterscheidungskräftiges Zeichen schließen ließen wie etwa auffallende oder überraschende Elemente, Reim, eine ungewöhnliche Wortstellung, einen altertümlich anmutenden Ausdruck oder andere Umstände des Einzelfalles.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, das Zeichen würde einen Denkprozess auslösen. Dies muss nicht der Fall sein. Das Zeichen kann als etwas überspitze Werbung aufgefasst werden und ergibt so den Satz „StrohimTank“.

Dem Zeichen fehlt es auf Grund der Ausführungen das erforderlichen Mindestmaß an Unterscheidungskraft für alle zurückgewiesenen Dienstleistungen.

Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 UMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Union vor, nämlich in den Teilen, in denen die deutsche Sprache gesprochen und verstanden wird.

Ergebnis

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) und Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 18 113 405 für alle Dienstleistungen der Anmeldung zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Julia TESCH