Weigering van de aanvraag voor een merk van de Europese Unie

(artikel 7 en artikel 42, lid 2 UMV)

Alicante, 19/03/2020

MERK ECHT B.V.

Postbus 1022

NL-4801 BA Breda

NEDERLAND

Aanvraagnr.:	018117621
Uw kenmerk:	RE-190829-20315
Benaming van het merk:
Merksoort:	Beeldmerk
Aanvrager:	ControlSolutions International B.V. Beechavenue 54 NL-1119 PW Schiphol-Rijk NEDERLAND

Het Bureau heeft op 15 oktober 2019 ingevolge artikel 7, lid 1, onder b) en c), UMV en artikel 7, lid 2, UMV bedenkingen geuit, aangezien het heeft vastgesteld dat het aangevraagde handelsmerk beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft, en wel om de redenen die in bijgevoegde brief zijn uiteengezet en een integraal onderdeel vormt van deze beslissing.

Na het toekennen van een uitstel van termijn heeft de aanvrager op 17 februari 2020 zijn opmerkingen ingediend, die als volgt kunnen worden samengevat:

• Het teken zal eerder worden gezien als het “beheersen van oplossingen”, wat gelet op de specifieke diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd een uniekere combinatie betreft.

• Door de samenvoeging van de elementen CONTROL en SOLUTIONS wordt er een nieuw woord gevormd dat door het relevante publiek niet direct als beschrijvend (voor de diensten waarvoor teken wordt aangevraagd) wordt ervaren en niet gezien mag worden als een loutere som der delen. Het teken ‘ControlSolutions’ is kortom het resultaat van een hoogst ongebruikelijke samenvoeging van twee woordelementen.

• Het teken ‘ControlSolutions’ is in de Engelse taal een zogenaamd neologisme, en daarmee kan het teken de test van voldoende onderscheidend vermogen volstaan.

• De deposant verzoekt het Bureau om de voorlopige weigering in te trekken en dit merk voor de volledige classificatie te aanvaarden.

Ingevolge artikel 94 UMV is het de taak van het Bureau om een beslissing te nemen op basis van redenen of gronden waartegen de aanvrager verweer heeft kunnen voeren.

Na ruime overweging van de argumenten van de aanvrager heeft het Bureau besloten zijn bedenkingen te handhaven.

Op grond van artikel 7, lid 1, sub b, UMV kunnen ‘merken die elk onderscheidend vermogen missen’ niet worden ingeschreven.

Het is vaste rechtspraak dat de in artikel 7, lid 1, UMV vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen. Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat in aanmerking wordt genomen, moet andere overwegingen weerspiegelen naargelang van de betrokken weigeringsgrond (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Onder artikel 7, lid 1, sub b, UMV vallen met name die merken die het relevante publiek niet in staat stellen om bij een latere aankoop van de betreffende goederen of diensten de aankoopkeuze te herhalen, indien de ervaring positief was, of in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze te maken (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dit is inter alia het geval met tekens die gewoonlijk voor het op de markt brengen van de betrokken waren of diensten worden gebruikt (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

De inschrijving ‘van een merk bestaande uit tekens of benamingen die reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, zijn, is als zodanig echter niet uitgesloten wegens dat gebruik’ (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). ‘Voorts behoren op slogans geen strengere criteria te worden toegepast dan op andere soorten tekens’ (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Hoewel de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen hetzelfde zijn voor de verschillende categorieën merken, kan bij de toepassing van deze criteria blijken dat de perceptie van het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is bij elk van die categorieën, en dat het voor bepaalde categorieën merken dus moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

Bovendien is het eveneens vaste rechtspraak dat de wijze waarop het relevante publiek een merk opvat, afhangt van het aandachtsniveau van de persoon in kwestie, dat kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; en 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Als een teken, zoals een slogan of een promotionele kreet, andere functies vervult dan die van een merk in de klassieke betekenis van het woord, heeft dit teken ‘slechts onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, UMV wanneer het dadelijk kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, zodat het relevante publiek de waren of diensten van de merkhouder zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst’ (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; en 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

De aanvraagster verzoekt inschrijving van het teken voor de navolgende diensten in

Klasse 35: ‘Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; commercieel-zakelijke assistentie, commercieel-zakelijk beheer; controle van de boekhouding; boekhouding en accountancy; zakelijke analyse van bedrijven (auditing); advertentiebemiddeling; uitgeven van reclamedrukwerken; verspreiding van reclamemateriaal; promotionele activiteiten; publiciteit; bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfsadministratieve advisering; zakelijk projectmanagement; commerciële bemiddelingsdiensten; zakelijke bemiddeling en advisering op het gebied van het aan- en verkopen van producten en het afnemen en leveren van diensten; presentatie van goederen en diensten; commercieel-zakelijke advisering inzake e-commerce; zakelijke strategiediensten; optimalisatie van zoekmachines en website-verkeer; verkoopbeheer; marketing; marktbewerking, marktonderzoek en marktanalyse; commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende de in klasse 9 opgenomen waren, promotiemateriaal en merchandisingartikelen; organisatie van evenementen voor publicitaire en/of commerciële doeleinden; computerondersteund administratief voorraadbeheer; handelsinformatie; verzamelen, systematiseren, beheren, verwerken en analyseren van gegevens; opstellen van zakelijke en commerciële rapporten; verschaffen van statistische informatie met betrekking tot zaken; statistische analyse- en rapportagediensten voor zakelijke doeleinden; uitvoeren van onlineonderzoeken op het gebied van beheer van commerciële zaken; verzamelen van handelsstatistieken; opiniepeilingen; samenstellen en beheren van gegevensbestanden; ter beschikking stellen, uitzenden en detacheren van personeel, waaronder IT- en ICT-specialisten; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.’,

Klasse 42: Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen, ontwikkelen, updaten, implementeren en ter beschikking stellen van software, softwarepakketten, softwareapplicaties, mobiele applicaties en webapplicatie, telecommunicatie (netwerken) en telecommunicatieapparatuur; ontwerpen, ontwikkelen, updaten, implementeren en ter beschikking stellen van software, softwarepakketten, software applicaties, mobiele applicaties en web applicaties op het gebied van informatiebeveiliging, databeveiliging en databescherming en voor (beveiligde) toegang tot databanken; datacodering; ontwerpen van gegevensverwerkende systemen; platform als een dienst (PaaS); infrastructuur als een dienst (IaaS); software als een dienst (SaaS); cloud computing; gegevensopslag; ontwerpen, ontwikkelen en updaten van computersystemen, computernetwerken en computers; automatiseringsdiensten; IT en ICT-diensten; ingenieursdiensten; engineering op het gebied van telecommunicatie; testen, authenticatie en kwaliteitscontroles; certificering; wetenschappelijke risicobeoordeling; diensten van IT- en ICT-specialisten; ontwerpen, ontwikkelen, programmeren, implementeren, onderhouden, beheren en hosten van websites; diensten voor het testen van de capaciteit en de bruikbaarheid van websites; hosting van e-commerceplatforms op internet; hostingdiensten; datamining; elektronische opslag van gegevens, bestanden en documenten; coderen, decoderen en authenticatie van gegevens; IT-beveiliging, -bescherming en -bewaking; IT en ICT-beveiligingsassessments; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet’.

Klasse 45: ‘Juridische diensten; veiligheidsdiensten voor de bescherming van goederen en personen; diensten op het gebied van veiligheid; informatiediensten met betrekking tot veiligheid; dienstverlening op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en van privacygevoelige informatie; het uitvoeren van privacy impact assesments; advisering op het gebied van consumentenrecht en privacy recht; advisering inzake regelgeving, waaronder met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie; analyse van normen en praktijken om de naleving van wet- en regelgeving te verzekeren; advisering, voorlichting en informatie inzake voornoemde diensten; voornoemde diensten tevens via elektronische netwerken, zoals internet.’

De betwiste diensten zijn gericht op professionelen in de commerciële en IT c.q. technische en veiligheidssector (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442). Het aandachtsniveau van de relevante consumenten zal dan ook variëren van ‘meer dan gemiddeld’ tot hoog.

Echter, voor zover de diensten gericht zijn op een professioneel publiek met een meer dan gemiddelde oplettendheid en kennis van zaken impliceert dit niet automatisch dat een teken minder gemakkelijk door die consument zal worden opgevat als beschrijvend. Integendeel, het vergt minder intellectuele inspanning van de oplettende consument om een beschrijvende boodschap van een merk te zien. (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Verder zijn termen die doorgaans niet direct begrepen worden door het algemeen publiek wel duidelijk beschrijvend voor het relevante professionele publiek. Zeker als het teken is samengesteld uit begrippen die gebruikelijk zijn in het vakgebied van het professionele publiek, in dit geval de technische en commerciële sector. (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, §§ 27, 28).

Dit overwegende, komt het Bureau tot de conclusie dat er geen reden is aan te nemen dat een grotere oplettendheid van een deel van het publiek een bepalende factor is bij het vaststellen dat dit merk daardoor niet-beschrijvend of onderscheidend is.

Aangezien het teken bestaat uit betekenisvolle woorden in het Engels, is het relevante publiek in ieder geval het Engelssprekende publiek in de Europese Unie, dat bestaat uit het publiek in de EU-Lidstaten met Engels als officiële taal, namelijk Ierland, Malta en het Verenigd Koninkrijk.

Daarenboven kan het worden aangenomen dat het teken een betekenis heeft, niet alleen voor het publiek wiens moedertaal Engels is, maar ook voor diegenen die een voldoende kennis van het Engels hebben. Een algemeen bekende kennis van het Engels in de Scandinavische landen, Nederland en Finland is een bekend feit. Dit geldt ook voor Cyprus (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50).

Derhalve kan ervan worden uitgegaan dat het relevante publiek bestaat uit een aanzienlijk deel van het publiek in het Europese Unie.

Het ingediende merk wordt gevormd door de woordcombinatie ‘ControlSolutions’ bestaande uit de woorden ‘control’ gevolgd door ‘solutions’. De volgende woordenboek verklaringen zijn gevonden:

Control

The ability to manage a machine, vehicle, or other moving object. A means of limiting or regulating something; Maintain influence or authority over. (In het Nederlands: het vermogen om een machine, voertuig of ander bewegend object te bedienen; een vermogen om iets te beperken of te reguleren; invloed of beheersing uitoefenen).

Solution

A means of solving a problem or dealing with a difficult situation. (In het Nederlands: een vermogen om een probleem op te lossen of het beheersen van een moeilijke omstandigheid).

Bron: Oxford English Dictionary, 18/03/2020, https://www.lexico.com/en/

De deposant geeft in haar verweer aan dat het Bureau heeft gesteld dat het teken ‘ControlSolutions’ zal worden opgevat als: “oplossingen voor het besturen en/of controleren”. Het teken zal eerder worden gezien als het “beheersen van oplossingen”, wat gelet op de specifieke diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd en uniekere combinatie betreft.

De term geeft aan dat de diensten, welke diensten dan ook, kunnen leiden tot het beheersen van oplossingen of dat het oplossingen biedt voor het besturen en controleren. Ook al geeft de term ‘ControlSolutions’ niet exact de aard van de diensten aan, dan nog dient te worden opgemerkt dat in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, UMV het voor het relevante publiek niet nodig is om exact te weten hoe de aangevraagde waren en diensten functioneren. Dus zelfs als het relevante publiek niet in staat is de details te weten hoe deze diensten ‘nauwkeurig’ zijn en hoe zij de functionaliteit versterken, zal de doorslaggevende factor zijn dat het publiek een verwijzing ziet naar de bijzondere eigenschappen van goederen en diensten dat het daardoor geen verwijzing is naar een specifieke ondernemer. (25/10/2012, R 56/2012-4, MATRIX ENERGETICS, § 15).

De combinatie van de termen Control en Solutions volgt de gangbare Engelse grammaticale regels. Het eenvoudigweg combineren van twee woorden aan elkaar geschreven levert niet een kenmerk op dat tegen de regels van de grammatica ingaat of dat op een andere manier opmerkelijk of onderscheidend zou zijn. (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).

Het Bureau benadrukt dat het registratie van het teken niet geweigerd is omdat het een slogan betreft maar omdat het hier gaat om een banale slogan met een duidelijke en eenduidige aanprijzende boodschap. Noch kan worden beweerd dat de uitspraken van het Hof inzake ‘Vorsprung durch Technik’ radicale veranderingen teweeg heeft gebracht in de jurisprudentie inzake bepaalde vraagstukken over uitdrukkingen die dienen als promotionele mededelingen. Ook al worden bepaalde vraagstukken betreffende de toelaatbaarheid van slogans als handelsmerken hier opgehelderd, dan nog kan en mag het niet worden opgevat als een suggestie dat een, om het even welke, promotionele boodschap, hoe banaal en beschrijvend dan ook, kan worden ingeschreven als een handelsmerk.

Bovendien hechtte het Hof in de zaak ‘Vorsprung durch Technik’ belang aan de bevinding dat die slogan een algemene bekendheid had verkregen vanwege het gebruik ervan door de aanvrager gedurende vele jaren. (21/01/2010, C-398/08 P, ‘Vorsprung durch Technik’, par. 59).

Wat betreft de bredere wijze waarop de aangevraagde diensten zijn geformuleerd, geldt het algemene principe dat het voldoende is voor de weigering van deze veelomvattende term dat het teken beschrijvend is voor bepaalde waren of diensten die binnen deze bredere term vallen zonder dat er een globale beoordeling per categorie plaatsvindt. Er is namelijk geen grond op basis waarvan het Bureau deze term zou moeten splitsen of categoriseren (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317, § 74; 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).

Wat de beeldelementen van het aangevraagde merk betreft, dient te worden opgemerkt dat de beweringen van verzoekster dat de combinatie van het element ‘ControlSolutions’ en de duidelijke kleurkeuze het merk onderscheid van andere tekens, niet overtuigen. Anders dan verzoekster betoogt, hebben de gebruikte kleuren en vormen, hun presentatie, de gebruikte lettertypes, in hun geheel genomen, helemaal geen verrassingseffect tot gevolg, noch een mentaal proces dat van dien aard is dat het de aangevraagde merken onderscheidend vermogen kan verlenen. Deze beeldelementen leiden het relevante publiek niet af van de zuiver verkoopbevorderende en publicitaire boodschap die door de aangevraagde merken wordt overgebracht

Om de hierboven uiteengezette redenen en ingevolge artikel 7, lid 1, onder b) UMV en artikel 7, lid 2, UMV wordt de aanvraag van merk van de Europese Unie nr. 018117621 hierbij verworpen voor alle diensten.

Uit hoofde van artikel 67 UMV hebt u het recht tegen dit besluit in beroep te gaan. Krachtens artikel 68 UMV moet het beroep binnen twee maanden na de dag waarop deze beslissing is meegedeeld schriftelijk bij het Bureau worden ingesteld. Het wordt ingesteld in de procestaal van de bestreden beslissing. Een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet binnen vier maanden na diezelfde datum worden ingediend. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks van 720 EUR is betaald.

Steven STAM