Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea

(artículo 7 y el artículo 42, apartado 2, del RMUE)

Alicante, 25/06/2020

Ismael Igartua Irizar GALBAIAN Intellectual Property. Garaia Parke Teknologikoa, Goiru kalea 1 E-20500 Arrasate- Mondragón (Gipuzkoa) ESPAÑA

Nº de solicitud:	018191300
Referencia:	M20_11_GS109_Exp229
Marca:	COLORES DE OTOÑO
Tipo de marca:	Marca denominativa
Solicitante:	COLORES DE OTOÑO, S.L. Iribar nº 6 nave C5 E-20018 Donostia - San Sebastián ESPAÑA

La Oficina objetó el 18/02/2020 en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 08/04/2020, y después de ser cuestionado por la Oficina, confirmó el 01/06/2020 que no invoca que la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo por el uso de la misma en el mercado relevante. Las alegaciones presentadas pueden resumirse del siguiente modo:

1. El solicitante mantiene que el signo ‘COLORES DE OTOÑO’ tiene suficiente distintividad intrínseca para cumplir la función esencial de toda marca, que es la de indicar el origen comercial de los productos y/o servicios que designa. Se fundamenta en los siguientes argumentos:

1. El solicitante indica que la Oficina ha errado al indicar que la marca solicitada es un ‘eslogan’, conforme a la definición establecida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y la práctica decisoria de la Oficina, puesto que no indica característica alguna de los productos que designa relativa a su valor de mercado. Por otra parte, el solicitante mantiene que, aún en el supuesto que pudiera considerarse como un eslogan, no obstante la marca solicitada resulta apta para indicar el origen comercial de los productos objetados, para lo cual se apoya en la jurisprudencia que establece que una fórmula promocional no excluye per se su carácter distintivo como marca, pudiendo desempeñar ambas funciones a la vez.

2. El solicitante mantiene que el signo ‘COLORES DE OTOÑO’ no indica al consumidor relevante cuáles pueden ser los productos que designa, exigiendo a los consumidores un esfuerzo mental interpretativo para discernir cuál puede ser su significado en relación con los productos solicitados, ya que la expresión ‘COLORES DE OTOÑO’ puede utilizarse en muchos sectores distintos a los de la moda, la bisutería y los complementos, como por ejemplo, la decoración.

3. El solicitante considera que el mensaje implícito transmitido por la expresión ‘COLORES DE OTOÑO’ es vago y sugestivo, y por consiguiente, que la marca solicitada resulta apta para ser registrada por la Oficina, toda vez que no describe directa e inmediatamente los productos solicitados ni alguna de sus características. El solicitante argumenta que la marca simplemente alude a diversas posibles interpretaciones, por ejemplo, evocando la época otoñal, la caída de hojas de los árboles, el comienzo del frío, cierta melancolía, etc. El solicitante señala algunos ejemplos de marcas sugestivas registradas por la Oficina, entre ellas, dos cuyo registro se permitió a raíz de decisiones de las Salas de Recurso de la EUIPO: 14/06/2002, R 352/2001-3, ‘SUPERMERCADO FINANCIERO’ para la clase 36, y 23/01/2001, R 342/2000-1, ‘INFOVIEW’, para la clase 9.

2. La marca solicitada es utilizada por el solicitante en España y en la UE desde el 1 de enero de 2000, fecha de la constitución social de la empresa solicitante ‘COLORES DE OTOÑO, S.L.’. Dicho uso se extiende a la página web de la empresa con el mismo nombre, ‘www.coloresdeotono.com’, página que fue registrada como dominio de Internet el 26 de marzo de 2004.

Por otra parte, el solicitante sostiene que la denominación ‘COLORES DE OTOÑO’ no se utiliza comúnmente como marca en el mercado relevante, a diferencia del uso diferenciador de la misma que sí realiza el solicitante. Asimismo, sostiene que la evidencia de uso del signo ‘COLORES DE OTOÑO’ indicada en la comunicación de la Oficina no demuestra que dicha expresión se utilice habitualmente en el mercado pertinente para designar los productos objetados, sino que las páginas de internet indicadas simplemente se refieren a campañas publicitarias o informativas concretas y puntuales en relación a los colores que son tendencia en una temporada otoñal específica, y no a un uso de dicha expresión como marca que indique el origen comercial de los productos en cuestión.

3. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) aceptó el registro de la marca española ‘COLORES DE OTOÑO’ el 17 de enero de 2011, con el nº 2946704, para los productos prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, en la clase 25, marca todavía vigente en la actualidad. Siendo que el signo es una expresión en lengua española, debería tenerse en cuenta en el presente caso el hecho que la OEPM permitiese su registro, al estimar que la marca posee suficiente distintividad en la lengua española.

4. El solicitante alega asimismo que la Oficina ha registrado con anterioridad marcas similares que incluyen la palabra ‘otoño’ o que se refieren a estaciones del año, lo que indica la aptitud del signo solicitado ‘COLORES DE OTOÑO’ para desempeñar la función de marca. Por ejemplo, la MUE nº 008538993 ‘VIENTO DE OTOÑO’ y la MUE nº 011552701 ‘TIEMPO DE OTOÑO’ registradas para vino en la clase 33; la MUE nº 017575697 ‘PRIMAVERA FURNTIURE’ para muebles en la clase 20; la MUE nº 011140167 ‘CHOCOLATE DE VERANO, HELADO DE INVIERNO’ para, entre otros, cacao, pastelería y confitería, helados, batidos, etc. en la clase 30; la MUE nº 011324969 ‘GANAS DE INVIERNO’ para actividades deportivas, servicios de esparcimiento, etc. en la clase 41. O bien, marcas sugestivas o alusivas como por ejemplo la MUE nº 595445 ‘GRANITO CERÁMICO’ para materiales y baldosas cerámicas en la clase 19; MUE nº 1248186 ‘MEDITERRANEAN EGG’ para huevos en la clase 29; o la MUE nº 018036615 ‘COLOR DE SEDA’ para artículos de mercería, adornos para el cabello, cabello postizo, etc. en la clase 25.

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción en los términos expresados en su comunicación previa de 18/02/2020.

Consideraciones generales relativas a los motivos absolutos de denegación de una marca de la UE, conforme al artículo 7, apartado 1, letra b), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE

La función esencial de una marca es la de indicar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto designado por la marca, de modo que le permita, sin posibilidad alguna de confusión, distinguir el producto o servicio de otros que posean otro origen (23/05/1978, C-102/77, ‘Hoffmann-LaRoche’, EU:C:1978:108; 18/06/2002, C-299/99, ‘Philips/Remington’, EU:C:2002:377).

Es jurisprudencia consolidada que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del RMUE es independiente de los demás y exige un examen por separado. Además, es preciso interpretar dichos motivos de denegación a la luz del interés general subyacente en cada uno de ellos. El interés general tomado en consideración al examinar cada uno de dichos motivos de denegación puede, o incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

El artículo 7 del RMUE establece en su apartado 1 que se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo y también de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio. El apartado 2 del artículo aclara que lo anteriormente dispuesto se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Unión Europea.

La cuestión de si la marca incurre o no en alguna de las causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 7, apartado 1, RMUE, debe ser examinada, por una parte, no en abstracto sino en concreto en relación con los productos o servicios solicitados; y, por otra, en relación con la percepción de la marca examinada por parte del consumidor medio de dichos productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, tomando en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes (12/2/2004,C-363/99, ‘Postkantoor’, EU:C:2004:86, § 31- 35; 26/02/2016, ‘Hot Sox’, EU:T:2016:102, § 20).

Aunque los criterios de apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público relevante no es necesariamente la misma para cada una de esas categorías y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo para algunas categorías de marcas que para otras (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, ‘Tabs’, EU:C:2004:258, § 38).

Además, también constituye jurisprudencia consolidada que la manera en la que el público percibe una marca se ve influida por su nivel de atención, que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (05/03/2003, T‑194/01, ‘Soap device’, EU:T:2003:53, §  42; y 03/12/2003, T‑305/02, ‘Bottle’, EU:T:2003:328, § 34).

Conforme al artículo 7, apartado 2, del RMUE el artículo 7, apartado 1 del RMUE es de aplicación incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Unión Europea. Por tanto, el registro de una marca será denegado cuando sea descriptiva o no distintiva solamente en una de las lenguas oficiales de la UE (19/09/2002, C-104/00 P, “Companyline”, EU:C:2002:506, § 40). En el presente caso, se trata de una expresión en lengua española, y por tanto, la objeción planteada se refiere al público de la UE de habla española, es decir, al consumidor relevante de España.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

El objetivo de dicha disposición es el de impedir el registro de marcas que no cumplan con la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (08/05/2008, C-304/06 P, ‘Eurohypo’, EU:C:2008:261, § 56; 27/11/2018, T-756/17, ‘Word Law Group’, EU:T:2018:846, § 16, y 24/02/2020, R 2358/2019-2, ‘PAGO POR ZUMO (fig.)’, § 9).

Las marcas que carecen de carácter distintivo son aquellas incapaces de permitir al consumidor que adquiere el producto o el servicio que la marca designa repetir la experiencia en una adquisición posterior, si resulta positiva, o elegir otra marca, si resulta negativa (27/11/2018, T-824/17, ‘H2O+’, EU:T:2018:843, § 16 and 24/02/2020, R 2358/2019-2, ‘PAGO POR ZUMO (fig.)’, § 10).

La Oficina es bien conocedora de la jurisprudencia que establece que el mero hecho de que una marca sea percibida por el público destinatario como una fórmula promocional, y que, por su carácter laudatorio, podría ser utilizado, en principio, por otras empresas, no es suficiente, por sí solo, para respaldar la conclusión de que dicha marca carece de carácter distintivo. Asimismo, entiende que ello no justifica que se fijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo (11/12/2001, T-138/00, ‘Das Prinzip der Bequemlichkeit’, EU:T:2001:286, § 35-36; 12/02/2014, T-570/11, ‘La qualité est la meilleure des recettes’, EU:T:2014:72, § 24 y 09/03/2020, R 2255/2019-5, ‘ScreenXpert (fig.)’, § 15).

No obstante, se desprende de la jurisprudencia que si bien los criterios para la apreciación del carácter distintivo son los mismos para las diferentes categorías, puede que, a efectos de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público pertinente no sea necesariamente la misma en relación con cada una de esas categorías y, por tanto, puede resultar más difícil determinar el carácter distintivo respecto de las marcas de determinadas categorías (21/10/2004, C-64/02 P, ‘Das Prinzip der Bequemlichkeit’, EU:C:2004:645, § 34 y 09/03/2020, R 2255/2019-5, ‘ScreenXpert (fig.)’, § 16).

Analizando por orden los argumentos expuestos por el solicitante, la Oficina declara lo siguiente:

1.

El solicitante aduce que el signo solicitado tiene la suficiente distintividad requerida para poder funcionar como marca. Para ello, discrepa con la conclusión de la Oficina de que la marca solicitada sea un eslogan, según definición otorgada a dicho término por la jurisprudencia y la práctica decisoria de la Oficina, puesto que no se refiere a ninguna característica de los productos solicitados relativa a su valor de mercado. Y que, en todo caso, aunque pueda considerarse que efectivamente pueda tratarse de un eslogan, no obstante, la expresión ‘COLORES DE OTOÑO’ resulta apta para desempeñar el papel de marca, ya que puede distinguir los productos que designa de otros de distinto origen comercial.

Según el solicitante, el signo requiere un esfuerzo interpretativo especial por parte de los consumidores relevantes para conferir algún significado al signo en relación con los productos solicitados, toda vez que la indicación ‘COLORES DE OTOÑO’ puede utilizarse en muchos sectores distintos al de los productos objetados, por ejemplo, en el ámbito de la decoración. Y continúa señalando que el mensaje implícito contenido en el signo es vago y sugestivo, sin que describa directa e inmediatamente los productos solicitados ni alguna de sus características, y lo compara con otras marcas sugestivas que sí fueron registradas por la Oficina.

Sin embargo, la Oficina mantiene que el signo no es suficientemente distintivo intrínsecamente para cumplir su función de marca, es decir, para señalar el origen comercial de los productos que designa.

En el presente caso, los productos objeto del recurso se dirigen al público en general. El consumidor relevante prestará un grado de atención normal en relación a estos productos de moda, bisutería y complementos. Dado que el signo del solicitante consiste en la combinación de tres palabras españolas, es la percepción del consumidor de habla española la que debe ser tenida en cuenta. Por lo tanto, el consumidor de referencia es el consumidor medio de habla española de la Unión Europea.

La marca se compone de las palabras españolas ‘COLORES’, ‘DE’ y ‘OTOÑO’, cuyas definiciones contenidas en la objeción de la Oficina no han sido cuestionadas por el solicitante. El signo consiste en una expresión sintácticamente correcta y con pleno e inequívoco significado: colores de la estación otoñal o que son tendencia en el otoño de un año en particular.

Contrariamente a lo alegado por el solicitante, el concepto de ‘COLORES DE OTOÑO’ es altamente relevante en relación con los productos solicitados, ya que tal y como demuestra la Oficina en su comunicación previa, dicha expresión sí es de uso habitual en los sectores de la moda, la joyería, la bisutería, los complementos, etc.

El color es un aspecto fundamental que se tiene muy en cuenta en dichos sectores, con independencia de que pueda serlo también en otros ámbitos, como puede ser la decoración. Que los colores sean relevantes para otros sectores comerciales distintos a los que pertenecen los productos solicitados no supone que dejen de poseer una gran importancia en sí mismos para el consumidor medio y la industria en los sectores de la moda, los complementos, la bisutería, etc., ni obsta para que se utilicen frecuentemente en dichos ámbitos referencias a las estaciones del año y a los colores tradicionalmente asociados a las mismas, o a los colores que son tendencia en una época estacional en particular. Por ejemplo, es muy común referirse a las estaciones del año y a los colores que son o serán tendencia en ellas en los desfiles y revistas de moda, en páginas de Internet y en la publicidad en general ofrecida por cualquier empresa en dichos ámbitos.

La moda, la bisutería y los complementos son, en esencia y en gran medida, industrias ‘estacionales’, es decir, que los diseños y las tendencias cambian y se renuevan para cada estación del año, siendo el color ‘estacional’ un aspecto muy significante y ampliamente tenido en cuenta en el sector comercial de los productos objetados. Por tanto, el color relativo a una estación concreta, el otoño en el presente caso, o relativo a una tendencia correspondiente a una estación otoñal específica, es una característica muy importante y deseable en relación con los productos solicitados.

Así, el mensaje que el signo traslada en relación a todos estos productos en cuestión será que dichos productos se refieren a una paleta concreta de colores tradicionalmente asociados al otoño, como los beiges, marrones, ocres, miel, dorados, naranjas, granates, verdes, etc., o a los colores que son o serán tendencia para la siguiente o próxima estación otoñal, y por tanto, el mensaje transmitido por el signo denota una cualidad deseada en los productos objetados, a saber, que son productos decorados con los colores tradicionalmente asociados al otoño, o con colores que están en boga, de moda, ‘a la última’ o que serán tendencia en la siguiente época otoñal de un año en particular. Este razonamiento es perfectamente válido para todos los productos objeados.

La expresión del signo del solicitante no constituye un juego original de palabras ni contiene elementos de fantasía, sorprendentes o inesperados tales como para conferirle, en la mente del público relevante, carácter distintivo cuando se le asocie a los productos objetados. Que unos productos pertenecientes al ámbito de la moda transmitan información promocional en cuanto a que están a la moda, en boga o que poseen unos colores determinados, preferidos por muchos consumidores, no puede ser considerado como un mensaje distintivo e indicador del origen comercial de unos productos en concreto. Cualquier operador comercial en dichos sectores puede y debe poder utilizar la expresión en sus actividades comerciales para referirse a unos colores que son o serán tendencia en la próxima época otoñal, o que son considerados típicamente otoñales.

No existe ningún elemento adicional que permita llegar a percibir la marca solicitada como una expresión inusual, dotada de un significado propio en el sentido de distinguir los servicios ofrecidos por el solicitante de aquéllos que tienen una procedencia comercial dispar. Por lo tanto, el público relevante percibirá la marca solicitada como una expresión indicativa de aspectos relativos a los productos, pero en ningún caso indicativa del origen de los mismos en sí (080/52008, C-304/06 P, ‘Eurohypo’, § 69 y 30/11/2012, R 1640/2012-2, ‘HEMOPHERESIS’, § 34).

Por ello, en el presente caso, si bien el solicitante discrepa que el signo sea un eslogan, ello no incide en que el signo posea distintividad propia suficiente para desempeñar la función de marca. La Oficina categorizó al signo como un ‘eslogan informativo’, es decir, como una expresión que transmite información objetiva en cuanto a los colores que llevan o con los que están diseñados los productos solicitados (‘de otoño’). Sea el signo considerado como un ‘eslogan’ strictu sensu o no, lo relevante es que el signo en sí carece de la distintividad mínima intrínseca suficiente para funcionar como marca. En todo caso, la Oficina no indicó que el signo tuviera connotaciones laudatorias, aunque sí podría considerarse que el signo es promocional o publicitario, en el sentido de que indica que los productos que designa llevan colores otoñales, o colores que están o estarán en boga, de moda, o que son o serán tendencia en la actual o próxima época otoñal.

Además, ya se ha mencionado con anterioridad que ‘el carácter distintivo de una marca se aprecia sobre la base del hecho de que dicha marca pueda ser percibida de manera inmediata por el público pertinente como una designación del origen comercial del producto o del servicio de que se trata … A este respecto, la falta de uso previo no indica necesariamente que se tenga tal percepción’ (15/09/2005, T‑320/03, ‘Live richly’, EU:T:2005:325, § 88), con lo que no es necesario que se demuestre por la Oficina que el signo en cuestión no se ha utilizado previamente para concluir que posee el suficiente carácter distintivo para permitir su registro. El modo o alcance del uso del signo solicitado en el mercado relevante por otros competidores no es un factor determinante para otorgar a un signo carácter distintivo intrínseco, aunque si se demuestra dicho uso pueda descartar la distintividad del mismo.

Como también se ha indicado anteriormente, la jurisprudencia ha establecido en repetidas ocasiones que carecen de carácter distintivo las marcas que, como en el asunto que nos ocupa, su contenido semántico sea esencialmente percibido por el consumidor pertinente como un vehículo de información más que como una indicación del origen comercial de los productos (03/07/2003, T-122/01 ‘Best Buy’ EU:T:2003:183, § 30) o de tal carácter publicitario o slogan que enfatizan la calidad del producto en cuestión sin ayudar a la identificación de su origen empresarial (11/12/2001, T-138/00, ‘Das Prinzip der Bequemlichkeit’, EU:T:2001:286, § 36). En dichos casos, en lo que respecta a dicho tipo de signos que simplemente proporcionan información objetiva, el público relevante no tendrá tiempo de averiguar las distintas funciones posibles del signo ni de memorizarlo como una marca, y su carácter promocional será percibido en primera instancia como tal y no como origen empresarial de los productos y servicios en cuestión (05/12/2002, T-130/01, ‘Real People, Real Solutions’, § 28, 29 y 30 y 09/07/2008,   T- 58/07, ‘Substance for success’, EU:T:2008:269, § 22).

Por otra parte, debe resaltarse que la objeción planteada es la derivada del artículo 7, apartado 1, letra b), es decir, en base a una falta de distintividad, y no en base a la descriptividad del signo. Por tanto, y como ya se ha explicado con anterioridad, para considerar que un signo no tiene carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), RMUE, basta con que su contenido semántico indique al consumidor una característica del producto o servicio relativa a su valor comercial que, sin ser específica, procede de informaciones de carácter promocional o publicitario que el público relevante percibirá ante todo como tales y no como una indicación del origen comercial de los productos y servicios. No es necesario que la marca informe sobre características exactas u objetivamente verificables de productos o servicios en el sentido requerido por el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE (17/11/2009, T- 473/08, ‘Thinking antelación’, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-216/14, ‘Extra’, EU:T:2015:230, § 26). Es decir, que el signo carece de distintividad intrínseca propia incluso si los productos objetados llevan o están diseñados efectivamente o no, con colores ‘otoñales’ o que son o serán tendencia en otoño.

Tal y como señala asimismo el solicitante, hay que recordar que el análisis de la distintividad de una marca no puede realizarse en abstracto, sino que el significado que transmite el signo debe ponerse en relación con los productos y servicios que designa. Así, la jurisprudencia establece que ‘el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los [productos] para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público pertinente, constituido por los consumidores de dichos [productos]’ (21/01/2010, C- 398/08 P, ‘Vorsprung durch Technik’, EU:C:2010:29, § 34 y 16/12/2019, R  2165/2019-2, ‘Driving Corporate Dynamism’, § 12). Por tanto, en el caso que nos ocupa, es del todo razonable suponer que el consumidor medio asocie los productos solicitados con el significado transmitido por el signo, a saber, con los colores otoñales, entendidos como los colores tradicionalmente asociados a la época otoñal o bien, o a los que son o serán tendencia en la época otoñal de un año en particular.

Finalmente, hay que mencionar que el consumidor medio normalmente no considera que los eslóganes promocionales sean precisos o descriptivos de las características de los productos en liza. Más bien, es una característica común de los eslóganes promocionales transmitir únicamente información abstracta e imprecisa que permita a cada consumidor apreciar sus necesidades individuales. En este sentido, la jurisprudencia ha denegado de manera coherente el registro a eslóganes que podrían parecer a priori como ‘vagos e indeterminados’, cuando se aprecian en abstracto, pero ello no significa que posean carácter distintivo (por ejemplo, 03/07/2003, T-122/01, ‘Best Buy’, EU:T:2003:183; 11/12/2012, T-22/12, ‘Qualität hat Zukunft’, EU:T:2012:663; 12/07/2012, C-311/11 P, ‘Wir machen das Besondere einfach’, EU:C:2012:460; 23/09/2011, T-251/08, ‘Passion for better food’, EU:T:2011:526; 07/09/2011, T-524/09, «better hogares» y «jardines», EU:T:2011:434; 08/02/2011, T-157/08, ‘Insulate for life’, EU:T:2011:33; 05/12/2002, T-130/01, ‘Real People, Real Solutions’, EU:T:2002:301, 17/11/2009, T-473/08, ‘Thinking antelación’, EU:T:2009:442, y 16/12/2019, R 2165/2019-2, ‘Driving Corporate Dynamism’, § 37).

En el presente caso, la expresión ‘COLORES DE OTOÑO’ tiene un significado pleno y directo, y los consumidores no necesitarán ningún esfuerzo mental para interpretar su significado en relación con los productos objetados. El signo solicitado no puede compararse con los ejemplos indicados por el solicitante de las decisiones de las Salas de Recurso. Para empezar, por ejemplo, el signo ‘SUPERMERCADO FINANCIERO’ no se utiliza en el ámbito financiero, puesto que un supermercado es un establecimiento comercial que vende productos, en general, al por mayor. Y dicho signo se solicitó para servicios, los cuales no se venden en un supermercado. Por tanto, el signo es una metáfora o comparación, un juego de palabras, que no existe en la realidad, a diferencia del uso de la expresión ‘COLORES DE OTOÑO, que se utiliza ampliamente en los sectores de la moda, bisutería, etc. para referirse a colores determinados. En relación al signo ‘INFOVIEW’, su significado es tan amplio e impreciso que se consideró lo suficientemente sugestivo como para permitir su registro. En cambio, como ya se ha mencionado con anterioridad, la expresión ‘COLORES DE OTOÑO’ tiene un significado obvio, completo e inequívoco, especialmente en relación con los productos solicitados.

2.

El solicitante alega que el signo ‘COLORES DE OTOÑO’ es utilizado en el mercado español y europeo desde la constitución social de su empresa en el año 2000, y que la página web propiedad del solicitante, registrada como dominio de Internet en el año 2004, además, tiene ese mismo nombre. Estos datos referidos por el solicitante no son en realidad relevantes en el análisis de la distintividad intrínseca de una marca. Más bien podrían ser pertinentes en un análisis de la distintividad del signo adquirida por su uso en el mercado relevante. Pero el solicitante, tras ser cuestionado por la Oficina en este sentido, ha confirmado que su solicitud de registro no invoca el carácter distintivo del signo adquirido por el uso realizado del mismo en el mercado pertinente. Por tanto, dichos factores no pueden tenerse en cuenta en el presente análisis.

La Oficina es bien conocedora de la jurisprudencia que establece que ‘el registro de un signo como marca no se supedita a la constatación de un cierto grado de creatividad o de imaginación lingüística o artística por parte del titular de la marca. Basta que la marca permita al público pertinente identificar el origen de los productos o de los servicios protegidos por ella y distinguirlos de los de otras empresas’ (02/07/2002, T-323/00, ‘SAT.2’, EU:T:2002:172, § 41). No obstante, como ya se ha indicado con anterioridad, según la jurisprudencia de los tribunales europeos relativa al artículo 7, apartado 1, letra b), RMUE cada marca, independientemente de su categoría, debe ser capaz de distinguir los productos y servicios del solicitante de los productos y servicios de otras empresas y, en consecuencia, cumplir con dicha función esencial de toda marca.

La Oficina indicó en su comunicación previa varios ejemplos del uso de la expresión ‘COLORES DE OTOÑO’ extraídas de páginas de Internet de operadores comerciales del sector de los productos objetados. Son ejemplos de uso de la expresión en el curso del tráfico mercantil de empresas que pertenecen a los mismos sectores que los productos solicitados. El modo y alcance de cómo sea utilizado el signo no es un requisito establecido por la ley ni por la jurisprudencia para dotar a un signo de distintividad intrínseca propia. Así, por analogía, cabe recordar que la jurisprudencia ha establecido reiteradamente que ‘resulta irrelevante que las características de los productos o servicios indicadas por un signo sean comercialmente esenciales o meramente accesorias. Las disposiciones legales no distinguen entre las características que pueden designar los signos. A la luz del interés público que subyace en la disposición, las empresas deben poder utilizar libremente estos signos para referirse a alguna característica de sus propios productos, independientemente de la importancia comercial de dicha característica’ (12/02/2004, C-363/99, ‘Postkantoor’, EU:C:2004:86, § 102).

Además, la jurisprudencia ha confirmado que ‘cuando la [Oficina] llegue a la conclusión de que la marca solicitada no tiene carácter distintivo intrínseco, puede basar su análisis en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, hechos que cualquier persona puede conocer y que son, en particular, conocidos por los consumidores de dichos productos... En tal caso, la [Oficina] no está obligada a proporcionar ejemplos de esa experiencia práctica’ (15/03/2006, T‑129/04, ‘Plastikflaschenform’, EU:T:2006:84, § 19).

En consecuencia, la Oficina sostiene, basándose en la experiencia adquirida, que los consumidores relevantes percibirán la marca solicitada como una marca ordinaria y no la de un titular en particular. En la medida en que conoce mejor el mercado, es el solicitante, y no la Oficina, a quien corresponde demostrar que el signo que solicita es distintivo y, por tanto, idóneo para indicar el origen comercial de sus productos (05/03/2003, T 194/01, ‘Soap device’, EU:T:2003:53, § 48, 23/09/2009 y T 396/07, ‘Unique’, EU:T:2009:353, §26). Por tanto, carecen de fundamento las consideraciones formuladas sobre este aspecto por el solicitante, quien no ha probado de manera convincente de qué forma los consumidores pueden realmente percibir el signo ‘COLORES DE OTOÑO’ como un signo presuntamente peculiar, y por tanto, distintivo (24/02/2020, R 60/2020-2, ‘Mimos’, § 23).

En relación con la alegación del solicitante de que la expresión ‘COLORES DE OTOÑO’ que compone la marca no es normalmente utilizada para designar los productos designados por aquélla, hay que recordar, como ya se ha indicado con anterioridad, que la jurisprudencia establece que ‘el carácter distintivo de una marca se aprecia sobre la base del hecho de que dicha marca pueda ser percibida de manera inmediata por el público pertinente como una designación del origen comercial del producto o del servicio de que se trata … A este respecto, la falta de uso previo no indica necesariamente que se tenga tal percepción’ (15/09/2005, T‑320/03, ‘Live richly’, EU:T:2005:325, § 88). Por ello, y en cualquier caso, el hecho de que los términos contenidos en la marca no sean utilizados en el sector correspondiente, aunque la Oficina sostiene que sí lo son, no es concluyente per se para conferir carácter distintivo a la marca en cuestión.

Asimismo, la Oficina reconoce que el registro de un signo como marca no exige un grado determinado de creatividad o de imaginación lingüística o artística por parte del solicitante (21/01/2015, T-11/14, ‘Pianissimo’, EU:T:2015:35, § 19 y 16/12/2019, R 2165/2019-2, ‘Driving Corporate Dynamism’, § 14). No obstante, según la jurisprudencia de los tribunales europeos relativa al artículo 7, apartado 1, letra b), RMUE cada marca, independientemente de su categoría, debe ser capaz de distinguir los productos y servicios del solicitante de los productos y servicios de otras empresas y, en consecuencia, cumplir con la función esencial de una marca.

En lo que respecta al posible carácter meramente sugestivo o alusivo del signo alegado por el solicitante, la Oficina es plenamente consciente de la diferencia entre una marca alusiva o sugestiva y una marca carente de distintividad. A este respecto, tal y como ya indicara la Tercera Sala de Recursos, ‘ …una marca es considerada alusiva cuando hace referencia a ciertas características de los productos o servicios de una forma indirecta (22/09/1998, R 36/98-2, ‘The Oilgear Company’, § 10), o a través de un proceso de asociación mental que requiera un esfuerzo especial por parte de los consumidores, de los que se espera que transformen un mensaje sugestivo o emocional en una evaluación racional’ (13/10/1998, R 62/1998-3, ‘LASER TRACER’, § 11.). Y ello no sucede en el caso del signo que ahora nos ocupa, puesto que transmite un mensaje claro, obvio y directo, sin ambigüedad alguna que deba ser objeto de interpretación cognitiva especial.

3.

En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) haya aceptado el registro de su marca el 17 de enero de 2011, con el nº 2946704, para los productos prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería, basta recordar jurisprudencia reiterada que establece que ‘el régimen de la marca de la Unión Europea es un sistema jurídico autónomo que persigue objetivos que le son específicos, y su aplicación es independiente de todo sistema nacional (05/12/2000, T-32/00, ‘Electrónica’, EU:T:2000:283, § 47; y 21.01.2009, T-399/06, ‘Giropay’, EU:T:2009:11, § 46). Por consiguiente, el carácter registrable, o digno de protección de un signo como MUE, sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa pertinente de la UE. Por lo tanto, la Oficina y, en su caso, el juez de la Unión, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado Miembro, ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Así ocurre aun cuando tal resolución haya sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) o, incluso, en un país perteneciente a la zona lingüística en la que tiene su origen la marca denominativa controvertida’ (27/02/2002, T-106/00, ‘Streamserve’, EU:T:2002:43, § 47; 21.01.2009, T-399/06, ‘Giropay’, EU:T:2009:11, § 46; 15/09/2009, T-471/07, ‘Tame it’, EU:T:2009:328, § 35, y 30/04/2018, R 64/2018-5, ‘omega (fig.)’.

La Oficina ha explicado en detalle por qué considera que el signo no es registrable. El mero hecho de que la OEPM haya aceptado el signo como marca en España no es, como tal, un argumento decisivo para cambiar la evaluación por la Oficina en el presente caso. El solicitante no ha facilitado mayor información en lo que respecta a los motivos por los que la OEPM tomó la decisión de registrar el signo, como por ejemplo, en cuanto a la práctica (directrices) de la OEPM y/o a la jurisprudencia aplicable en relación a signos similares.

4.

En cuanto a los argumentos del solicitante de que la Oficina ha permitido el registro de signos equivalentes al solicitado debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el carácter registrable de un signo como marca de la UE ha de apreciarse únicamente sobre la base de la normativa de la UE pertinente, tal como la ha interpretado el juez de la UE, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (13/02/2008, C-212/07 P, ‘Hairtransfer’, EU:C:2008:83, § 43; 15/02/2008, C-243/07 P, ‘Terranus’, EU:C:2008:94, § 39; 28/01/2004, T-146/02 – T-153/02, ‘Standbeutel’, EU:T:2004:27, § 55 y 08/07/2010, T-386/08, ‘Pferd’, EU:T:2010:296, § 48 y 01/06/2017, R 1014/2016-4, 112 ‘My112 (fig.)’, § 25).

Según reiterada jurisprudencia, las resoluciones adoptadas por la Oficina en virtud del RMUE sobre el registro de un signo como marca comunitaria, dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez de la UE, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior’ (15/09/2005, C‑37/03 P, ‘BioID’, EU:C:2005:547, 09/10/2002, T‑36/01, ‘Glass pattern’, EU:T:2002:245, § 35, 06/07/2011, T-318/09, ‘TDI’, EU:T:2011:330, § 21-25, y 26/05/2015, R 2126/2014-2, ‘SecurEuro Plus (fig.)’, § 32 y 02/07/2015, R 2094/2014-4, ‘LITTLE BITES (FIG.)’, § 29).

Por otra parte, las marcas registradas indicadas por el solicitante no son iguales al signo que ahora se examina. Si bien las marcas anteriores comparten con la que se analiza en esta decisión que contienen la palabra ‘OTOÑO’ o ‘COLORES’, sin embargo, poseen otros elementos verbales que alteran completamente el significado de la marca en su conjunto. Además, hay que señalar que dichas marcas se han solicitado para productos diferentes a los de la presente solicitud. Por ejemplo, las marcas ‘VIENTO DE OTOÑO’ y ‘TIEMPO DE OTOÑO’ registradas para vino en la clase 33, no indican característica alguna de los productos en cuestión, ni indican información objetiva alguna referida a los mismos. En cuanto a la marca ‘PRIMAVERA FURNITURE’ solicitada para muebles en la clase 20, no es un ejemplo equivalente al signo solicitado, puesto que si bien los consumidores suelen adquirir o cambiar de ropa, calzado, bisutería, etc. cada año según las tendencias imperantes cada temporada estacional, no sucede lo mismo con el mobiliario, por ejemplo, de hogares y oficinas, por razones económicas y logísticas obvias. También en el caso de la marca ‘CHOCOLATE DE VERANO, HELADO DE INVIERNO’ el signo juega con la contrariedad que supone tomar helados fríos en invierno, y chocolate caliente en verano, lo que no es común, siendo que lo habitual es, precisamente, lo contrario. Igualmente puede argumentarse en cuanto a las marcas indicadas por el solicitante como alusivas o sugestivas, como por ejemplo, ‘GRANITO CERÁMICO’, puesto que son materiales muy distintos que normalmente no se mezclan entre sí para suelos, greses y baldosas, etc. o la marca ‘COLOR DE SEDA’, puesto que la seda es un material y por definición, no existe un color de seda específico, en todo caso, la seda puede tintarse y adquirir cualquier color, mientras que es generalmente aceptado que hay colores determinados que se asocian con cada estación, como en el caso que nos ocupa, el otoño. Basta citar, por ejemplo, que el estándar de la reproducción de colores Pantone, las ‘Guías Pantone’, utilizadas como estándares de colores en múltiples sectores, incluidos los de la moda, los complementos, la bisutería, etc., suelen presentar las paletas de colores que serán tendencia en próximas temporadas¹.

Pero en cualquier caso, ‘el hecho de que la Oficina haya registrado marcas similares por error o por prácticas decisorias seguidas en anteriores ocasiones, no obliga a la misma a seguir registrando marcas similares a aquéllas, si dichas marcas eran no distintivas. Por tanto, cabe señalar igualmente que las decisiones acerca de la descriptividad y distintividad dependen en cierto sentido de su valoración individual. Por otra parte, como ha constatado la jurisprudencia, la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro’ (27/02/2002, T-106/00, ‘Streamserve’, EU:T:2002:43, § 67 y 26/05/2015, R 2126/2014-2, ‘SecurEuro Plus (fig.)’, § 34).

Además, por razones de seguridad jurídica y, en concreto de buena administración, el examen de cualquier solicitud de registro debe ser completo y estricto para evitar que se registren marcas de manera indebida. Este examen debe tener lugar en cada caso concreto. En efecto, el registro de un signo como marca depende de criterios específicos, aplicables en las circunstancias fácticas del caso concreto, destinados a comprobar si el signo en cuestión no está comprendido en uno de los motivos de denegación (10/03/2011, C-51/10 P, ‘1000’, EU:C:2011:139, § 77 y 26/05/2015, R 2126/2014-2, ‘SecurEuro Plus (fig.)’, § 35).

‘Las consideraciones anteriores son el resultado de un examen exhaustivo y concreto, atendiendo a las circunstancias y peculiaridades de la marca solicitada con respecto a los productos y servicios solicitados, por un lado, y al público relevante, por otro lado. Además, la apreciación de la marca solicitada se ha analizado tanto en atención a los elementos denominativos que la componen, como de forma unitaria, considerando el signo en su conjunto (26/05/2015, R 2126/2014-2, ‘SecurEuro Plus (fig.)’, § 36).

En conclusión, conforme a la argumentación anterior y la contenida en la comunicación previa de la Oficina adjunta a la presente decisión, las razones del solicitante no resultan concluyentes y no han logrado desvirtuar la decisión de la Oficina que mantiene que el signo solicitado carece de la distintividad mínima suficiente para permitir que el signo pueda funcionar como marca de la UE indicadora del origen comercial de los productos solicitados, en aquellos territorios de la UE de habla española, es decir, en España, y por tanto, para que pueda ser registrado por la Oficina.

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letra b) y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 18 191 300 para todos los productos solicitados.

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

María Mónica TARAZONA RUÁ