Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej

(art. 7 i art. 42 ust. 2 RZTUE)

Alicante, 13/07/2020

KANCELARIA PATENTOWA WOJCIECH LECH ul. Architektów 1/8A 85-804 Bydgoszcz POLONIA

Nr zgłoszenia:	018192817
Nr referencyjny zgłaszającego:
Znak towarowy:	FORBOT
Rodzaj znaku:	Znak słowny
Zgłaszający:	Damian Szymański Partyzantów 17/38 81-423 Gdynia POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 26/02/2020 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 15/04/2020 zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

• Zgłoszony znak nie jest opisowy i nie można uznać go za pozbawiony charakteru odróżniającego. Nie ma bezpośredniego związku pomiędzy zgłoszonym oznaczeniem a zakwestionowanymi towarami i usługami. Znak ma charakter fantazyjny i może pełnić funkcję znaku towarowego.

• Oznaczenie nie było i nie jest w powszechnym obiegu, nie jest także niezbędne do komunikowania się przedsiębiorców z konsumentami.

• Słowo „FORBOT” jest neologizmem, oznaczenie należy więc oceniać jako całość: sam fakt umieszczenia w słowniku poszczególnych słów składających się na oznaczenie, nie oznacza, że oznaczenie jest opisowe czy pozbawione charakteru odróżniającego.

• Znak zarejestrowano w Urzędzie w Polsce.

• Urząd zarejestrował podobne znaki.

Zgodnie z art. 94 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Zdaniem zgłaszającego, zgłoszony znak nie spełnia przesłanki bezpośredniej opisowości, zgodnie z którą za opisowe można uznać jedynie te oznaczenia, które stanowią wyraźną i bezpośrednią wskazówkę cech zgłoszonych towarów i usług. Urząd zgadza się ze stanowiskiem zgłaszającego, iż nie można uznać za opisowy znaku, który tylko w sposób nieokreślony i niejasny, lub, który w sposób pośredni, drogą skojarzenia myślowego, jako rezultat dedukcji naprowadza odbiorcę na cechy towarów i usług. Nie można się jednak zgodzić z twierdzeniem zgłaszającego, jakoby zgłoszony znak nie miał charakteru informacyjnego o właściwościach zgłoszonych towarów i usług, i tym samym nie mógł być uznany za opisowy, czy pozbawiony zdolności odróżniającej.

Należy podkreślić, iż zgłoszony znak, który samodzielnie nie występuje w słownikach, składa się z dwóch angielskich elementów słownych „FOR” i „BOT”, których definicje Urząd przedstawił w zawiadomieniu z dnia 26/02/2020. Urząd dokonał semantycznej analizy poszczególnych słów znaku oraz jego znaczenia jako całości, i właśnie na tej podstawie stwierdził, że oznaczenie „FORBOT”, będzie rozumiane przez konsumentów posługujących się językiem angielskim jako przeznaczone dla bota – programu komputerowego, który wykonuje zadania dla innych programów/użytkowników, lub przeznaczone dla robota - maszyny zaprogramowanej do automatycznego wykonywania określonych zadań. Ponieważ przedmiotowy znak składa się z kilku elementów (znak złożony), w celu oceny jego charakteru odróżniającego należy go zbadać w całości. Nie zachodzi tutaj jednak niezgodność z badaniem indywidualnych elementów każdego elementu po kolei (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Wbrew temu co twierdzi zgłaszający, w tym przypadku Urząd nie sprzeciwił się zgłoszonemu znakowi na podstawie indywidualnych znaczeń semantycznych jego części składowych, ale raczej na podstawie znaku postrzeganego jako całość, gdyż w ocenie Urzędu, oznaczenie „FORBOT” nie posiada dostatecznych znamion odróżniających dla towarów i usług objętych zgłoszeniem. Oznaczenie jest kombinacją dwóch łatwych do zidentyfikowania i zwyczajnych słów z języka angielskiego, która nie stwarza wrażenia wystarczająco dalekiego od tego jakie daje zwykły zbiór wskazówek zawartych w elementach, które się na nie składają, w ten sposób że wykracza poza sumę tych elementów. W strukturze tego znaku nie ma nic niezwykłego. Słowa w zgłoszonym znaku są przedstawione w sekwencji, która ma znaczenie semantyczne, a kombinacja elementów jest zgodna z angielską gramatyką.

Ponadto, odnosząc się do argumentu zgłaszającego, że oznaczenie nie było i nie jest w powszechnym obiegu, i nie jest niezbędne do komunikowania się przedsiębiorców z konsumentami, należy zaznaczyć, że „oceny charakteru odróżniającego znaku towarowego dokonuje się na podstawie faktu, iż znak ten może być od razu postrzegany przez dany krąg odbiorców jako określenie pochodzenia handlowego danego towaru lub usługi … Brak wcześniejszego używania nie może w tym względzie stanowić bezwzględnej przesłanki takiego postrzegania.” (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Nie można się więc zgodzić ze zgłaszającym, iż określenie to nie jest w stanie przekazać informacji o właściwościach zgłoszonych towarów i usług. Zdaniem Urzędu, dla właściwego odbiorcy posługującego się językiem angielskim określenie zakwestionowanych towarów i usług mianem „FORBOT” nie jest fantazyjnym określeniem, które jedynie powoduje bliżej niesprecyzowane wyobrażenie o bliżej nieokreślonych właściwościach towarów i usług, lecz informuje odbiorcę o ich konkretnych właściwościach. Ze względu na oczywiste znaczenie zgłoszonego określenia z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców istnieje wystarczający związek między oznaczeniem, a towarami i usługami, dla których złożono wniosek o rejestrację, a oznaczenie „FORBOT”, rozpatrywane jako całość, informuje docelowy krąg odbiorców, natychmiast i bez konieczności dalszych refleksji, iż objęte zgłoszeniem towary klasie 9 to oprogramowanie i różne urządzenia i części elektroniczne przeznaczone dla bota, czyli programu komputerowego, który wykonuje zadania dla innych programów/użytkowników, lub przeznaczone dla robota - maszyny zaprogramowanej do automatycznego wykonywania określonych zadań, natomiast usługi w Klasie 35 to usługi sprzedaży towarów przeznaczonych dla bota, czyli programu komputerowego, który wykonuje zadania dla innych programów/użytkowników, lub przeznaczone dla robota - maszyny zaprogramowanej do automatycznego wykonywania określonych zadań. Wbrew temu co twierdzi zgłaszający, oznaczenie „FORBOT” wskazuje na cechy wszystkich towarów i usług wskazanych w zawiadomieniu z dnia 26/02/2020. Należy wskazać, że towary wskazane przez zgłaszającego mogą być przeznaczone dla, na przykład, robotów edukacyjnych a zatem oznaczenie „FORBOT” wskazuje, iż towary objęte zgłoszeniem to specjalnie przygotowane oprogramowanie, w tym oprogramowanie szkoleniowe i edukacyjne wykorzystywane w takich robotach edukacyjnych, oraz materiały edukacyjne i książki edukacyjne zawierające, na przykład, lekcje programowania takich robotów, a także aplikacje do obsługi robotów. Ponadto, pozostałe towary w klasie 9 to urządzenia i przyrządy, w tym urządzenia i przyrządy edukacyjne, a także różne części elektroniczne przeznaczone dla robotów (np. robotów edukacyjnych), lub w nich wykorzystywane. Natomiast usługi w Klasie 35 to usługi sprzedaży tego typu towarów, czyli towarów przeznaczonych do obsługi/programowania robotów, lub towarów stosowanych z tego rodzaju robotami. Zatem, wbrew temu co twierdzi zgłaszający, oznaczenie informuje o rodzaju i przeznaczeniu przedmiotowych towarów i usług i nie może pełnić funkcji znaku towarowego w oczach właściwego konsumenta posługującego się językiem angielskim.

Zgodnie z ustalonym orzecznictwem, zakresy stosowania podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 ust. 1 lit. b) do d) nakładają się. W istocie oznaczenie, które ogranicza się do opisu właściwości towarów oraz usług, jest jednocześnie pozbawione odróżniającego charakteru w stosunku do tych samych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b), gdyż nie może z tego powodu pełnić zasadniczej funkcji znaku towarowego, a mianowicie funkcji polegającej na identyfikacji pochodzenia handlowego towaru lub usługi (zob. wyrok z dnia 12/06/2007 T-190/05 'TWIST & POUR', pkt 39). Powyższa zasada znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie.

Odnośnie do orzeczeń krajowych przywołanych przez zgłaszającego, zgodnie z orzecznictwem:

system znaków towarowych Unii Europejskiej jest systemem autonomicznym, składającym się ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych … W konsekwencji możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwego prawa unijnego. Dlatego Urząd oraz, w stosownym przypadku, sądownictwo unijne nie są związane decyzją wydaną w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, potwierdzającą możliwość zarejestrowania oznaczenia jako krajowego znaku towarowego. Dotyczy to również przypadku, gdy taka decyzja została wydana na podstawie krajowego ustawodawstwa zharmonizowanego zgodnie z dyrektywą 89/104/EWG lub w państwie należącym do tego samego obszaru językowego, z którego pochodzi dane oznaczenie słowne.

(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

„Ponadto … w niniejszej sprawie nie można uwzględnić znaczenia odniesień do krajowych rejestracji dokonanych przez państwa członkowskie, w których nie stosuje się języka angielskiego, gdzie oznaczenie może posiadać charakter odróżniający, niekoniecznie mając taki charakter w Unii” (03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).

Odnosząc się do argumentu zgłaszającego, że niektóre podobne rejestracje zostały przyjęte przez EUIPO, należy zaznaczyć, iż podczas gdy Urząd musi dążyć do spójnej praktyki, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RZTUE, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo unijne, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; i 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że zasadę równego traktowania należy godzić z zasadą praworządności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono się na rzecz innej osoby” (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).że

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 18 192 817 zostaje odrzucone w stosunku do następujących towarów i usług:

Klasa 9 Edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania; Oprogramowanie szkoleniowe; Moduły z obwodami scalonymi; Oprogramowanie edukacyjne; Edukacyjne oprogramowanie komputerowe; Roboty edukacyjne; Bierne obwody elektroniczne; Płyty rozszerzeń do obwodów drukowanych; Układy elektroniczne; Elektroniczne układy scalone; Elektroniczne układy logiczne; Krzemowe układy scalone [podzespoły elektroniczne]; Urządzenia i przyrządy do nauczania; Urządzenia do nauczania; Zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych; Elektroniczne obwody drukowane; Płytki drukowane; Płytki drukowane wyposażone w układy scalone; Płytki z układami elektronicznymi; Zintegrowane obwody elektroniczne; Książki elektroniczne do pobrania; Książki w formacie cyfrowym do pobierania z Internetu; Edukacyjne aplikacje komputerowe; Moduły komputerowe; Moduły układów scalonych; Moduły sprzętu komputerowego do użytku w urządzeniach elektronicznych korzystających z internetu przedmiotów; Analogowe moduły wejścia/wyjścia [I/O].

Klasa 35 Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu komputerowego; Usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego; Usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi; Usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym; Usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego; Usługi handlu detalicznego związane z komputerami, które można nosic na sobie.

Zgłoszenie będzie dalej rozpatrywane dla pozostałych towarów i usług.

Na mocy art. 67 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 68 RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Anna BAKALARZ