Besluit inzake het intrinsieke onderscheidend vermogen van een aanvraag van een merk van de Europese Unie

(Artikel 7 UMV)

Alicante, 04/08/2020

Timmy Leon Marinus de Vos

Laagstraat 321

NL-5654PL Eindhoven

PAÍSES BAJOS

Aanvraagnr.:	018211902
Uw kenmerk:
Benaming van het merk:	E-waste Race
Merksoort:	Woordmerk
Aanvrager:	Timmy Leon Marinus de Vos Laagstraat 321 NL-5654PL Eindhoven PAÍSES BAJOS

Het Bureau heeft op 07/04/2020 ingevolge artikel 7, lid 1, onder b), UMV en artikel 7, lid 2, UMV bedenkingen geuit, aangezien het heeft vastgesteld dat het aangevraagde handelsmerk voor een gedeelte van de diensten geen onderscheidend vermogen heeft, en wel om de redenen die in bijgevoegde brief zijn uiteengezet.

De aanvrager heeft op 29/04/2020 zijn opmerkingen ingediend, alsook een verzoek tot gemotiveerd beargumenteren dat er sprake is van onderscheidend vermogen door inburgering. Op verzoek van het Bureau gedateerd 05/05/2020 heeft de aanvrager op 05/06/2020 geantwoord dat het een subsidiaire vordering betreft. Op verzoek van de aanvrager heeft het Bureau op 08/06/2020 telefonisch contact opgenomen om de gang van zaken wat betreft de procedure en het te leveren bewijs te verduidelijken. De opmerkingen ontvangen op 29/04/2020 kunnen als volgt worden samengevat:

1. De website waarnaar wordt verwezen valt terug te leiden naar de aanvrager. Er wordt gesproken over een ‘zogeheten’ E-waste race’ wat betekent dat het gaat om een bekend merk.

2. Het merk is niet beschrijvend, het beschrijft geen educatieve wedstrijd. De E-waste neemt zelf geen deel aan de wedstrijd. E-waste Race als woordcombinatie zou het relevante publiek in het ongewisse laten of anders begrepen worden.

3. De combinatie van beide woorden is ongebruikelijk, nieuw en het resultaat van een creatief proces met klinkerrijm en een metafoor.

Ingevolge artikel 94 UMV is het de taak van het Bureau om een beslissing te nemen op basis van redenen of gronden waartegen de aanvrager verweer heeft kunnen voeren.

Na ruime overweging van de argumenten van de aanvrager, heeft het Bureau besloten zijn bedenkingen te handhaven.

Op grond van artikel 7, lid 1, sub b, UMV kunnen ‘merken die elk onderscheidend vermogen missen’ niet worden ingeschreven.

Het is vaste rechtspraak dat de in artikel 7, lid 1, UMV vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen. Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat in aanmerking wordt genomen, moet andere overwegingen weerspiegelen naargelang van de betrokken weigeringsgrond (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Onder artikel 7, lid 1, sub b, UMV vallen met name die merken die het relevante publiek niet in staat stellen om bij een latere aankoop van de betreffende goederen of diensten de aankoopkeuze te herhalen, indien de ervaring positief was, of in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze te maken (27/02/2002, T‑79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Dit is inter alia het geval met tekens die gewoonlijk voor het op de markt brengen van de betrokken waren of diensten worden gebruikt (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

De inschrijving ‘van een merk bestaande uit tekens of benamingen die reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, zijn, is als zodanig echter niet uitgesloten wegens dat gebruik’ (04/10/2001, C‑517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). ‘Voorts behoren op slogans geen strengere criteria te worden toegepast dan op andere soorten tekens’ (11/12/2001, T‑138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).

Hoewel de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen hetzelfde zijn voor de verschillende categorieën merken, kan bij de toepassing van deze criteria blijken dat de perceptie van het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is bij elk van die categorieën, en dat het voor bepaalde categorieën merken dus moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere (29/04/2004, C‑456/01 P & C‑457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).

Bovendien is het eveneens vaste rechtspraak dat de wijze waarop het relevante publiek een merk opvat, afhangt van het aandachtsniveau van de persoon in kwestie, dat kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (05/03/2003, T‑194/01, Soap device, EU:T:2003:53, §  42; en 03/12/2003, T‑305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).

Als een teken, zoals een slogan, andere functies vervult dan die van een merk in de klassieke betekenis van het woord, heeft dit teken ‘slechts onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, UMV wanneer het dadelijk kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, zodat het relevante publiek de waren of diensten van de merkhouder zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst’ (05/12/2002, T‑130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; en 03/07/2003, T‑122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).

Aanvrager stelt in zijn eerste argument dat een van de de door het Bureau genoemde websites leidt naar de aanvrager en dat het woord ‘zogeheten’ vóór ‘E-waste Race’ aangeeft dat het hier gaat om een bekend merk. Het Bureau is daarentegen van mening dat het gebruik van ‘zogeheten’ (of zogenaamd) aangeeft dat er gesproken wordt over een wedstrijd die E-waste Race genoemd wordt en niet om een bekend merk en het Bureau bestrijdt niet dat de aanvrager het concept E-waste Race bedacht heeft. Het gaat, zoals het teken aangeeft om een wedstijd met als doel zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen en deze wedstrijden hebben inmiddels een zekere bekendheid op scholen zoals blijkt uit de informatie op de website.

In de kennisgeving van 07/04/2020 heeft het Bureau gesteld dat het merk gedeeltelijk niet onderscheidend is en wel voor ‘Organisatie van educatieve wedstrijden; Organiseren en houden van wedstrijden; Organisatie van wedstrijden en prijsuitreikingen; Organisatie van spellen en wedstrijden; Houden van wedstrijden op het internet; Het organiseren van wedstrijden’ omdat het voor de relevante consument meteen duidelijk is dat het gaat om een wedstrijd met betrekking tot afgedankte elektronische apparaten.

Het begrip algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, sub b), van de UMV valt samen met de wezenlijke functie van het merk, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (08.05.2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).

Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b), van de UMV houdt in dat dit merk zich ertoe leent de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (08.05.2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66 ).

Het Bureau heet de betekenis van het teken ‘E-waste Race’ onderbouwd met definities uit gangbare woordenboeken maar heeft geen bezwaar gemaakt op grond van Artikel 7, lid 1, onder c) UMV maar slechts op grond van artikel 7, lid 1, onder b) UMV, gebrek aan onderscheidend vermogen. Het is natuurlijk waar, zoals de aanvrager zegt, dat de E-waste zelf niet deelneemt aan de wedstrijd.

Het argument van de aanvrager dat het teken niet beschrijvend is voor de waren en diensten wordt door het Bureau beaamd. Het bezwaar in dan ook geuit onder artikel 7, lid 1 onder b) en artikel 7, lid 2 UMV en niet onder artikel 7, lid 1, onder c) UMV..

De term E-waste Race zou door het relevante publiek echter eenvoudigweg als een aanprijzende boodschap worden gezien, die tot doel heeft het publiek te informeren over de aard van de te leveren diensten, namelijk dat de wedstijden uit klasse 41 betrekking hebben of afgedankte elektronische apparaten. Het gewenste merk, in de context van de geclaimde diensten, vormt een rechtstreekse en begrijpelijke boodschap die de nadruk legt op wat de klant van de onderneming kan verwachten, namelijk advies inzake de organisatie van wedstrijden met betrekking tot afgedankte elektronische apparaten.

Ook al beschrijft het aangevraagde teken niet direct de diensten, het geeft wel duidelijk aan waarop ze betrekking hebben. Bovendien zal het relevante publiek in onderhavig geval niet geneigd zijn in het teken een bepaalde aanduiding van commerciële herkomst te zien naast de promotionele boodschap, welke er louter toe dient eigenschappen van de betrokken diensten te benadrukken, namelijk dat de deposant een expert is in de organisatie van wedstrijden, educatieve wedstrijden en spellen die gehouden worden door individuen of groepen die onderling wedijveren met als doel om als beste uit de bus te komen en dat deze wedstrijden betrekking hebben op afgedankte elektronische apparaten.

Voorts dient te worden aangenomen dat een teken geen onderscheidend vermogen verkrijgt door het feit dat het verrassend en onverwacht kan worden geacht. Door deze verschillende elementen verkrijgt dit teken slechts onderscheidend vermogen wanneer het door het in aanmerking komende publiek meteen wordt opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten van de aanvrager, zodat dit publiek de waren en diensten van de aanvrager zonder gevaar van verwarring kan onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst.

(15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84). Het feit dat er enig rijm in het teken aanwezig is, is onvoldoende om het teken onderscheidend karakter te verlenen.

Er is geen reden om aan te nemen dat de gemiddelde consument van de betrokken diensten zich zou begeven in een niet voor de hand liggende uitleg van de in de merkaanvrage vervatte aanduiding, temeer niet daar een wél voor de hand liggende interpretatie van de aanduiding, in haar geheel beschouwd of waargenomen, rechtstreeks volgt uit de gecombineerde betekenis van de bestanddelen waaruit zij bestaat. De elementen bevatten geen enkel aspect zoals een originele combinatie, dat dit merk geschikt maakt om een wezenlijke functie te vervullen voor de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd.

Om de voornoemde redenen en op grond van artikel 7, lid 1, onder b) UMV, en artikel 7, lid 2, UMV, wordt de aanvraag voor Uniemerk nr. 018 21 19 02 verklaard niet-onderscheidend te zijn overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b in de Engelstalige landen van de EU, te weten Groot Brittannië, Malta en Cyprus voor de volgende diensten:

Klasse 41 Organisatie van educatieve wedstrijden; Organiseren en houden van

wedstrijden; Organisatie van wedstrijden en prijsuitreikingen; Organisatie van spellen en wedstrijden; Houden van wedstrijden op het internet; Het organiseren van wedstrijden.

Het teken wordt voor de volgende diensten aanvaard:

Klasse 39 Afvalopslag; Afvaltransport; Afvalverwijdering; Verhuur van afvalbakken;

Ophalen van industrieel afval; Transport en opslag van afval.

Klasse 40 Advisering inzake afval- en vuilnisrecyclage; Afvalverwerking; Recycling

van afval; Verwerken van afval [behandelen van afval]; Informatie-,

advies- en consultancydiensten op het gebied van recyclen van afval en

vuilnis.

Klasse 41 Het organiseren van conferenties, tentoonstellingen; Onderwijsdiensten;

Opleiding en onderwijs; Computerondersteund onderwijs; Onderwijs en

opleiding met betrekking tot natuurbehoud en het milieu; Onderwijs

geleverd aan het bedrijfsleven; Organiseren en houden van seminars en

workshops [training].

Volgens artikel 66, lid 2, UMV, kunt u beroep instellen tegen deze beslissing waarbij een procedure niet wordt afgesloten. Volgens artikel 68, UMV, moet het beroep schriftelijk worden ingesteld bij het Bureau binnen twee maanden na de datum waarop van de beslissing kennis is gegeven. Het moet worden ingesteld in de procestaal van de bestreden beslissing. Voorts moet binnen vier maanden na deze datum een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep worden ingediend. Het beroep wordt pas geacht te zijn ingesteld nadat de beroepstaks van 720 EUR is betaald.

Wanneer deze beslissing onherroepelijk is geworden, zal de procedure voor het onderzoek van de secundaire bewering op grond van artikel 7, lid 3, UMV, en artikel 2, lid 2, UMUV, worden hervat.

Carine CEELEN